Licenční smlouvy v mezinárodním obchodu:

Vstupujete na zahraniční trhy? Plánujete poskytnout svůj software, technologii nebo značku partnerovi v zahraničí? Pak je pro vás mezinárodní licenční smlouva naprosto klíčovým dokumentem. Tento článek vás provede úskalími mezinárodního licencování, odhalí, jaké doložky rozhodují o vašem úspěchu či neúspěchu, a ukáže vám, jak efektivně ochránit vaše nejcennější aktiva.

Autor článku: ARROWS advokátní kancelář (Mgr. Marek Hučík, office@arws.cz, +420 245 007 740)

Úvod: Proč je mezinárodní licenční smlouva páteří vaší globální expanze?

Mezinárodní licenční smlouva není jen právní formalita. Je to strategický nástroj, který rozhoduje o úspěchu vaší globální expanze. Umožňuje vám monetizovat vaše duševní vlastnictví, vstupovat na nové trhy bez obrovských nákladů na budování poboček a efektivně transferovat technologie. Špatně nastavená smlouva však může vaši firmu existenčně ohrozit.

Představte si dva scénáře. Společnost A rychle podepíše s americkým distributorem smlouvu, která je jen lehce upravenou verzí českého vzoru. Za půl roku zjistí, že partner prodává upravenou verzi jejich softwaru mimo dohodnuté území a smlouva jim v americkém právním prostředí nenabízí téměř žádnou ochranu.

Společnost B, naopak, investuje do přípravy robustní mezinárodní smlouvy. Kontrakt přesně definuje práva k užití, obsahuje doložku o řešení sporů u mezinárodní arbitráže a specifikuje právo na audit prodejů. Její expanze je díky tomu hladká, zisková a bezpečná. Právníci z ARROWS denně pomáhají klientům, aby jejich příběh byl jako příběh Společnosti B.

Rozhodnutí poskytnout licenci do zahraničí není jen obchodní krok. Je to zásadní strategické rozhodnutí, které ovlivňuje finance, vývoj i hodnotu vaší značky. Naše zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s více než 150 akciovými společnostmi a 250 společnostmi s ručením omezeným nám umožňují tvořit smlouvy, které jsou nejen právně neprůstřelné, ale především obchodně prozíravé.

Anatomie licenční smlouvy: Co nesmí chybět v žádném kontraktu?

Každá licenční smlouva, a ta mezinárodní obzvlášť, musí stát na pevných základech. Základní rámec sice definuje český občanský zákoník, ale v globálním prostředí je nutné jít mnohem dál a každý detail precizně definovat.

Předmět licence: Přesnost nade vše

Nestačí uvést „náš software“. Musíte přesně specifikovat verzi, moduly, zda licence zahrnuje budoucí aktualizace, a na jakém hardwaru může běžet. U ochranné známky je nutné definovat konkrétní třídy výrobků a služeb. Jakákoli nejednoznačnost je přímou cestou k budoucím sporům o to, co jste vlastně poskytli.

Výhradní vs. nevýhradní licence: Sázka na exkluzivitu

Volba typu licence je zásadní obchodní rozhodnutí. Nevýhradní licence vám umožňuje poskytnout stejné právo více partnerům současně. Je ideální pro masově šířený software nebo standardizovaný obsah.

Výhradní licence naopak uděluje práva jedinému partnerovi v daném teritoriu, často s tím, že ani vy sami tam již své duševní vlastnictví nemůžete využívat. Za tuto exkluzivitu si můžete říct o vyšší odměnu, ale zároveň nesete riziko, pokud partner nebude plnit obchodní plán. 

My v ARROWS vám pomůžeme zvážit obchodní pro a proti, nastavit správný typ licence a zajistíme, aby smlouva splňovala povinnou písemnou formu, kterou zákon pro výhradní licenci vyžaduje.

Rozsah licence: Definujte si své hřiště

Tato část smlouvy vymezuje hranice, ve kterých se váš partner může pohybovat. Klíčové je precizně definovat:

• Teritorialitu: Platí licence jen pro Německo, nebo pro celou Evropskou unii? V mezinárodních smlouvách je toto naprosto zásadní.
• Časové omezení: Je licence sjednána na dobu určitou, neurčitou, nebo je její trvání vázáno na dobu ochrany patentu či ochranné známky?
• Účelové omezení: Může partner vaši technologii použít pouze pro výrobu v automobilovém průmyslu, nebo i jinde?
• Právo na sublicenci: Může váš partner poskytnout licenci někomu dalšímu? Pokud to ve smlouvě výslovně nepovolíte, nesmí to udělat. Ztráta kontroly nad tím, kdo vaše duševní vlastnictví užívá, je jedním z největších rizik.

Odměna (Royalties): Jak si říct o peníze správně

V mezinárodní praxi je nejběžnější odměna formou procentuálních licenčních poplatků (royalties) z prodejů. Je proto klíčové ve smlouvě přesně definovat, z čeho se počítají (např. z čisté prodejní ceny) a co všechno si partner může z této ceny odečíst.

Spoléhat se na to, že „obvyklá odměna“ nějak vyplyne z českého práva, je v mezinárodním styku hazard. Smlouva musí být naprosto explicitní ohledně výše, splatnosti a způsobu výpočtu odměny. Často se sjednávají i minimální garantované poplatky, které motivují partnera k aktivnímu prodeji.

Nevíte si s daným tématem rady?

Vaše duševní vlastnictví v mezinárodním ringu: Jaké typy IP chráníte?

Mnoho firem si myslí, že prodává „produkt“ nebo „službu“. Z právního hlediska však licencujete konkrétní nehmotná aktiva, která tvoří hodnotu vaší firmy. Jejich správná identifikace je prvním krokem k účinné ochraně.

• Autorská práva: Chrání váš software (který je vnímán jako literární dílo), databáze, odborné texty, marketingové materiály i design webových stránek. Ochrana vzniká automaticky samotným vytvořením díla, bez nutnosti registrace.
• Průmyslová práva: Tato práva vyžadují formální registraci u příslušných úřadů (v ČR je to Úřad průmyslového vlastnictví). Patří sem:

• Patenty: Chrání technická řešení a vynálezy.
• Ochranné známky: Chrání vaši značku, logo či slogan. Jsou klíčové pro udržení dobrého jména a odlišení od konkurence.
• Průmyslové vzory: Chrání vnější vzhled (design) výrobku.

• Obchodní tajemství a Know-How: To je vaše „tajná receptura“ – výrobní postupy, obchodní strategie, seznamy zákazníků. Nechrání se registrací, ale smluvními doložkami o mlčenlivosti a interními bezpečnostními opatřeními.

V ARROWS provedeme audit vašeho duševního vlastnictví, abychom přesně identifikovali, co vše je potřeba chránit a jakou formou. To je základem pro sestavení neprůstřelné licenční smlouvy, která postihne všechna vaše cenná aktiva.

Rizika spojená s ochranou různých typů duševního vlastnictví

Riziko k řešení a potenciální problémy a sankce	Jak pomáhá ARROWS
Software (Autorské právo): Neoprávněné kopírování, úpravy zdrojového kódu partnerem, nebo použití nad rámec sjednaného počtu uživatelů. Hrozí ztráta kontroly nad produktem a ušlý zisk.	Připravíme licenční smlouvu, která přesně definuje povolené způsoby užití, zakazuje zpětné inženýrství a obsahuje auditní doložky pro kontrolu dodržování.
Ochranná známka (Průmyslové právo): Partner v zahraničí začne vaši značku používat pro jiné produkty, poškozuje její pověst, nebo si ji dokonce zkusí zaregistrovat na sebe.	Zajistíme mezinárodní registraci vaší známky a ve smlouvě nastavíme přísná pravidla pro její použití (quality control) a povinnost partnera hlásit pokusy o zneužití třetími stranami.
Patent (Průmyslové právo): Licenční partner využije vaši patentovanou technologii k vývoji vlastního, konkurenčního produktu, který obchází vaši ochranu.	Vypracujeme smlouvu s přesným vymezením licencovaného pole užití (field of use), která partnerovi znemožní legálně využít technologii mimo sjednaný rámec.
Know-How (Obchodní tajemství): Váš výrobní postup nebo obchodní strategie unikne ke konkurenci skrze zaměstnance licenčního partnera. Škoda může být nevyčíslitelná.	Vyhotovíme robustní doložky o mlčenlivosti (NDA), které jsou součástí licenční smlouvy a platí i po jejím skončení, a navrhneme interní směrnice pro partnera na ochranu informací.

Mezinárodní hřiště, mezinárodní pravidla: Klíčové úmluvy, které musíte znát

Mezinárodní právo vytváří záchrannou síť, která poskytuje základní ochranu vašim právům v zahraničí. Není to ale všelék. Tyto úmluvy stanovují minimální standardy, na kterých teprve precizně připravená smlouva staví skutečně funkční ochranu.

Na koho se můžete obrátit?

Pařížská úmluva: Vaše vstupenka do světa průmyslových práv

Tato úmluva z roku 1883 zavádí dva klíčové principy. Prvním je národní zacházení, které zaručuje, že s vámi jako s českou firmou musí být v zahraničí (ve členském státě) zacházeno stejně jako s místními subjekty.

Druhým, a strategicky nesmírně důležitým, je právo priority. Pokud podáte přihlášku patentu nebo ochranné známky v ČR, máte 12 měsíců (pro patenty) nebo 6 měsíců (pro známky) na podání přihlášky v ostatních členských zemích, přičemž vám zůstane zachováno datum podání první přihlášky. To vám dává klíčový náskok před konkurencí.

Bernská úmluva: Automatická ochrana pro tvůrce

Díky Bernské úmluvě je ochrana vašich autorských děl (včetně softwaru) automatická ve všech signatářských zemích. Nemusíte nic registrovat. Váš kód je chráněn v USA nebo Japonsku od okamžiku, kdy ho napíšete. Úmluva také stanovuje minimální dobu ochrany, a to po dobu života autora a 50 let po jeho smrti (většina zemí, včetně EU, ji prodlužuje na 70 let).

Dohoda TRIPS: Standardy pod křídly Světové obchodní organizace (WTO)

Dohoda TRIPS je zásadní, protože propojuje ochranu duševního vlastnictví s pravidly mezinárodního obchodu. Nutí všechny členy WTO dodržovat minimální standardy ochrany a, což je klíčové, zavést účinné mechanismy pro vymáhání těchto práv. To dává vaší firmě reálné nástroje pro obranu v případě porušení smlouvy v zahraničí.

Role WIPO: Globální správce a mediátor

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) spravuje tyto klíčové úmluvy. Pro vaši firmu je ale důležité především její Arbitrážní a mediační centrum. To nabízí neutrální, odbornou a často mnohem rychlejší a levnější alternativu k řešení mezinárodních sporů než zdlouhavé soudní řízení u státních soudů.

Znalost těchto úmluv je jedna věc, jejich strategické využití v praxi druhá. Díky naší globální síti ARROWS International, budované přes deset let, denně řešíme případy s mezinárodním prvkem a dokážeme pro vás zajistit ochranu a vymáhání práv v souladu s těmito pravidly prakticky kdekoli na světě.

Ďábel je v detailu: Klíčové doložky mezinárodní licenční smlouvy

Zatímco mezinárodní úmluvy tvoří základy, samotnou stavbu vaší ochrany představují konkrétní doložky ve smlouvě. Právě zde se rozhoduje o úspěchu a neúspěchu.

Volba práva a sudiště: Kdo bude pískat a na jakém hřišti?

Tato doložka určuje, zákony které země se bude smlouva řídit a soudy které země budou řešit případné spory. Ponechat toto pole prázdné je obrovská chyba, která vede k nepředvídatelnému a drahému právnímu chaosu. Není strategické automaticky přistoupit na právo země vašeho partnera.

Řešení sporů: Arbitráž jako záchranná brzda

Pro mezinárodní obchodní spory je standardem a nejlepším řešením mezinárodní rozhodčí řízení (arbitráž), například u WIPO nebo Mezinárodní obchodní komory (ICC). Její výhody jsou nesporné: neutralita, neveřejnost, rychlost a snadná vymahatelnost rozhodnutí ve více než 160 zemích světa. 

My v ARROWS vám pomůžeme navrhnout arbitrážní doložku tak, aby byla platná a vymahatelná, a zastoupíme vás v případném řízení.

Doložka o mlčenlivosti (NDA): Chraňte své korunovační klenoty

Pro ochranu vašeho know-how je tato doložka naprosto nezbytná. Musí jasně definovat, co jsou důvěrné informace, a především stanovit, že povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti smlouvy.

Záruky a odpovědnost za vady: Kdo za co ručí?

Smlouva musí jasně stanovit, za co ručíte vy (např. že jste skutečným vlastníkem patentu) a za co váš partner. Klíčovým bodem vyjednávání je vždy omezení vaší maximální odpovědnosti za případné škody (tzv. limitation of liability). Bez tohoto omezení riskujete v podstatě celým svým podnikáním.

Kritické smluvní doložky a potenciální problémy

Kritická doložka	Potenciální problém bez odborného ošetření	Jak pomáhá ARROWS
Volba práva a sudiště	Souhlasíte s řešením sporů podle práva a u soudů v zemi partnera, což je pro vás drahé, nepředvídatelné a strategicky nevýhodné.	Provedeme analýzu a doporučíme neutrální právo a fórum (např. české právo, nebo arbitráž u WIPO), které zajistí spravedlivý a efektivní proces.
Rozsah licence	Nejasná definice umožňuje partnerovi využívat vaše IP v jiných teritoriích nebo pro jiné účely, než jste zamýšleli, čímž vám vytváří konkurenci.	Detailně specifikujeme územní, časový a věcný rozsah licence a zakotvíme smluvní pokuty za její porušení.
Doložka o odměně (Royalty)	Vágní definice "čistého zisku" nebo chybějící mechanismus pro ověření prodejů vede k chronickému neplacení plné výše licenčních poplatků.	Připravíme precizní platební podmínky, včetně práva na audit účetnictví partnera a úroků z prodlení, abychom zajistili vaše finanční nároky.
Odpovědnost a záruky	Přebíráte neomezenou odpovědnost za vady, nebo naopak váš partner neručí za nic, ani za ochranu vaší značky na lokálním trhu.	Nastavíme vyváženou odpovědnost, omezíme vaši maximální výši škody a smluvně zavážeme partnera k aktivní ochraně vašeho IP.
Ukončení smlouvy	Chybí jasné podmínky pro výpověď smlouvy v případě neplnění ze strany partnera, což vás "uvězní" v nevýhodném vztahu.	Vyhotovíme jasné podmínky pro ukončení smlouvy (termination for cause) a stanovíme, co se stane s vaším IP po jejím skončení.

Minové pole mezinárodního obchodu: Nejčastější rizika a jak se jim vyhnout

I s perfektní smlouvou v ruce číhají v mezinárodním obchodě praktická rizika, na která musíte být připraveni.

Nevíte si s daným tématem rady?

Daňové aspekty: Past jménem srážková daň

Mnoho států uplatňuje tzv. srážkovou daň na licenční poplatky vyplácené do zahraničí. To znamená, že váš partner vám nevyplatí 100 % dohodnuté odměny, ale část rovnou odvede svému finančnímu úřadu. Tato daň může dosahovat i 15-30 %.

Dobrá zpráva je, že Česká republika má uzavřenou řadu smluv o zamezení dvojího zdanění, které mohou tuto daň výrazně snížit, nebo dokonce zcela eliminovat. Aby bylo možné tyto výhody využít, musí být ale licenční smlouva správně strukturována. Naši daňoví experti v ARROWS úzce spolupracují s právníky, aby vaše smlouvy byly daňově optimální a chránily vás před pokutami a dvojím zdaněním.

Co když partner neplatí nebo porušuje smlouvu?

Vymáhání práv v zahraničí začíná předžalobní výzvou a v ideálním případě končí u mezinárodní arbitráže, nikoli u cizího státního soudu. Klíčem k úspěchu je opět kvalitní smlouva, která tento proces jasně definuje a dává vám do rukou silné nástroje. Spory o duševní vlastnictví jsou notoricky složité – od patentových válek technologických gigantů po spory o padělky luxusních značek na e-commerce platformách.

Specifická rizika u softwaru: Open Source a druhotné licence

Při vývoji softwaru je dnes běžné používat open-source komponenty. Některé z nich (např. ty pod licencí GPL) mají tzv. „virální efekt“. Pokud je použijete ve svém komerčním produktu, může vám vzniknout povinnost zveřejnit celý váš zdrojový kód. To může být pro technologickou firmu likvidační.

Dalším rizikem je nákup levných „druhotných“ softwarových licencí. Zatímco v rámci EU je tento trh za určitých podmínek legální, u licencí ze zemí mimo EU hrozí, že narazíte na neplatné licence a dopustíte se porušení autorských práv.

Provozní a finanční rizika v mezinárodním licencování

Riziko k řešení a potenciální problémy a sankce	Jak pomáhá ARROWS
Vymáhání licenčních poplatků v zahraničí: Partner neplatí, náklady na mezinárodní soudní spor jsou astronomické a výsledek nejistý.	Zastupujeme klienty u soudů a správních orgánů, včetně mezinárodních arbitráží, a díky efektivní strategii minimalizujeme náklady a maximalizujeme šanci na úspěch.
Daňové doměrky a pokuty: Finanční úřad doměří srážkovou daň z licenčních poplatků, protože smlouva není správně strukturována pro využití smlouvy o zamezení dvojího zdanění.	Poskytujeme komplexní právní a daňové konzultace, které vás ochrání před pokutami a zajistí optimální daňové nastavení vašich mezinárodních příjmů.
Nucené zveřejnění zdrojového kódu: Váš komerční software obsahuje open-source komponentu s "virální" licencí (např. GPL), a jste nuceni zveřejnit své cenné know-how.	Provedeme právní audit používaných softwarových komponent a připravíme interní směrnice pro vývojáře, abychom předešli kontaminaci vašeho komerčního kódu.
Ztráta kontroly nad IP a poškození značky: Váš partner nedodržuje standardy kvality, což poškozuje vaši reputaci. Nebo dojde k úniku obchodního tajemství.	Připravíme dokumentaci (smlouvy, směrnice), která vám dává kontrolní mechanismy, a zajistíme odborná školení pro management vašeho partnera k posílení ochrany IP.

Váš partner pro bezpečný růst ve světě

Mezinárodní licenční smlouva je nástroj s obrovským potenciálem, ale vyžaduje expertní právní preciznost. Rozdíl mezi globálním úspěchem a nákladným selháním spočívá v kvalitě smlouvy, která předvídá rizika a chrání vaše nejcennější aktiva.

V ARROWS kombinujeme dvacetileté zkušenosti s hlubokou specializací na B2B právo. Naše portfolio čítající více než 150 akciových společností, 250 s.r.o. a 51 obcí a krajů je důkazem naší schopnosti řešit i tu nejkomplexnější agendu pro náročné klienty. Zakládáme si na rychlosti a vysoké kvalitě. 

Díky naší síti ARROWS International jsme schopni poskytovat špičkové právní služby prakticky po celém světě. Navíc rádi propojujeme naše klienty, pokud vidíme zajímavé obchodní synergie, a sami si vždy rádi poslechneme váš podnikatelský nápad.

Ať už stojíte na prahu mezinárodní expanze, nebo již řešíte problémy s existující licenční smlouvou, nechte si poradit. Kontaktujte nás v ARROWS. Náš tým expertů je připraven vám poskytnout:

• Nezávaznou úvodní konzultaci k posouzení vaší situace.
• Přípravu nebo revizi mezinárodních licenčních smluv na míru vašemu byznysu.
• Zastupování při vyjednávání s vašimi zahraničními partnery.
• Odborná školení pro vaše zaměstnance a vedení včetně certifikátu.

Chraňte svůj byznys a investujte do právní jistoty. Těšíme se na spolupráci s vámi.

Nechcete tenhle problém řešit sami? Advokátní kanceláři ARROWS věří více než 2000 klientů a jsme oceněni jako Právnická firma roku 2024. Podívejte se ZDE na naše reference a bude nám ctí pomoci vám při řešení vašeho problému. Poptávka je zdarma.