Ochranná známka při prodeji firmy

Proč kupující ptá po značce a co hledá

Pro firmu, která prodává pod vlastním jménem, je značka často nejhodnotnější nehmotný majetek. Kupující za ni platí, ale musí mít jistotu, že ji skutečně získá. Při prověrce proto porovná tři věci: komu známka patří podle rejstříku, jak dlouho a jak ji firma užívá a zda ji nezatěžují cizí práva, například licence nebo zástava.

Rozdíl mezi „firma značku používá“ a „firma značku vlastní“ je právě ten, který kupující hledá. Firma může značku roky užívat a přitom ji nevlastnit, protože přihláška byla podána na zakladatele, společníka nebo bývalého jednatele. Kupující takovou situaci vidí v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví a okamžitě se ptá, jak se značka dostane do firmy. Odpověď ovlivní cenu i dobu prodeje.

Dopad na cenu bývá přímý. Kupující může požadovat snížení ceny, zvláštní záruku, nebo splnění podmínky před podpisem, tedy převod známky na firmu. Všechny tři varianty stojí prodávajícího čas a peníze. Důležité je i to, že kupující, který nenajde potíže, nebude žádat záruky, a prodej proběhne hladce. Pořádek ve značkách je tedy investice, ne náklad.

Širší průběh prodeje firmy, od záměru po vypořádání po uzavření, rozebírá text o tom, jak se prodává firma krok za krokem. Z něj plyne, že kontrola duševního vlastnictví patří do přípravy prodeje, ne až do fáze, kdy kupující zahájí prověrku.

Převod známky: forma, účinky a zápis

Ochranná známka může být nezávisle na převodu obchodního závodu převedena, a to pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo jen pro některé z nich, a převod musí být učiněn písemnou smlouvou (§ 15 zákona o ochranných známkách). Převod lze omezit na část výrobků nebo služeb a výsledkem pak může být, že práva k témuž označení náleží různým vlastníkům pro odlišné okruhy výrobků nebo služeb.

Smluvní převod nabývá účinky až zápisem do rejstříku. Dokud zápis neproběhne, zůstává vlastníkem známky dosavadní vlastník, i když je smlouva podepsaná; o zápis může požádat kterákoli ze smluvních stran (§ 15 odst. 3). Úřad ho provede do jednoho měsíce ode dne, kdy obdrží všechny podklady nezbytné pro provedení úkonu (§ 15 odst. 5), takže vady žádosti dobu prodlužují. Kupující proto požaduje, aby zápis byl proveden, nebo aby se prodávající zavázal ho zajistit.

Žádost o zápis převodu obsahuje údaje o dosavadním vlastníkovi a o nabyvateli a údaj o tom, zda se známka převádí pro všechny výrobky nebo služby, nebo jen pro některé z nich spolu s číslem třídy, a přikládá se k ní převodní listina nebo její výňatek. Dobrá příprava prodeje proto zahrnuje i přípravu této listiny, aby ji bylo možné podat hned po podpisu.

Při prodeji firmy se volí jedna ze tří cest. U převodu podílu známka zůstává ve firmě a kupující ji získá nepřímo, jen musí být zapsána na ni. Při prodeji jednotlivých aktiv se známka převádí samostatnou písemnou smlouvou se zápisem. Koupí závodu nabývá kupující vše, co k závodu jako celku náleží, takže známka přejde se závodem, pokud ji strany nevyloučí (§ 2175 občanského zákoníku); změnu vlastníka je i tak nutné zapsat do rejstříku.

Co kupující nachází: čtyři typické nálezy

První a nejčastější nález je známka přihlášená na jednatele nebo společníka místo na firmu. Zakladatel podal přihlášku na své jméno, protože firma tehdy neexistovala nebo to nikdo neřešil. Dnes firma značku užívá, ale vlastníkem je fyzická osoba. Samo o sobě to chybou být nemusí, problém je, když vlastnictví neodpovídá zamýšlené struktuře a vztah mezi vlastníkem a firmou není smluvně upraven. Náprava vyžaduje spolupráci této osoby, a pokud se s ní firma rozešla ve zlém, může být složitá.

Druhý nález je chybějící převod po registraci. Firma známku koupila od dřívějšího vlastníka, ale převod nebyl zapsán do rejstříku, takže podle zákona nenabyl účinky. Jinak je tomu u přechodu, typicky při fúzi, kdy jmění zanikající společnosti přechází na nástupnickou: známka přejde, vůči třetím osobám je však přechod účinný až zápisem (§ 15 odst. 4). Kupující proto v obou případech požaduje zápis před podpisem, nebo zvláštní závazek prodávajícího.

Třetí nález je nepokrytý rozsah výrobků, služeb nebo území. Firma prodává software a poradenství, ale známka je zapsána jen pro software, nebo jen v České republice, zatímco firma podniká i v zahraničí. Rozhoduje seznam konkrétních výrobků a služeb v zápisu, třídy jsou jen administrativní třídění. Kupující oceňuje jen to, co je chráněno, a nepokrytou část požaduje přihlásit, nebo zohlednit v ceně. Pokrytí je proto vhodné prověřit včas.

Čtvrtým nálezem je neužívaná známka. Pokud vlastník do pěti let od zápisu nezačal ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud užívání bylo přerušeno nejméně na pět let, nastávají následky podle zákona, ledaže pro neužívání existují řádné důvody (§ 13 zákona o ochranných známkách). Třetí osoba pak může navrhnout zrušení známky a v rozsahu, v němž ji lze zrušit, se jí vlastník proti cizímu užívání u soudu nedovolá.

Většinu těchto nálezů lze opravit, pokud se na ně přijde včas. Převod na firmu, zápis převodu nebo doplňující přihláška trvají týdny až měsíce, ne roky, a stojí zlomek ceny, kterou by kupující požadoval jako slevu. Pokud se nálezy objeví až při prověrce, vyjednávací pozice prodávajícího slábne, protože kupující ví, že čas pracuje proti němu.

Licence a zástava: cizí práva ke známce

Právo užívat ochrannou známku může být poskytnuto licenční smlouvou pro všechny výrobky nebo služby, nebo pro některé z nich, jako výhradní nebo nevýhradní, a licence je účinná vůči třetím osobám zápisem do rejstříku (§ 18 zákona o ochranných známkách). Kupující proto zkoumá existující licence a zejména to, zda jsou zapsané, a tedy účinné i vůči tomu, kdo známku nabude.

Licence bez písemné smlouvy je klasický nález v due diligence. Písemnou formu zákon vyžaduje jen u výhradní licence a u licence, která má být zapsána do rejstříku (§ 2358 občanského zákoníku), nevýhradní licence tedy může vzniknout i ústní domluvou. Kupující se ale ptá, zda užívání může pokračovat, za jakých podmínek a na jak dlouho. Bez písemné smlouvy nelze doložit rozsah, dobu ani kontrolu kvality a prodávající ztrácí vyjednávací pozici.

Ochranná známka může být také předmětem zástavního práva, které vzniká zápisem do rejstříku. Zatížit ji může i jiné věcné právo nebo výkon rozhodnutí a může být zahrnuta do majetkové podstaty (§ 17 zákona o ochranných známkách). Je-li známka zastavena bance, kupující obvykle požaduje uvolnění zástavy, jinak by koupil značku zatíženou cizím právem. Podle zástavní a úvěrové dokumentace může být k převodu nutný i souhlas zástavního věřitele; zákon o ochranných známkách sám takovou podmínku nestanoví.

Ve skupinách firem je běžné, že známku vlastní mateřská nebo holdingová společnost a ostatní členové ji užívají na základě licence. Taková struktura je v pořádku, pokud je vztah smluvně upraven. Aby obstála při prodeji části skupiny, má být licence písemná a zapsaná. Jak nastavit vlastnictví značky a licence v holdingu, rozebírá samostatný text, kde jsou i doporučení, jak předejít chybám, které kupující při prověrce nacházejí.

Jak se na prodej připravit: sedm kroků

Prvním krokem je vyžádat si výpis z rejstříku ochranných známek pro všechny značky firmy a porovnat vlastníka v rejstříku se skutečným stavem. Rozdíly jsou častější, než se čeká: změna názvu firmy, fúze, převod mezi členy skupiny nebo přihláška na zakladatele. Každý rozdíl je potřeba opravit zápisem nebo převodem.

Druhým krokem je zkontrolovat pokrytí. Prodávající zjistí, pro které konkrétní výrobky a služby a pro jaká území je známka zapsána a zda to odpovídá tomu, co firma dělá a kam plánuje růst. Chybějící pokrytí lze doplnit novou přihláškou, ale nelze zpětně získat starší datum podání. Rozhodnutí je lepší udělat před prodejem než po zahájení prověrky.

Třetím krokem je prověřit užívání. Firma doloží, že každou zapsanou známku užívá pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a že užívání nebylo přerušeno déle než pět let. Za užívání se přitom považuje i užívání se souhlasem vlastníka ochranné známky (§ 13 odst. 3), což pomáhá tam, kde značku užívá dceřiná společnost. Doklady o užívání se archivují.

Čtvrtým krokem je uspořádat licence: převést ústní domluvy do písemných smluv a zapsat licence do rejstříku. Pátým krokem je vyřešit zástavy. Šestým krokem je připravit převodní dokumentaci, tedy převodní listinu a žádost o zápis, aby se po podpisu daly podat hned. Sedmým krokem je zapracovat stav značek do kupní smlouvy: prohlášení a záruky, podmínky uzavření a odškodnění.

Základní otázky, jak značku vůbec registrovat, tedy jak vybrat označení, třídy a postup přihlášky, shrnuje text o tom, jak registrovat ochrannou známku. Firma, která teprve zakládá značku, může už při registraci předejít většině nálezů popsaných výše.

Jak vypadá pořádek ve značkách a kdy kupující zbystří

U zavedených firem je pořádek ve značkách běžný: všechny známky jsou zapsané na firmu, každá má evidenci užívání, licence jsou písemné a zapsané a v kupní smlouvě je prohlášení o stavu známek. Prodávající, který to má v pořádku, tím snižuje počet záruk, které bude muset poskytnout, a zkracuje dobu prověrky.

Varovným signálem je firma, jejíž značka je jen ve vizuální podobě loga a nikdo nezná její ochranu. Druhým signálem je přihláška podaná agenturou nebo dodavatelem webu na jeho jméno. Třetím signálem je rebranding bez nové přihlášky, takže stará známka nekryje novou podobu. Čtvrtým je spor o podobnou značku, který se nevyřešil dohodou. Takovou situaci rozebírá text o ochraně ochranné známky a nekalé soutěži.

Kupující se u firem bez pořádku ve značkách často zajišťuje silnější smluvní nástroje: část ceny se drží na vázaném účtu, dokud nejsou známky převedeny, nebo se zvyšuje odpovědnost prodávajícího za nedostatky. Prodávající se tak dostává do slabší pozice a každý týden zdržení stojí peníze. Proto se vyplatí pořádek zajistit včas, ideálně rok před plánovaným prodejem.

Hodnotu značky ovlivňuje také to, jak dlouho a v jakém rozsahu je chráněna. Dlouho zapsaná, užívaná a v ceně promítnutá známka je pro kupujícího jistota, zatímco čerstvá přihláška, o které se teprve rozhoduje, je riziko. Prodávající by měl umět doložit historii známky: datum podání, zápis, užívání a případné spory.

Pomáhá také určit jednu osobu odpovědnou za značky, ať jde o právníka, nebo vedoucího marketingu. Taková osoba sleduje lhůty, zápisy a užívání a při prodeji dokáže odpovědět na otázky kupujícího bez dlouhého dohledávání. Firmy, které nemají nikoho takového, často zjistí problém až ve chvíli, kdy je pozdě na jeho levné řešení.

Čtyři chyby prodávajícího, které kupující ocení slevou

První chybou je odložit převod známky na „až po prodeji“. Prodávající předpokládá, že kupující si převod zařídí sám. Kupující ale požaduje, aby ochranná známka patřila firmě už při podpisu, a jinak může snížit cenu nebo od transakce ustoupit. Cenou je zdržení a vyjednávání, které se dalo předejít.

Druhou chybou je spoléhat na to, že značka je „v logu“. Firma má logo, ale ochrana se týká slovního označení nebo naopak. Při rebrandingu pak zjistí, že nová podoba není chráněna. Kupující se ptá, co přesně je zapsáno, a firma nemá odpověď. Dobrá příprava obsahuje soupis zapsaných označení a porovnání s tím, co firma ve skutečnosti používá.

Třetí chybou je nechat licenci ústní. Dceřiná společnost nebo partner užívá značku bez smlouvy a při prodeji se ukáže, že nikdo neví, za jakých podmínek. Čtvrtou chybou je přehlédnout zástavu: banka má k ochranné známce zástavní právo a prodávající na ně kupujícího neupozorní, dokud ho kupující nenajde v rejstříku sám. Právníci ARROWS advokátní kanceláře proto stav značek prověří před zahájením prodeje a připraví opravy tak, aby kupující nenašel nic, co by mohl vyčítat.

Rizika ochranné známky při prodeji firmy

Závěrečné shrnutí

Ochranná známka je při prodeji firmy často nejhodnotnější nehmotný majetek, ale jen tehdy, když ji firma skutečně vlastní. Článek ukázal, že převod známky vyžaduje písemnou smlouvu a zápis do rejstříku, že licence a zástavy mají být v transakci písemně doložené a zapsané a že nejčastějším nálezem kupujícího je známka, jejíž vlastník neodpovídá zamýšlené struktuře.

Pro vedení firmy z toho plyne jasný postup: rok před prodejem vyžádat výpisy z rejstříku, opravit vlastníky a pokrytí, uspořádat licence a zástavy a připravit převodní dokumentaci. Odložení těchto kroků vede k tomu, že kupující problém najde sám, a prodávající ho řeší pod tlakem a za vyšší cenu.

Právníci ARROWS advokátní kanceláře prověřují stav ochranných známek před prodejem, připravují převody a licence, vedou jednání s kupujícím a zapracovávají stav značek do kupní smlouvy. Napište nám na konzultace@arws.cz nebo si projděte naši službu pro prodej firem a transakční poradenství.