Ochranná známka při prodeji firmy

Proč se kupující ptá po značce a co hledá

Pro firmu, která prodává pod vlastním jménem, je značka často nejhodnotnější nehmotný majetek. Kupující za ni platí, ale musí mít jistotu, že ji skutečně získá. Při prověrce proto zjišťuje tři věci: komu známka patří podle rejstříku, jak dlouho a jak ji firma užívá a zda ji nezatěžují cizí práva, například licence nebo zástava.

Kupujícího zajímá hlavně rozdíl mezi tím, že firma značku používá, a tím, že ji vlastní. Firma může značku roky užívat a přitom ji nevlastnit, protože přihláška byla podána na zakladatele, společníka nebo bývalého jednatele. Kupující takovou situaci vidí v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví a okamžitě se ptá, jak se značka dostane do firmy. Odpověď ovlivní cenu i dobu prodeje.

Dopad na cenu bývá přímý. Kupující může požadovat nižší cenu, zvláštní záruku nebo to, aby prodávající ještě před podpisem převedl známku na firmu. Všechny tři varianty stojí prodávajícího čas a peníze. Platí to i obráceně: kupující, který žádné potíže nenajde, zvláštní záruky nežádá a prodej proběhne hladce. Pořádek ve značkách je tedy investice, ne náklad.

Celý průběh prodeje firmy, od prvního záměru až po vypořádání, rozebírá text o tom, jak se prodává firma krok za krokem. Z něj plyne, že kontrola duševního vlastnictví patří do přípravy prodeje, ne až do fáze, kdy kupující zahájí prověrku.

Převod známky: forma, účinky a zápis

Vlastník může ochrannou známku převést i bez obchodního závodu, a to pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo jen pro některé z nich. Převod musí mít podobu písemné smlouvy (§ 15 zákona o ochranných známkách). Při částečném převodu pak totéž označení může patřit různým vlastníkům, každému pro jiné výrobky nebo služby.

Smluvní převod nabývá účinky až zápisem do rejstříku. Dokud zápis neproběhne, zůstává vlastníkem známky dosavadní vlastník, i když je smlouva podepsaná. O zápis může požádat kterákoli ze smluvních stran (§ 15 odst. 3). Úřad ho provede do jednoho měsíce ode dne, kdy obdrží všechny podklady nezbytné pro provedení úkonu (§ 15 odst. 5), takže vady žádosti dobu prodlužují. Kupující proto chce mít zápis hotový, nebo aspoň smluvní závazek prodávajícího, že ho zařídí.

Žádost o zápis převodu uvádí dosavadního vlastníka, nabyvatele a rozsah převodu, tedy zda jde o všechny výrobky nebo služby, nebo jen o některé, a to s čísly tříd. K žádosti se přikládá převodní listina nebo její výňatek. Dobrá příprava prodeje proto zahrnuje i přípravu této listiny, aby ji bylo možné podat hned po podpisu. Jak převod a zápis načasovat, určuje struktura prodeje a stav rejstříku, a proto je právníci ARROWS advokátní kanceláře plánují u každé transakce zvlášť.

Prodej firmy může mít jednu ze tří podob. U převodu podílu známka zůstává ve firmě a kupující ji získá nepřímo; musí ale být zapsaná právě na tuto firmu. Při prodeji jednotlivých aktiv se známka převádí samostatnou písemnou smlouvou se zápisem. Koupí závodu nabývá kupující vše, co k závodu jako celku náleží, takže známka přejde se závodem, pokud ji strany nevyloučí (§ 2175 občanského zákoníku). Změnu vlastníka je i tak nutné zapsat do rejstříku.

Co kupující nachází: čtyři typické nálezy

První a nejčastější nález je známka přihlášená na jednatele nebo společníka místo na firmu. Zakladatel podal přihlášku na své jméno, protože firma tehdy neexistovala nebo to nikdo neřešil. Dnes firma značku užívá, ale vlastníkem je fyzická osoba. Samo o sobě to chyba být nemusí. Problém vzniká, když vlastnictví neodpovídá zamýšlené struktuře a vztah mezi vlastníkem a firmou neupravuje smlouva. Náprava vyžaduje spolupráci této osoby. Pokud se s ní firma rozešla ve zlém, může být složitá.

Druhý nález je chybějící převod po registraci. Firma známku koupila od dřívějšího vlastníka, ale převod nebyl zapsán do rejstříku, takže podle zákona nenabyl účinnosti. Jinak je tomu u přechodu, typicky při fúzi, kdy jmění zanikající společnosti přejde na nástupnickou. Známka přejde, vůči třetím osobám je však přechod účinný až zápisem (§ 15 odst. 4). Kupující proto v obou případech zpravidla požaduje zápis před podpisem, nebo zvláštní závazek prodávajícího.

Třetí nález je nepokrytý rozsah výrobků, služeb nebo území. Firma prodává software a poradenství, ale známka je zapsána jen pro software, nebo jen v České republice, zatímco firma podniká i v zahraničí. Rozhoduje seznam konkrétních výrobků a služeb v zápisu; třídy slouží jen k administrativnímu třídění. Kupující ocení jen to, co je chráněné. U nepokryté části chce, aby ji prodávající přihlásil, nebo aby se promítla do ceny. Pokrytí je proto vhodné prověřit včas.

Čtvrtým nálezem je neužívaná známka. Rozhodující je, zda vlastník známku řádně užívá pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána (§ 13 zákona o ochranných známkách). Pokud ji do pěti let od zápisu užívat nezačal nebo užívání přerušil nejméně na pět let, hrozí mu zákonné následky, ledaže pro neužívání měl řádné důvody. Třetí osoba pak může navrhnout zrušení známky a v rozsahu, v němž ji lze zrušit, se jí vlastník proti cizímu užívání u soudu nedovolá.

Většinu těchto nálezů prodávající opraví, pokud je odhalí včas. Převod na firmu, zápis převodu nebo doplňující přihláška trvají týdny až měsíce, ne roky, a stojí zlomek částky, kterou by kupující chtěl jako slevu. Pokud se nálezy objeví až při prověrce, vyjednávací pozice prodávajícího slábne, protože kupující ví, že čas pracuje proti němu.

Licence a zástava: cizí práva ke známce

Vlastník může právo užívat známku poskytnout licenční smlouvou, a to pro všechny výrobky nebo služby, nebo jen pro některé, jako výhradní nebo nevýhradní. Vůči třetím osobám je licence účinná až zápisem do rejstříku (§ 18 zákona o ochranných známkách). Kupující proto zkoumá, jaké licence existují a zda jsou zapsané. Jen zapsaná licence je účinná i vůči tomu, kdo známku později nabude.

Licence bez písemné smlouvy je klasický nález v due diligence. Písemnou formu zákon vyžaduje jen u výhradní licence a u licence, která se má zapsat do rejstříku (§ 2358 občanského zákoníku). Nevýhradní licence, která se nemá zapsat, tedy může vzniknout i ústní domluvou. Kupující se ale bude ptát, zda užívání může pokračovat, za jakých podmínek a na jak dlouho. Bez písemné smlouvy nejde doložit rozsah, dobu ani kontrolu kvality. Prodávající tím ztrácí vyjednávací pozici.

Ochranná známka může být také předmětem zástavního práva, které vzniká zápisem do rejstříku. Známku může zatížit i jiné věcné právo, může ji postihnout výkon rozhodnutí a může spadnout do majetkové podstaty (§ 17 zákona o ochranných známkách). Je-li známka zastavena bance, kupující obvykle požaduje uvolnění zástavy, jinak by koupil značku zatíženou cizím právem. K převodu může být potřeba i souhlas zástavního věřitele, pokud to stanoví zástavní nebo úvěrová dokumentace. Zákon o ochranných známkách sám takovou podmínku nemá.

Ve skupinách firem je běžné, že známku vlastní mateřská nebo společnost zřízená přímo za tímto účelem a ostatní členové ji užívají na základě licence. Taková struktura je v pořádku, pokud je vztah smluvně upraven. Aby obstála při prodeji části skupiny, má být licence písemná a zapsaná. Jak rozdělit vlastnictví značky a licence ve skupině, rozebírá text o ochranné známce v holdingu, včetně toho, jak předejít chybám, které kupující při prověrce nacházejí.

Jak se na prodej připravit: sedm kroků

Prvním krokem je vyžádat si výpis z rejstříku ochranných známek pro všechny značky firmy a porovnat vlastníka v rejstříku se skutečným stavem. Rozdíly bývají častější, než by člověk čekal. Vznikají po změně názvu firmy, po fúzi, po převodu mezi členy skupiny nebo tím, že přihlášku podal zakladatel. Každý rozdíl je potřeba opravit zápisem nebo převodem.

Druhým krokem je zkontrolovat pokrytí. Prodávající zjistí, pro které konkrétní výrobky a služby a pro jaká území je známka zapsána a zda to odpovídá tomu, co firma dělá a kam plánuje růst. Chybějící pokrytí lze doplnit novou přihláškou, ale nelze zpětně získat starší datum podání. Rozhodnout o tom je lepší před prodejem než až během prověrky.

Třetím krokem je prověřit užívání. Firma doloží, že každou zapsanou známku užívá pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a že užívání nebylo přerušeno déle než pět let. Za užívání se přitom považuje i užívání se souhlasem vlastníka ochranné známky (§ 13 odst. 3), což pomáhá tam, kde značku užívá dceřiná společnost. Doklady o užívání je dobré archivovat.

Čtvrtým krokem je uspořádat licence: převést ústní domluvy do písemných smluv a zapsat licence do rejstříku. Pátým krokem je vyřešit zástavy. Šestým krokem je připravit převodní dokumentaci, tedy převodní listinu a žádost o zápis, aby se po podpisu daly podat hned. Sedmým krokem je zapracovat stav značek do kupní smlouvy: prohlášení a záruky, podmínky uzavření a odškodnění. Které kroky firma opravdu potřebuje a v jakém pořadí, závisí na počtu známek a na tom, kdo je dnes zapsaný vlastník; právníci ARROWS advokátní kanceláře proto plán sestavují až po prověření výpisů.

Jak značku vůbec registrovat, tedy jak vybrat označení a třídy a jak podat přihlášku, shrnuje text o tom, jak registrovat ochrannou známku. Firma, která teprve zakládá značku, může už při registraci předejít většině nálezů popsaných výše.

Jak vypadá pořádek ve značkách a kdy kupující zbystří

U zavedených firem je pořádek ve značkách běžný: všechny známky jsou zapsané na firmu, každá má evidenci užívání, licence jsou písemné a zapsané a v kupní smlouvě je prohlášení o stavu známek. Prodávající, který to má v pořádku, tím snižuje počet záruk, které bude muset poskytnout, a zkracuje dobu prověrky.

Prvním varovným signálem je firma, která má značku jen jako logo a nikdo v ní neví, co je vlastně chráněno. Druhým signálem je přihláška, kterou na své jméno podala agentura nebo dodavatel webu. Třetím je rebranding bez nové přihlášky, po kterém stará známka nekryje novou podobu značky. Čtvrtým je spor o podobnou značku, který strany nevyřešily dohodou. Takový spor rozebírá text o ochraně ochranné známky a nekalé soutěži.

U firem bez pořádku ve značkách se kupující často chrání silnějšími smluvními nástroji. Část ceny nechá na vázaném účtu, dokud prodávající známky nepřevede, nebo zvýší jeho odpovědnost za nedostatky. Prodávající se tak dostává do slabší pozice a každý týden zdržení stojí peníze. Proto se vyplatí udělat pořádek včas, ideálně rok před plánovaným prodejem.

Hodnotu značky ovlivňuje také to, jak dlouho a v jakém rozsahu je chráněna. Známka, která je dlouho zapsaná a skutečně se užívá, je pro kupujícího jistota. Čerstvá přihláška, o které úřad teprve rozhoduje, je naopak riziko. Prodávající by měl umět doložit historii známky: datum podání, zápis, užívání a případné spory.

Pomáhá také určit jednu osobu odpovědnou za značky, ať jde o právníka, nebo vedoucího marketingu. Taková osoba sleduje lhůty, zápisy a užívání a při prodeji dokáže odpovědět na otázky kupujícího bez dlouhého dohledávání. Firmy, které nemají nikoho takového, často zjistí problém až ve chvíli, kdy je pozdě na jeho levné řešení.

Čtyři chyby prodávajícího, které kupující ocení slevou

První chybou je odložit převod známky na „až po prodeji“. Prodávající předpokládá, že kupující si převod zařídí sám. Kupující ale požaduje, aby ochranná známka patřila firmě už při podpisu, a jinak může snížit cenu nebo od transakce ustoupit. Výsledkem je zdržení a vyjednávání, kterému se dalo předejít.

Druhou chybou je spoléhat na to, že značka je „v logu“. Firma používá logo, ale chráněné je jen slovní označení, nebo naopak. Při rebrandingu pak zjistí, že nová podoba není chráněna. Kupující se ptá, co přesně je zapsáno, a firma nemá odpověď. Dobrá příprava obsahuje soupis zapsaných označení a porovnání s tím, co firma ve skutečnosti používá.

Třetí chybou je nechat licenci ústní. Dceřiná společnost nebo partner užívá značku bez smlouvy. Při prodeji se pak ukáže, že nikdo neví, za jakých podmínek. Čtvrtou chybou je přehlédnout zástavu: banka má ke známce zástavní právo a prodávající o něm kupujícímu neřekne. Kupující ho pak najde v rejstříku sám. Právníci ARROWS advokátní kanceláře proto stav značek prověří před zahájením prodeje a připraví opravy tak, aby kupující nenašel nic, co by mohl vyčítat.

Rizika ochranné známky při prodeji firmy

Závěrečné shrnutí

Ochranná známka je při prodeji firmy často nejhodnotnější nehmotný majetek, ale jen tehdy, když ji firma skutečně vlastní. Článek ukázal tři věci. Převod známky vyžaduje písemnou smlouvu a zápis do rejstříku. Licence a zástavy mají být v transakci písemně doložené a zapsané. A kupující nejčastěji narazí na známku, jejíž vlastník neodpovídá zamýšlené struktuře.

Pro vedení firmy z toho plyne jasný postup: rok před prodejem vyžádat výpisy z rejstříku, opravit vlastníky a pokrytí, uspořádat licence a zástavy a připravit převodní dokumentaci. Kdo tyto kroky odloží, nechá problém najít kupujícího a sám ho pak řeší pod tlakem a dráž.

Právníci ARROWS advokátní kanceláře prověřují stav ochranných známek před prodejem, připravují převody a licence, vedou jednání s kupujícím a zapracovávají stav značek do kupní smlouvy. Napište nám na konzultace@arws.cz nebo si projděte naši službu pro prodej firem a transakční poradenství.