Dvě firmy, jedna podobná značka

Proč se vyplatí hledat dohodu dřív, než přijde žaloba

Vlastník ochranné známky má výlučné právo ji užívat. Nikdo jiný nesmí bez jeho souhlasu v obchodním styku užívat shodné nebo podobné označení pro shodné nebo podobné výrobky či služby, pokud tím vzniká pravděpodobnost záměny, včetně asociace (§ 8 zákona o ochranných známkách). Spor o podobnou značku proto často začíná dopisem, v němž jedna strana druhé hrozí zákazem užívání značky a náhradou škody.

Pravděpodobnost záměny je právní pojem a výsledek sporu o ni nelze spolehlivě předvídat. Úřad nebo soud porovnává podobnost označení, podobnost výrobků nebo služeb a to, jak je vnímá veřejnost. Každé z těchto hledisek se dá vyložit různě, a o výsledku se proto dá rozumně polemizovat. Kdo se rozhodne pro spor, riskuje prohru. Riskuje i pyrrhovo vítězství po dvou letech, kdy značka mezitím ztratila hodnotu nebo se změnil trh.

Dohoda je proti sporu rychlejší, levnější a hlavně předvídatelná. Obě strany si samy určí, co je pro ně přijatelné, a nemusí čekat na rozhodnutí úřadu nebo soudu. Vyhnou se také veřejnému sporu, který sleduje konkurence i zákazníci a který poškozuje obě značky. Pro firmu, která staví na značce, je to často nejdůležitější argument.

Dohoda ale nemusí být vždy nejvhodnějším řešením. Smysl má zejména tehdy, pokud obě společnosti jednají v dobré víře, působí v částečně se překrývajících, avšak vzájemně oddělitelných segmentech trhu a mají zájem na dlouhodobém předcházení sporům. Nemá smysl tam, kde druhá strana záměrně těží z cizí pověsti nebo kde by dohoda uvedla zákazníky v omyl. Pak zůstávají na řadě námitky, žaloba nebo jednání o odkupu.

Co se děje s námitkami, když se strany dohodnou

Vlastník starší shodné nebo podobné známky může podat námitky a úřad pak přihlašované označení do rejstříku nezapíše, pokud existuje pravděpodobnost záměny (§ 7 zákona o ochranných známkách). Námitky tak mohou zablokovat registraci nové značky. Její přihlašovatel pak volí, jestli se bude bránit, nebo hledat dohodu.

Souhlas namítajícího ukončí řízení o námitkách. Když namítající po podání námitek dá písemný souhlas k zápisu přihlášené známky, platí, že námitky vzal zpět, a úřad řízení o námitkách zastaví (§ 7 odst. 3). Dohoda s vlastníkem starší známky je proto nejpřímější cestou k zápisu, protože úřad nemusí o záměně vůbec rozhodovat.

V praxi vlastník starší ochranné známky zpravidla uděluje souhlas až v rámci širší dohody. Jeho udělení často podmiňuje konkrétními ústupky druhé strany, například omezením rozsahu užívání značky, jejím odlišením, vyloučením působení v určitých segmentech trhu nebo finančním vyrovnáním. Souhlas je proto zpravidla udělen až po sjednání všech podmínek dohody. Jeho předčasným udělením by totiž vlastník starší známky ztratil podstatnou část své vyjednávací pozice.

Jak podat námitky a do kdy, rozebírá text o tom, co dělat, když si někdo přihlásil známku podobnou vaší. Dohoda nenahrazuje námitky, ale představuje alternativní způsob řešení sporu. I strana, která námitky podala, může kdykoli navrhnout smírné řešení. Podání námitek druhé straně signalizuje, že vlastník starší ochranné známky je připraven svá práva aktivně hájit.

Jednání je zpravidla lepší zahájit věcným dopisem než výhrůžkou. Dopis popíše obě značky, uvede, v čem firma vidí riziko záměny, a navrhne schůzku. Tvrdý tón zatlačí druhou stranu do obranné pozice a jednání často prodlouží. Věcný dopis naopak otevírá prostor pro dohodu. Právní analýzu firma posílat nemusí, stačí ji mít připravenou pro případ, že jednání selže.

Základní otázky registrace, tedy jak vybrat označení, jaké třídy zvolit a jak podat přihlášku, shrnuje text o tom, jak registrovat ochrannou známku. Kdo svou značku do rejstříku teprve přihlašuje, může už při výběru označení předejít tomu, že narazí na starší podobnou známku.

Co musí dohoda obsahovat

Dobrá dohoda odpovídá na šest otázek. Za prvé, jaké konkrétní výrobky nebo služby každá strana pod svou značkou nabízí. Za druhé, na jakém území. Za třetí, jak se obě značky odliší vzhledem i slovně, například barvou, písmem, doplňujícím slovem nebo logem. Za čtvrté, co smí a nesmí každá strana v budoucnu dělat. Za páté, jaké sankce hrozí za porušení. Za šesté, jak dlouho dohoda trvá.

Jádrem dohody je přesné vymezení výrobků a služeb, protože podle jejich podobnosti úřad i soud posuzují záměnu. Čísla tříd mezinárodního třídění slouží jen jako pomocné kritérium: dvě služby v jedné třídě nemusí být podobné a dvě služby v různých třídách podobné být mohou. Strany se mohou dohodnout, že jedna firma bude značku užívat jen pro software a druhá jen pro poradenství. Územní rozdělení Česka se u internetu a e-commerce těžko dodržuje. Proto je lepší vymezit obor činnosti než zeměpisnou oblast.

Druhým pilířem je grafické odlišení. Strany určí, jak se značky mají lišit, a popíší to konkrétně: barvy, tvar písma, umístění loga a doplňující označení. Obecné ujednání „strany se budou odlišovat“ nestačí, protože při porušení nebude jasné, co kdo porušil. Dobrá dohoda proto má přílohu s ukázkami povolených a zakázaných podob.

Zákaz rozšiřování brání tomu, aby se dohoda časem vyprázdnila. Firma, která dnes dělá software, může zítra začít pod stejnou značkou poskytovat poradenství a vstoupit tak do oboru druhé strany. Dohoda proto stanoví, že k rozšíření činnosti do oboru druhé strany je potřeba její souhlas. Počítá také s tím, že obě značky porostou a trh se změní.

Jsou-li obě firmy konkurenty, smí omezení v dohodě jít jen tak daleko, jak vyžaduje řešení známkového konfliktu. Zákon zakazuje dohody soutěžitelů, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, a výslovně jmenuje rozdělení trhu i omezení výroby a odbytu (§ 3 zákona o ochraně hospodářské soutěže). Takové ujednání je zakázané a neplatné, ledaže má dohoda na soutěž jen zanedbatelný dopad nebo spadá pod některou zákonnou výjimku. Jak daleko smí omezení jít, posuzují právníci ARROWS advokátní kanceláře podle postavení obou firem na trhu.

Součástí dohody může být i postup pro budoucí spory. Strany si určí, že se při neshodě nejprve sejdou vedení obou firem, potom zkusí mediaci a teprve pak se obrátí na soud. Takové ujednání brání tomu, aby se z každého nedorozumění stal spor, a šetří vztah, který má dohoda chránit.

Užívání značky a licence jako součást řešení

Vlastník, který nezačne známku řádně užívat do pěti let od zápisu nebo ji nepřetržitě pět let neužívá, se vystavuje zákonným následkům, ledaže má pro neužívání řádné důvody (§ 13 zákona o ochranných známkách). Za užívání vlastníkem se přitom považuje i užívání se souhlasem vlastníka (§ 13 odst. 3). To je důležité tam, kde dohoda dává druhé straně právo značku užívat. Samotný podpis licence nestačí, známka se musí v praxi opravdu užívat.

Dohoda proto může obsahovat i licenci. Vlastník může licenční smlouvou poskytnout právo užívat známku pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo jen pro některé z nich, a to jako výhradní nebo nevýhradní (§ 18 zákona o ochranných známkách). Proti nabyvateli licence, který porušil smlouvu, se vlastník může dovolávat práv ze známky, pokud jde o dobu, podobu značky, rozsah výrobků nebo služeb, území nebo jakost.

Vůči třetím osobám je licence účinná až zápisem do rejstříku (§ 18 odst. 4), a proto má smysl ji zapsat. Zápis ale působí jen pro licenci k té známce, ke které byla poskytnuta. Ostatní závazky z dohody, například zákaz vstupu do oboru, povinné odlišení nebo smluvní pokuty, se zápisem licence vůči budoucím nabyvatelům účinnými nestanou. Do rejstříku se zapisuje licence, převod nebo zástavní právo.

Dohoda o koexistenci se od licence liší tím, že každá strana užívá vlastní značku a druhé nic nepropůjčuje. Nejde o vztah poskytovatele a nabyvatele, ale o vzájemné omezení. V praxi se oba modely kombinují: dohoda stanoví hranice a licence upraví výjimky, kdy jedna strana smí použít prvek značky druhé.

Dohoda a prodej firmy: co se stane s dohodou při převodu

Ochrannou známku lze převést i bez obchodního závodu, a to pro všechny výrobky nebo služby, nebo jen pro některé z nich. Převod musí být učiněn písemnou smlouvou (§ 15 zákona o ochranných známkách) a účinky nabývá zápisem do rejstříku (§ 15 odst. 3). Nový vlastník se tak stane vlastníkem známky, ale dohoda uzavřená původním vlastníkem ho sama o sobě vázat nemusí.

Dohoda by proto měla pamatovat i na případný převod ochranné známky. Jednou z možností je sjednat povinnost převodce zajistit, aby nabyvatel k dohodě přistoupil nebo převzal závazky z ní vyplývající. Splnění této povinnosti lze utvrdit smluvní pokutou. V úvahu připadá také postoupení smlouvy, k němuž je zapotřebí souhlas druhé smluvní strany. Samotné ujednání, že dohoda „zavazuje právní nástupce“, totiž nemusí být dostatečné, neboť smlouva zásadně zavazuje pouze její strany.

Při prodeji firmy se dohoda stává součástí due diligence. Kupující se ptá, zda známka není omezena dohodou, kdo ji smí užívat a za jakých podmínek. Dohoda, která není písemná nebo je nejasná, snižuje hodnotu firmy a vyvolává požadavky na záruky. Jasná dohoda je naopak aktivum, protože dokládá, že značka je chráněná a spory jsou vyřešené.

Širší souvislosti ochrany značky, včetně nekalé soutěže, rozebírá text o ochraně ochranné známky a nekalé soutěži. K tomuto nástroji se vlastník značky vrací tam, kde dohoda selže nebo ji druhá strana nedodržuje. Jestli se dohoda vyplatí, záleží na tom, jak blízko si obě označení a obě nabídky skutečně jsou, a proto to právníci ARROWS advokátní kanceláře posuzují u každého případu zvlášť.

Od analýzy po provedení: pět kroků k dohodě o značce

Prvním krokem je zjistit, jak silnou pozici firma má. Ověří, zda je její známka zapsaná, kdy byla přihlášena a jak ji užívá. Zapsaná starší známka je silný argument, pozdější přihláška nebo neužívaná známka naopak slabý. Podle toho firma volí tón i požadavky jednání. Nejdřív analýza, potom nabídka.

Druhým krokem je posoudit, zda skutečně hrozí záměna. Právník porovná označení i výrobky nebo služby a odhadne šanci na úspěch ve sporu. Je-li záměna málo pravděpodobná, firma nemusí ustupovat. Je-li pravděpodobná, je rozumnější dohoda s omezením než riziko zákazu. Odhad vychází z vyvíjející se praxe Úřadu průmyslového vlastnictví a soudů, a proto je vždy jen orientační.

Třetím krokem je jednání. Strany si řeknou své cíle, obchodní plány a hranice, ke kterým jsou ochotny ustoupit. Dobrá dohoda vychází z toho, co obě firmy skutečně potřebují, ne z maximálních požadavků. Nejrychleji jednání postupuje tam, kde se sejdou vedení firem nebo jejich právníci a probírají konkrétní příklady značek a prodejních kanálů.

Čtvrtým krokem je sepsat dohodu a její přílohy. Dohoda obsahuje definice, rozsah, odlišení, sankce a dobu trvání, přílohy ukázky značek a seznam výrobků a služeb. Pátým krokem je provedení: namítající podá úřadu souhlas k zápisu, strany zapíší licenci a každá z nich upraví své materiály tak, aby dohodu dodržela. Dohoda, kterou nikdo nezavede do praxe, je jen papír. Vyplatí se proto u každé strany určit osobu, která bude dodržování hlídat, a stanovit kontrolní mechanismy po podpisu.

Doménám se věnuje text o tom, co dělat, když si někdo zaregistroval doménu s vaší známkou. Dohoda o značce může upravit i domény a účty na sociálních sítích, aby se spor nepřesunul z rejstříku na internet.

Čtyři chyby, které z dohody udělají jen papír

První chybou je dát souhlas předčasně. Firma souhlasí se zápisem podobné značky dřív, než jsou dohodnuté všechny podmínky. Po udělení souhlasu už v námitkovém řízení pokračovat nemůže, takže přijde o hlavní nástroj tlaku. Výsledkem je dohoda, která nic neomezuje, a značka, která je v praxi bez ochrany.

Druhou chybou je dohoda bez konkrétního odlišení. Strany se zavážou, že se budou odlišovat, ale nepopíší jak. Po roce se ukáže, že každá z nich chápe odlišení jinak. Vznikne spor, kterému měla dohoda předejít.

Třetí chybou je zapomenout na převod známky. Dohodu uzavřou dvě firmy, ale značka se později prodá jiné firmě. Nový vlastník známky dohodou vázán není, pokud k ní nepřistoupil, a druhá strana musí vést spor znovu.

Čtvrtou chybou je dohodu neprovést: strany ji podepíší, ale nezapíší licenci a odlišení v praxi nezavedou. Co v konkrétní dohodě hrozí nejvíc, závisí na tom, jak jsou obě firmy provázané a kam plánují růst, a proto právníci ARROWS advokátní kanceláře připravují dohodu na míru včetně kroků provedení a kontroly dodržování.

Rizika podobné značky bez dohody

Závěrečné shrnutí

Dohoda o podobné značce je zpravidla rychlejší, levnější a předvídatelnější než spor, pokud je napsaná přesně. Článek ukázal tři věci. Souhlas namítajícího ukončí řízení o námitkách. Dohoda musí vymezit výrobky a služby, území a odlišení. A musí řešit i převod známky, protože nového vlastníka sama nezaváže.

Pro vedení firmy z toho plyne jasný postup: nejdřív posoudit sílu vlastní pozice, potom vyjednat dohodu s konkrétním odlišením a teprve nakonec dát souhlas se zápisem. Při obráceném pořadí firma přijde o hlavní nástroj tlaku a dohoda neochrání značku, kvůli které se jednalo.

Odklad má svou cenu. Lhůta k námitkám běží bez ohledu na jednání a každý měsíc souběžného užívání podobných značek ztěžuje pozdější odlišení u zákazníků. Firma, která o dohodě uvažuje, by proto měla začít analýzou hned po prvním dopise nebo po zveřejnění cizí přihlášky.

Právníci ARROWS advokátní kanceláře posuzují spory o podobné značky, vyjednávají dohody o souběžném užívání, připravují licence a zajišťují jejich zápis do rejstříku. Napište nám na konzultace@arws.cz nebo si projděte naši službu pro smlouvy a vyjednávání.