Platnost ochranné známky

Deset let a ani den navíc: platnost a obnova zápisu

Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky. Když vlastník nepožádá o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne. Úřad vlastníka na konec platnosti upozorní nejpozději 6 měsíců předem (§ 29 zákona o ochranných známkách). Když upozornění nepřijde, stát za vzniklou škodu neodpovídá a platnost známky přesto skončí. Upozornění úřadu je tedy jen služba, na kterou se firma nemůže spoléhat.

Doba platnosti se počítá ode dne podání přihlášky, ne od zápisu. Firma, která přihlásila značku v březnu a zápis získala o osm měsíců později, má lhůtu 10 let od března. Do evidence proto patří datum podání, ne datum osvědčení. Už rozdíl několika měsíců stačí k tomu, aby firma v dobré víře zmeškala řádný termín obnovy.

Úřad obnoví zápis na žádost vlastníka, a to vždy na dalších 10 let. Žádost lze podat nejdříve 12 měsíců před koncem platnosti a nejpozději v den, kdy platnost skončí (§ 29 odst. 2). Okno pro podání je tedy dlouhé jeden rok. Firma, která si v evidenci nastaví připomínku na začátek okna, má na přípravu a podání celý rok a nemusí řešit termíny na poslední chvíli.

Obnova začne působit dnem, kdy uplyne dosavadní doba platnosti. Úřad ji zapíše do rejstříku a zveřejní ve Věstníku (§ 29 odst. 7). Známka tak platí bez přerušení, a to i tehdy, když je žádost podána až v dodatečné lhůtě. Kdo ale nepodá žádost ani v ní, o známku přijde. Nová přihláška pak dostane nové datum přednosti a toho může využít konkurent. Jak se značka vůbec přihlašuje a co úřad zkoumá, shrnuje text o tom, jak registrovat ochrannou známku.

Dodatečná lhůta a částečná obnova: co zákon dovoluje

Žádost o obnovu lze podat nejpozději v dodatečné lhůtě 6 měsíců po uplynutí doby platnosti (§ 29 odst. 3). Žádost podaná mimo řádnou nebo dodatečnou lhůtu se považuje za nepodanou (§ 29 odst. 4). Řádnou lhůtu k podání žádosti nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout (§ 29 odst. 2). Po uplynutí dodatečné lhůty proto známka zanikne a obnovou ji zachránit nelze.

Dodatečná lhůta je nouzová brzda, ne plán. Obnova provedená v dodatečné lhůtě působí ode dne, kdy původně uplynula doba platnosti (§ 29 odst. 7), takže ochrana navazuje bez mezery. Riziko je jinde: v dodatečné lhůtě už firma nemá žádnou rezervu a jakékoli další zdržení nelze ničím napravit.

Obnovit lze i jen část. Když vlastník požádá o obnovu jen pro některé zapsané výrobky nebo služby, úřad obnoví zápis jen pro ně. Vlastník v žádosti uvede, pro které výrobky a služby chce zápis obnovit, případně které ze seznamu vypouští (§ 29 odst. 5 a 6). Hodí se to firmě, která některou činnost ukončila a nechce platit za ochranu, kterou nepotřebuje.

Rozhodnutí o částečné obnově je ale nevratné: výrobky nebo služby, které firma z obnovy vypustí, přestanou být chráněné a zpětně je do zápisu doplnit nelze. Před vypuštěním je proto dobré posoudit, zda je firma nebude v budoucnu znovu potřebovat a zda by jejich ztráta neuvolnila prostor konkurentovi. V pochybnostech je bezpečnější obnovit víc než méně.

Užívání známky: co hrozí po pěti letech neužívání

Když vlastník nezačne ochrannou známku řádně užívat do pěti let od zápisu nebo ji pět let nepřetržitě nepoužívá, hrozí mu zákonné následky, ledaže má pro neužívání řádné důvody (§ 13 zákona o ochranných známkách). Neužívání přitom známku automaticky neruší: zápis trvá a obnovou ho lze udržet. Neužívanou známku ale může úřad na návrh třetí osoby zrušit a vlastník se o ni těžko opře v námitkovém řízení. U mezinárodních známek s vyznačením České republiky zákon stanoví pro počátek pětileté doby zvláštní pravidla.

Užívání se souhlasem vlastníka se považuje za užívání vlastníkem. Zákon to říká výslovně (§ 13 odst. 3). Známku proto udrží při životě i např. dceřiná společnost, která ji užívá. Licenční smlouvu k tomu zákon nevyžaduje. Souhlas ale musí jít doložit a nejlepším důkazem je písemná licence. Uspořádání značek ve skupině a licence mezi firmami rozebírá samostatný text Ochranná známka v holdingu.

Důležité je, aby užívání odpovídalo tomu, co je zapsáno. Nerozhodují čísla tříd, ale konkrétní výrobky a služby, pro které je známka zapsána. I v jedné třídě může firma známku užívat jen pro část z nich. Firma, která má známku zapsanou pro široký seznam výrobků a služeb a užívá ji jen pro několik, vystavuje zbytek riziku zrušení. Při obnově je proto rozumné zvážit, co firma skutečně užívá a co jen drží pro jistotu.

Užívání musí být také „řádné“. Pouhá příprava nebo zápis v rejstříku nestačí. Užívání čistě formální nebo účelové úřad za řádné uznat nemusí. Řádné užívání znamená užívání v obchodním styku způsobem, který odpovídá funkci značky: odlišovat výrobky nebo služby. Pevná minimální hranice obratu neexistuje. Úřad bere v úvahu povahu výrobku, velikost trhu a intenzitu užívání. U firem, které značku mají hlavně jako obranu, je tato podmínka nejčastějším zdrojem problémů.

Jak užívání dokládat: evidence, která obstojí

Doklady o užívání nemá smysl hledat až ve chvíli sporu. Dobrá evidence je průběžná: faktury a objednávky s uvedením značky, katalogy a ceníky, snímky webu s datem, reklamní materiály, fotografie obalů a výrobků a údaje o obratu pod značkou. Doklady je dobré řadit podle let a podle zapsaných výrobků a služeb, aby firma snadno ukázala užívání pro každou jejich skupinu.

Nejlepší doklad je ten, který vznikl v běžném provozu a má datum. Faktura s názvem značky je přesvědčivější než pozdější čestné prohlášení. Snímek webu z archivu je lepší než popis, jak web vypadal. Důležité je, aby dokumenty pokrývaly celé období, ne jen jeho část, a aby byly z různých zdrojů: jeden doklad jde snadno zpochybnit, deset různých obtížně.

Za deset let firma obvykle změní systémy a doklady se ztratí. Proto se vyplatí zavést jednoduchý postup: jednou ročně si odpovědná osoba stáhne reprezentativní vzorek dokladů ke každé zapsané známce a uloží je na jedno místo. Zabere to hodinu ročně a může zachránit známku, která je pro firmu klíčová.

Jak důkazy o užívání vypadají v praxi u produktů s obalem, kde se značka a vzhled obalu liší, rozebírá text o tom, jak chránit značku a obal doplňku stravy a doložit užívání. Principy jsou obecné a hodí se i pro jiné obory, protože úřad u každé známky posuzuje stejné otázky: kdy, kde, pro co a v jakém rozsahu se značka užívala.

Návrh na zrušení cizí nepoužívané známky

Na návrh třetí osoby úřad ochrannou známku zruší, pokud ji vlastník celých 5 let před podáním návrhu řádně neužíval pro zapsané výrobky nebo služby a pro neužívání neměl řádné důvody (§ 31 zákona o ochranných známkách). Konkurentova známka, která blokuje vaši registraci, tak může padnout, pokud ji nikdo nepoužívá.

Úřad za určitých podmínek nepřihlíží ani k užívání, které vlastník zahájil nebo obnovil krátce před podáním návrhu. Platí to pro užívání zahájené nebo obnovené po pětiletém neužívání v posledních třech měsících před návrhem. Zároveň musí platit, že vlastník začal s přípravami až poté, co se dozvěděl, že by někdo mohl návrh na zrušení podat (§ 31 odst. 1 písm. a). Vlastník tedy nemůže známku „zachránit“ účelovým krátkým užíváním těsně před návrhem.

Navrhovatel musí návrh odůvodnit a může napadnout jen část zapsaných výrobků či služeb, nebo všechny (§ 31 odst. 3 a 4). V návrhu uvede, kterých výrobků nebo služeb se týká, případně že se týká všech (§ 31 odst. 5). Firma, která potřebuje uvolnit konkrétní výrobky nebo služby, tak může napadnout jen je a ostatní ponechat. Sníží tím riziko tvrdé obrany a zvýší šanci na úspěch.

Úřad o návrhu vyrozumí vlastníka a stanoví mu lhůtu, ve které se může vyjádřit a při návrhu pro neužívání předložit důkazy o řádném užívání (§ 31a zákona o ochranných známkách). Když úřad zjistí, že důvod zrušení existuje, známku zruší, případně jen pro dotčené výrobky či služby. Ve zrušeném rozsahu známka ztrácí zákonné účinky ode dne podání návrhu. Na žádost účastníka může úřad určit i dřívější den, kdy důvod zrušení nastal (§ 31a odst. 5).

Důkaz užívání v námitkách: druhá strana téže mince

Obrana vlastní známky a útok na cizí se potkávají v námitkovém řízení. Pokud byla starší známka ke dni podání napadené přihlášky nebo ke dni jejího práva přednosti zapsána nejméně 5 let, může přihlašovatel žádat důkaz užívání. Namítající pak musí doložit, že starší známku v posledních pěti letech před tímto dnem řádně užíval, nebo že měl pro neužívání řádné důvody. Když to nedoloží a jde o jediné starší právo, úřad námitky zamítne (§ 26a zákona o ochranných známkách). Firma s dobrou evidencí užívání tak získá výhodu.

Totéž pravidlo funguje v obou směrech. Když napadáte cizí přihlášku, protistrana vás může požádat o důkaz užívání vaší starší známky. Když se bráníte, můžete požádat o důkaz vy. Proto se vyplatí znát lhůty. Přihlašovatel podá žádost nejpozději do dvou měsíců od doručení námitek a namítající má na důkazy čtyři měsíce od výzvy úřadu. Žádnou z těchto lhůt nelze prodloužit. Postup při námitkách proti cizí přihlášce rozebírá samostatný text Někdo si přihlásil známku podobnou vaší.

Výsledek řízení tak závisí i na tom, jak firma značku chrání v běžném provozu. Firma, která ví, že známku užívá a umí to doložit, se v řízení brání úplně jinak než firma, která si jistá není. Přehled o užívání proto patří do dokumentů, které se předávají při personálních změnách, a neměl by zůstat jen u jednoho zaměstnance.

Ochranu značky v širším smyslu, včetně nástrojů nekalé soutěže, rozebírá text o ochraně ochranné známky a nekalé soutěži. Když zrušení ani námitky neuspějí, vlastník se k těmto nástrojům vrací. Chrání totiž i označení, která v rejstříku zapsaná nejsou nebo jejichž zápis nestačí.

Šest kroků od evidence lhůt k útoku na cizí známku

Prvním krokem je zavést evidenci: pro každou zapsanou známku datum podání, datum zápisu, konec platnosti, začátek okna pro obnovu a konec dodatečné lhůty. Evidence patří do kalendáře, ne do hlavy jednoho člověka. U firem s více známkami se vyplatí tabulka nebo nástroj, který upozorní tři měsíce před začátkem okna.

Druhým krokem je pravidelně ověřovat užívání. Jednou ročně firma projde zapsané známky a ověří, pro které výrobky a služby je skutečně užívá. Ty, které neužívá a nechystá se užívat, vypustí při obnově nebo je začne užívat. Takový audit odhalí problém dřív než konkurent. Třetím krokem je uložit doklady o užívání ke každé známce.

Čtvrtým krokem je obnova včas, tedy v prvních měsících okna, ne v dodatečné lhůtě. Pátým krokem je sledování konkurenčních ochranných známek, které mohou bránit vašim obchodním záměrům, a ověřování, zda jsou skutečně užívány. Šestým krokem je rozhodnout, zda podat návrh na zrušení. Vyplatí se tam, kde cizí známka brání vaší registraci nebo expanzi a kde je pravděpodobné, že ji nikdo neužívá.

Rozhodování zjednodušuje jedna otázka: kolik by vás stálo, kdybyste cizí známku nechali být, a kolik by stál návrh. U značky, která vám zablokovala hlavní produkt, je návrh často nejlevnější cesta. U drobné známky v nesouvisejícím oboru nemá smysl riskovat spor, který by mohl vést k odvetě. Správný návrh je cílený: napadá jen výrobky a služby, které skutečně potřebujete.

Čtyři způsoby, jak firma o značku přijde

První způsob je zmeškaná obnova. Firma spoléhá na to, že obnovu řeší účetní nebo právník. Nikdo ji ale nepodá ani v dodatečné šestiměsíční lhůtě. Známka pak zanikne a obnovou ji zachránit nelze. Cenou je nová přihláška s novým datem přednosti a riziko, že se mezitím zapíše podobná značka konkurenta. Prevencí je evidence a jedna odpovědná osoba.

Druhý způsob je neužívání, které nikdo nehlídá. Firma má známku zapsanou pro široký seznam výrobků a služeb a užívá ji jen pro několik. Po pěti letech může třetí osoba podat návrh na zrušení neužívaných částí. Firma pak ve sporu nemá doklady. Cenou je ztráta ochrany právě v oborech, kam se chtěla rozšířit. Prevencí je roční audit užívání.

Třetí způsob je ztracená evidence. Doklady o užívání neexistují nebo jsou roztroušené, takže firma v námitkovém řízení nedokáže doložit užívání, když o to protistrana požádá. Čtvrtý způsob je spoléhat na upozornění úřadu. Úřad sice o konci platnosti informuje nejpozději šest měsíců předem, ale když upozornění nepošle, platnost přesto skončí. Právníci ARROWS advokátní kanceláře proto nastavují evidenci lhůt a užívání a připravují návrhy na zrušení cizích známek.

Rizika správy portfolia ochranných známek

Závěrečné shrnutí

Platnost ochranné známky je omezená a vyžaduje dvě věci: včasnou obnovu a skutečné užívání. Článek ukázal tři věci. Lhůty k obnově nelze prodloužit ani prominout a dodatečná lhůta slouží jen jako pojistka. Užívání se souhlasem vlastníka se počítá jako užívání vlastníkem. Cizí neužívanou známku lze napadnout návrhem na zrušení.

Pro vedení společnosti z toho vyplývá několik praktických doporučení: vést přehled o lhůtách platnosti ochranných známek, pravidelně ověřovat jejich skutečné užívání a uchovávat související důkazy. Tyto informace pak mohou sloužit jako podklad pro rozhodování o obnově vlastních ochranných známek i o případném zpochybnění platnosti konkurenčních známek. Kdo tyto kroky odkládá, riskuje, že o hodnotnou značku přijde kvůli zmeškanému termínu nebo chybějícímu důkazu.

Právníci ARROWS advokátní kanceláře spravují portfolia ochranných známek, hlídají lhůty obnovy, připravují důkazy o užívání a podávají návrhy na zrušení neužívaných známek konkurentů. Napište nám na konzultace@arws.cz nebo si projděte naši službu pro smlouvy a vyjednávání.