Postępowanie w sprawie sprzeciwu przed EUIPO

Podstawowe zasady i cel postępowania w sprawie sprzeciwu

Postępowanie w sprawie sprzeciwu to procedura przed EUIPO, w ramach której osoba trzecia wnosi do Urzędu o odmowę rejestracji zgłoszenia znaku towarowego UE (EUTM) lub rejestracji międzynarodowej wyznaczającej UE na podstawie przysługujących jej wcześniejszych praw. Celem jest zapobieżenie rejestracji znaków, które mogłyby prowadzić do pomyłki z już istniejącymi prawami lub w nieuprawniony sposób czerpać z nich korzyści.

Proces ten nie jest wyłącznie reaktywnym narzędziem dla tych, którzy się bronią, lecz także silnym mechanizmem prewencyjnym dla tych, którzy chcą chronić swoje prawa. Jednocześnie dla zgłaszającego nowy znak stanowi ryzyko, któremu można zapobiec. 

Spółki posiadające prawa własności intelektualnej znacząco przewyższają swoich konkurentów, osiągając średnio o 23,8 % wyższe przychody na pracownika i o 22,1 % wyższe wynagrodzenia. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wzrost ten jest jeszcze wyraźniejszy i sięga 44 %.

Wskazuje to, że ochrona znaków towarowych nie jest jedynie formalnością prawną, lecz raczej strategiczną inwestycją, która bezpośrednio przyczynia się do kondycji finansowej i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Najlepszą obroną jest często proaktywna prewencja i dokładne badanie przed złożeniem zgłoszenia – usługa, którą może zapewnić kancelaria prawna ARROWS.

Kto może wnieść sprzeciw i na podstawie jakich praw?

Sprzeciw może wnieść właściciel wcześniejszego prawa. Obejmuje to szeroki zakres praw, takich jak wcześniejsze zarejestrowane znaki towarowe UE (EUTM), krajowe znaki państw członkowskich UE oraz znaki międzynarodowe ze skutkiem ochronnym w UE. Należą tu także prawa niezarejestrowane, czyli znaki uzyskujące ochronę poprzez rzeczywiste używanie w obrocie handlowym (tzw. znaki używane), nawet jeśli nie są formalnie zarejestrowane.

Do innych wcześniejszych praw, które mogą stanowić podstawę sprzeciwu, należą nazwy handlowe, oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia chronione rozporządzeniem UE, a także znaki powszechnie znane, które korzystają z rozszerzonej ochrony dzięki swojej renomie. W przypadku wniesienia sprzeciwu na podstawie niektórych praw, na przykład zgodnie z art. 8 ust. 3 EUTMR, istotne jest, aby wnoszący sprzeciw był wyłącznie właścicielem wcześniejszego znaku towarowego, a nie jedynie licencjobiorcą.

Prawnicy ARROWS mogą zapewnić konsultacje prawne chroniące przed karami i kontrolami oraz pomóc prawidłowo zidentyfikować i ocenić wszystkie wcześniejsze prawa, na których można oprzeć sprzeciw.

Przegląd ryzyk związanych z niewystarczającą ochroną marki

Poniższa tabela ilustruje kluczowe ryzyka, z którymi mierzą się firmy, jeśli nie podejmą wystarczających kroków w celu ochrony swojej marki, oraz sposób, w jaki ARROWS może im pomóc.

Kluczowe podstawy wniesienia sprzeciwu:

Skuteczne postępowanie w sprawie sprzeciwu zależy od mocnych argumentów i dowodów wykazujących konflikt z wcześniejszym znakiem towarowym. EUIPO bada kilka głównych podstaw, które mogą prowadzić do odmowy rejestracji zgłoszenia nowego znaku.

Najczęstszą podstawą wniesienia sprzeciwu jest prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (likelihood of confusion) między wcześniejszym a nowym znakiem. Prawdopodobieństwo to ocenia się na podstawie podobieństwa samych oznaczeń (wizualnego, fonetycznego, koncepcyjnego) oraz podobieństwa towarów lub usług, dla których znaki są przeznaczone. Decydujące jest, czy odbiorcy mogliby sądzić, że towary lub usługi pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa lub od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

Ocena podobieństwa nie zawsze jest jednoznaczna i wymaga głębokiej wiedzy prawniczej. Przykładowo, nawet jeśli znaki różnią się wizualnie lub fonetycznie, mogą być podobne koncepcyjnie, jeśli oznaczają to samo w różnych językach.

Bierze się również pod uwagę, czy znaki tworzą „rodzinę znaków” (family of marks), tj. czy mają wspólny element, który odbiorcy rozpoznają jako odniesienie do jednego właściciela. Nawet znak o niskim charakterze odróżniającym może prowadzić do pomyłki, jeśli stopień podobieństwa między znakami oraz towarami/usługami jest wysoki.

Prawnicy ARROWS pomogą w przygotowaniu dokumentów wymaganych przepisami oraz opinii prawnych, które szczegółowo przeanalizują podobieństwo znaków i towarów/usług oraz wykażą istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Renoma wcześniejszego znaku: rozszerzona ochrona znanych marek

Jeżeli wcześniejszy znak cieszy się renomą (reputation) lub jest powszechnie znany (well-known mark), korzysta z rozszerzonej ochrony. Oznacza to, że sprzeciw może być skuteczny nawet wtedy, gdy towary lub usługi nie są tożsame, jeśli używanie późniejszego znaku w nieuprawniony sposób czerpałoby korzyści z renomy wcześniejszego znaku lub działałoby na jego szkodę.

Prawnicy ARROWS pomogą w przygotowaniu dokumentacji wykazującej zasięg i renomę Państwa marki, co ma kluczowe znaczenie dla skorzystania z tej rozszerzonej ochrony.

Sprzeciw może być skuteczny również wtedy, gdy zgłoszony znak narusza chronione oznaczenie geograficzne lub nazwę pochodzenia. Podstawą sprzeciwu mogą być także nazwy handlowe i identyfikatory przedsiębiorstw używane w obrocie handlowym.

Przebieg postępowania w sprawie sprzeciwu krok po kroku: czego się spodziewać?

Postępowanie w sprawie sprzeciwu przed EUIPO ma jasno określone etapy, których znajomość jest ważna dla skutecznego prowadzenia sprawy. Cały proces trwa zazwyczaj od 8 do 18 miesięcy.

Sprzeciw należy wnieść w ciągu 3 miesięcy od publikacji zgłoszenia znaku towarowego. Wnosi się go online i uważa za wniesiony dopiero po uiszczeniu opłaty w wysokości 320 EUR. EUIPO przeprowadza następnie kontrolę dopuszczalności, aby ustalić, czy sprzeciw spełnia podstawowe wymogi. Jak postępować wobec czeskiego zgłoszenia przed czeskim Urzędem Własności Przemysłowej (Úřad průmyslového vlastnictví), opisuje artykuł Ktoś zgłosił znak podobny do Państwa znaku.

Należy zauważyć, że jeżeli wnoszący sprzeciw nie ma siedziby ani głównego miejsca prowadzenia działalności w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), musi być reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika.

Prawnicy ARROWS opracują wewnętrzne wytyczne dotyczące składania zgłoszeń i przygotowania dokumentów wymaganych przepisami, aby sprzeciw był od początku bezbłędny i dopuszczalny. 

Międzynarodowa sieć ARROWS International zapewnia, że mogą oni skutecznie reprezentować klientów niezależnie od tego, czy mają siedzibę w EOG.

Po kontroli dopuszczalności następuje okres „cooling-off”, który trwa zazwyczaj 2 miesiące, z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy. W tym czasie strony są wzywane do podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu. Jeśli na tym etapie dojdzie do porozumienia, postępowanie w sprawie sprzeciwu zostaje zakończone i żadna ze stron nie ponosi kosztów. Opłata za sprzeciw może zostać nawet zwrócona, jeśli porozumienie polega na ograniczeniu wykazu towarów/usług lub wycofaniu zgłoszenia.

Jeżeli w okresie „cooling-off” nie dojdzie do porozumienia, postępowanie przechodzi w fazę kontradyktoryjną. Wnoszący sprzeciw ma 2 miesiące na przedstawienie dowodów i argumentów na poparcie swojego stanowiska. Następnie zgłaszający ma 2 miesiące na przedstawienie swoich uwag. Co istotne, zgłaszający może zażądać od wnoszącego sprzeciw wykazania rzeczywistego używania (proof of use) wcześniejszego znaku, jeśli był on zarejestrowany dłużej niż 5 lat.

Prawnicy ARROWS pomogą w przygotowaniu dokumentacji i opinii prawnych, które skutecznie wesprą argumentację i zapewnią, że wszystkie niezbędne dowody zostaną przedstawione w terminie i zgodnie z wymogami EUIPO.

Urząd rozstrzyga, czy wcześniejsze prawa przeważają i czy zgłoszenie musi zostać odrzucone w odniesieniu do wszystkich lub niektórych towarów i usług. Wszystkie decyzje w sprawie sprzeciwów są publikowane online. Strona, na którą decyzja wpływa niekorzystnie, ma prawo wnieść odwołanie do izb odwoławczych.

ARROWS zapewnia reprezentację przed sądami i organami administracyjnymi, w tym przed izbami odwoławczymi EUIPO, aby prawa klientów były w pełni chronione również w przypadku niekorzystnej decyzji pierwszej instancji.

Strategie obrony zgłaszającego: jak bronić się przed sprzeciwem?

Jeżeli zgłoszenie znaku towarowego zostało zaskarżone sprzeciwem, istnieją skuteczne strategie obrony, które zwiększają szanse na udaną rejestrację marki.

Jedną z najczęstszych strategii obronnych jest podniesienie zarzutu nieużywania. Jeżeli wcześniejszy znak towarowy, na którym opiera się sprzeciw, był w dniu zgłoszenia (lub w dniu pierwszeństwa) zarejestrowany dłużej niż 5 lat, zgłaszający może zażądać, aby wnoszący sprzeciw wykazał jego rzeczywiste i należyte używanie na właściwym terytorium w ciągu ostatnich pięciu lat. Jeżeli wnoszący sprzeciw nie wykaże rzeczywistego używania dla danych towarów lub usług, sprzeciw zostanie oddalony w odniesieniu do tych kategorii, dla których używanie nie zostało wykazane.

Często najskuteczniejszą drogą do rozwiązania sporu jest zawarcie umowy o koegzystencji (coexistence agreement) ze stroną przeciwną. Umowa ta pozwala obu stronom na równoległe używanie ich znaków, często z ograniczeniem wykazu towarów i usług, dla których znaki są używane. Zgłaszający może również rozważyć ograniczenie wykazu towarów i usług w swoim zgłoszeniu EUTM, aby rozwiać zastrzeżenia podniesione w sprzeciwie. Można to zrobić w dowolnym momencie postępowania.

ARROWS ma doświadczenie w konsultacjach prawnych oraz przygotowywaniu i weryfikacji umów, w tym umów o koegzystencji i umów licencyjnych, które chronią interesy klientów i pozwalają im kontynuować działalność. Doświadczenie w długoterminowej obsłudze klientów, w tym ponad 150 spółek akcyjnych (a.s.) i 250 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o., czeska forma spółki z o.o.), daje wyjątkowy wgląd w skuteczne negocjacje.

Potencjalne problemy w postępowaniu w sprawie sprzeciwu i sposoby ich rozwiązania

Poniższa tabela koncentruje się na konkretnych problemach proceduralnych i strategicznych, które mogą pojawić się w toku postępowania w sprawie sprzeciwu, i pokazuje, jakie rozwiązania zapewnia ARROWS.

Dowody i argumentacja: czego potrzeba do sukcesu?

Sukces w postępowaniu w sprawie sprzeciwu zależy od jakości i adekwatności przedstawionych dowodów. Bez nich nawet najmocniejsze argumenty prawne tracą na znaczeniu.

Rodzaje dowodów i wykazanie rzeczywistego używania znaku

Dowody używania muszą zawierać „wskazanie miejsca, czasu, zakresu i charakteru używania”. Do odpowiednich dowodów należą faktury, cenniki, katalogi, opakowania, etykiety, fotografie, ogłoszenia prasowe i oświadczenia złożone pod przysięgą. Dowody powinny wykazywać rzeczywiste i należyte używanie (genuine use), a nie jedynie używanie symboliczne. Faktury są często uznawane za jeden z najważniejszych dowodów używania.

Ciężar dowodu spoczywa na wnoszącym sprzeciw, zwłaszcza w zakresie wykazania rzeczywistego używania. Argumenty i dowody są opcjonalne przy wnoszeniu sprzeciwu, ale stają się kluczowe na późniejszych etapach postępowania. Pokazuje to, że postępowanie ma charakter dynamiczny i wymaga strategicznego wyboru momentu przedstawienia dowodów. 

Klienci powinni wiedzieć, że gromadzenie dowodów jest procesem ciągłym, który zaczyna się długo przed samym postępowaniem, na przykład poprzez przechowywanie materiałów marketingowych i faktur. Podkreśla to, że pomoc prawna to nie tylko reprezentacja w postępowaniu, lecz także długoterminowe doradztwo w zakresie zarządzania własnością intelektualną, w tym archiwizacji dowodów używania i renomy.

Prawnicy ARROWS pomogą w przygotowaniu dokumentacji, która systematycznie zgromadzi i zaprezentuje odpowiednie dowody używania marki, także z uwzględnieniem kontekstu międzynarodowego, dzięki sieci ARROWS International.

Wykazanie renomy i charakteru odróżniającego

Wykazanie renomy lub wzmocnionego charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku ma kluczowe znaczenie dla uzyskania rozszerzonej ochrony. Dowody mogą obejmować informacje o rozpoznawalności na rynku, dowody pomyłek, wydatki na reklamę oraz przykłady używania znaku w praktyce.

Postępowanie w sprawie sprzeciwu przed EUIPO jest nie tylko kwestią prawną, lecz także istotną sprawą biznesową, która może mieć poważne konsekwencje finansowe i reputacyjne dla obu stron.

Opłaty i zwrot kosztów

Oficjalna opłata za wniesienie sprzeciwu wynosi 320 EUR. Ogólna zasada jest taka, że strona przegrywająca ponosi opłaty i koszty drugiej strony, które były niezbędne w postępowaniu. Koszty zastępstwa prawnego są ograniczone, zazwyczaj do 300 EUR. 

Jeżeli zgłaszający przegra, musi pokryć opłatę za sprzeciw (320 EUR) oraz koszty strony przeciwnej (np. 300 EUR), łącznie więc 620 EUR.  Jeżeli wnoszący sprzeciw wycofa go po okresie „cooling-off”, koszty ponosi on.

Zasady te wywierają na obie strony presję na osiągnięcie polubownego rozwiązania, ponieważ koszty pełnego postępowania mogą przewyższać ograniczony zwrot. Jednocześnie podkreśla to znaczenie strategicznych decyzji – kiedy się bronić, kiedy negocjować, a kiedy wycofać sprzeciw. 

Klienci potrzebują partnera, który rozumie nie tylko prawo, ale też skutki ekonomiczne, i potrafi doradzić optymalną strategię minimalizacji ryzyka i kosztów.

Ryzyka dla zgłaszającego (odmowa rejestracji, rebranding)

Jeżeli sprzeciw jest zasadny, znak towarowy nie zostanie zarejestrowany. Konieczność zmiany nazwy lub logo po latach obecności na rynku jest kosztowna i czasochłonna. Obejmuje aktualizację strony internetowej, mediów społecznościowych i materiałów marketingowych. Opłaty za zgłoszenie nie są zwracane, jeśli zgłoszenie zostanie wycofane lub odrzucone.

Przygotowanie lub weryfikacja umów oraz opinie prawne pomogą zminimalizować ryzyko odmowy rejestracji i uniknąć kosztów rebrandingu.

Jeżeli sprzeciw nie zostanie uwzględniony, wnoszący sprzeciw musi pokryć koszty zgłaszającego. Jeżeli wnoszący sprzeciw nie wykaże rzeczywistego używania swojego znaku (gdy jest on starszy niż 5 lat), może to prowadzić do oddalenia sprzeciwu i osłabienia jego pozycji rynkowej. Ponadto, jeśli nowy znak zostanie zarejestrowany, a jego używanie deprecjonowałoby wizerunek lub prestiż wcześniejszego znaku, może to prowadzić do rozmycia charakteru odróżniającego (dilution) lub naruszenia renomy (tarnishing).

Ryzyka finansowe i reputacyjne oraz jak pomaga ARROWS

Poniższa tabela podsumowuje kluczowe finansowe i reputacyjne skutki postępowania w sprawie sprzeciwu i pokazuje, w jaki sposób ARROWS zapewnia kompleksową ochronę.

Dlaczego ARROWS jest Państwa niezawodnym partnerem w ochronie marki?

W dziedzinie ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza w złożonym środowisku EUIPO, kluczowe jest posiadanie partnera, który rozumie nie tylko prawo, ale także cele biznesowe. Kancelaria prawna ARROWS jest właśnie takim partnerem.

Dzięki dwudziestoletniej praktyce w doradztwie prawnym B2B kancelaria ARROWS ma dogłębną wiedzę i praktyczne doświadczenie w postępowaniach w sprawie sprzeciwu przed EUIPO oraz w ochronie marek w Europie i poza nią. 

Dzięki budowanej od dziesięciu lat sieci ARROWS International kancelaria świadczy usługi prawne poza Republiką Czeską i praktycznie codziennie zajmuje się sprawami z elementem międzynarodowym.  Wiele firm ma globalne ambicje, dlatego ta międzynarodowa zdolność jest kluczowa dla klientów działających na rynku globalnym. 

Kompleksowe usługi prawne dla Państwa ochrony

ARROWS oferuje kompleksowy zakres usług prawnych w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Należy do nich opracowanie wewnętrznych wytycznych, które pomagają firmom wdrożyć skuteczne procesy zarządzania własnością intelektualną i jej ochrony.

Kolejną usługą jest przygotowanie dokumentacji chroniącej przed karami i sankcjami, co zapewnia zgodność z wymogami prawnymi i minimalizuje ryzyka. Kancelaria zapewnia również przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami w postępowaniach przed EUIPO oraz udziela konsultacji prawnych chroniących przed karami i kontrolami, co pozwala zapobiegać potencjalnym problemom.

W zakresie stosunków umownych ARROWS oferuje przygotowanie lub weryfikację umów, aby zapewnić prawidłowość prawną wszystkich dokumentów związanych z marką, takich jak umowy licencyjne i umowy o koegzystencji. 

Klienci otrzymują reprezentację przed sądami i organami administracyjnymi, w tym przed EUIPO i izbami odwoławczymi, co zapewnia silną obronę prawną. ARROWS pomaga także w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem licencji lub niezbędnych zezwoleń oraz oferuje specjalistyczne szkolenia dla pracowników lub kadry zarządzającej, zakończone certyfikatem, aby zespoły rozumiały znaczenie i prawidłowe wykorzystywanie własności intelektualnej.

Nasze portfolio oraz nacisk na szybkość i jakość

W portfolio kancelarii ARROWS znajduje się ponad 150 spółek akcyjnych, 250 spółek s.r.o. oraz 51 gmin i krajów (regionów).  Doświadczenia te zapewniają głęboki wgląd w zróżnicowane potrzeby klientów i uwiarygadniają deklarowaną specjalistyczną wiedzę. 

Dla grupy docelowej, takiej jak małe i średnie przedsiębiorstwa, duże firmy i inwestorzy, liczby te są przekonujące, ponieważ pokazują zakres i głębię doświadczenia z różnymi typami podmiotów. ARROWS stawia na szybkość i wysoką jakość świadczonych usług.

Możliwość nawiązywania kontaktów między klientami i wsparcie innowacyjnych pomysłów

ARROWS potrafi łączyć klientów ze sobą, jeśli mają ciekawe możliwości inwestycyjne lub biznesowe. 

Dla klientów, zwłaszcza inwestorów, startupów i właścicieli firm, możliwość networkingu i wsparcie innowacji stanowią istotną wartość dodaną. Pokazuje to, że ARROWS nie jest jedynie dostawcą usług, lecz aktywnym partnerem w środowisku biznesowym. Kancelaria chętnie wysłucha także ciekawych pomysłów przedsiębiorczych i biznesowych.

Ochrona marki w Europie to złożony proces, który wymaga nie tylko głębokiej wiedzy prawniczej, ale także strategicznego myślenia i starannego przygotowania. Postępowanie w sprawie sprzeciwu przed EUIPO jest kluczowym mechanizmem, który może albo ochronić cenne aktywa, albo zniweczyć inwestycje w nową markę. Nie pozwólcie Państwo, by zaskoczyły Was potencjalne ryzyka, i powierzcie ochronę marki doświadczonym profesjonalistom.

Kancelaria prawna ARROWS oferuje kompletny pakiet usług – od wstępnych konsultacji prawnych i opracowania wewnętrznych wytycznych, przez przygotowanie dokumentacji chroniącej przed karami i sankcjami, aż po reprezentację przed sądami i organami administracyjnymi oraz specjalistyczne szkolenia dla pracowników lub kadry zarządzającej. 

Dzięki bogatej praktyce obejmującej ponad 150 spółek akcyjnych oraz międzynarodowej sieci ARROWS International kancelaria codziennie rozwiązuje najbardziej złożone sprawy z elementem międzynarodowym. Zapewnia szybkość, wysoką jakość i indywidualne podejście, aby klienci mogli w pełni skoncentrować się na rozwoju swojej działalności.

Potrzebują Państwo ocenić ryzyka związane z Państwa marką, bronić się przed sprzeciwem lub proaktywnie chronić swoje prawa w Europie? Prosimy o kontakt z ARROWS jeszcze dziś w celu niezobowiązującej konsultacji. Jesteśmy gotowi Państwu pomóc.