Zwei Unternehmen, eine ähnliche Marke

Warum es sich lohnt, eine Einigung zu suchen, bevor es zur Klage kommt

Der Inhaber einer Marke hat das ausschließliche Recht, diese zu nutzen. Niemand sonst darf ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein identisches oder ähnliches Zeichen für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen nutzen, wenn dadurch die Gefahr von Verwechslungen, einschließlich der Gefahr der Assoziierung, besteht (§ 8 des Markengesetzes). Ein Streit über eine ähnliche Marke beginnt daher oft mit einem Schreiben, in dem eine Partei der anderen mit einem Nutzungsverbot und Schadensersatz droht.

Die Verwechslungsgefahr ist ein Rechtsbegriff, und der Ausgang eines Streits darüber lässt sich nicht verlässlich vorhersagen. Das Amt oder das Gericht vergleicht die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen und die Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit. Jeder dieser Aspekte kann unterschiedlich ausgelegt werden, weshalb sich über das Ergebnis trefflich streiten lässt. Wer sich für einen Rechtsstreit entscheidet, riskiert zu verlieren. Man riskiert auch einen Pyrrhussieg nach zwei Jahren, in denen die Marke inzwischen an Wert verloren hat oder sich der Markt verändert hat.

Eine Einigung ist im Vergleich zu einem Streit schneller, günstiger und vor allem vorhersehbar. Beide Parteien bestimmen selbst, was für sie akzeptabel ist, und müssen nicht auf die Entscheidung des Amtes oder Gerichts warten. Sie vermeiden zudem einen öffentlichen Streit, der von der Konkurrenz und den Kunden verfolgt wird und beiden Marken schadet. Für ein Unternehmen, das auf eine Marke baut, ist dies oft das wichtigste Argument.

Eine Einigung muss jedoch nicht immer die beste Lösung sein. Sie ist insbesondere dann sinnvoll, wenn beide Unternehmen in gutem Glauben handeln, in sich teilweise überschneidenden, aber voneinander abgrenzbaren Marktsegmenten tätig sind und an einer langfristigen Vermeidung von Streitigkeiten interessiert sind. Sie ist nicht sinnvoll, wenn die andere Partei vorsätzlich den Ruf eines Dritten ausnutzt oder wenn die Einigung die Kunden irreführen würde. In diesen Fällen bleiben Widerspruch, Klage oder Verhandlungen über einen Aufkauf die Optionen.

Was passiert mit dem Widerspruch, wenn sich die Parteien einigen

Der Inhaber einer älteren identischen oder ähnlichen Marke kann Widerspruch einlegen, und das Amt trägt das angemeldete Zeichen dann nicht in das Register ein, wenn Verwechslungsgefahr besteht (§ 7 des Markengesetzes). Der Widerspruch kann somit die Eintragung einer neuen Marke blockieren. Der Anmelder muss dann entscheiden, ob er sich verteidigt oder eine Einigung sucht.

Die Zustimmung des Widersprechenden beendet das Widerspruchsverfahren. Erteilt der Widersprechende nach Einlegung des Widerspruchs seine schriftliche Zustimmung zur Eintragung der angemeldeten Marke, gilt der Widerspruch als zurückgenommen, und das Amt stellt das Widerspruchsverfahren ein (§ 7 Abs. 3). Eine Einigung mit dem Inhaber der älteren Marke ist daher der direkteste Weg zur Eintragung, da das Amt überhaupt nicht über die Verwechslungsgefahr entscheiden muss.

In der Praxis erteilt der Inhaber der älteren Marke seine Zustimmung in der Regel erst im Rahmen einer umfassenderen Vereinbarung. Er macht seine Zustimmung oft von konkreten Zugeständnissen der anderen Partei abhängig, wie etwa der Einschränkung des Nutzungsumfangs der Marke, ihrer Unterscheidung, dem Ausschluss der Tätigkeit in bestimmten Marktsegmenten oder einem finanziellen Ausgleich. Die Zustimmung wird daher meist erst nach Aushandlung aller Vertragsbedingungen erteilt. Durch eine vorzeitige Erteilung würde der Inhaber der älteren Marke nämlich einen wesentlichen Teil seiner Verhandlungsposition verlieren.

Wie und bis wann man Widerspruch einlegt, wird im Text darüber erläutert, was zu tun ist, wenn jemand eine Ihrer Marke ähnliche Marke angemeldet hat. Eine Einigung ersetzt den Widerspruch nicht, stellt aber einen alternativen Weg zur Beilegung des Streits dar. Auch die Partei, die den Widerspruch eingelegt hat, kann jederzeit eine gütliche Einigung vorschlagen. Die Einlegung des Widerspruchs signalisiert der anderen Partei, dass der Inhaber der älteren Marke bereit ist, seine Rechte aktiv zu verteidigen.

Es ist in der Regel besser, Verhandlungen mit einem sachlichen Schreiben statt mit einer Drohung zu beginnen. Das Schreiben beschreibt beide Marken, legt dar, worin das Unternehmen die Verwechslungsgefahr sieht, und schlägt ein Treffen vor. Ein harter Ton drängt die andere Partei in eine Verteidigungshaltung und zieht die Verhandlungen oft in die Länge. Ein sachliches Schreiben hingegen öffnet den Raum für eine Einigung. Eine rechtliche Analyse muss das Unternehmen nicht mitsenden; es reicht aus, diese für den Fall parat zu haben, dass die Verhandlungen scheitern.

Die grundlegenden Fragen der Registrierung, also wie man ein Zeichen auswählt, welche Klassen man wählt und wie man eine Anmeldung einreicht, fasst der Text darüber zusammen, wie man eine Marke registriert. Wer seine Marke erst noch im Register anmeldet, kann bereits bei der Auswahl des Zeichens verhindern, dass er auf eine ältere ähnliche Marke stößt.

Was eine Vereinbarung enthalten muss

Eine gute Vereinbarung beantwortet sechs Fragen. Erstens: Welche konkreten Waren oder Dienstleistungen bietet jede Partei unter ihrer Marke an? Zweitens: In welchem Gebiet? Drittens: Wie unterscheiden sich die beiden Marken visuell und verbal, zum Beispiel durch Farbe, Schriftart, ein ergänzendes Wort oder ein Logo? Viertens: Was darf jede Partei in Zukunft tun und was nicht? Fünftens: Welche Sanktionen drohen bei Verstößen? Sechstens: Wie lange gilt die Vereinbarung?

Der Kern der Vereinbarung ist die genaue Abgrenzung der Waren und Dienstleistungen, da Amt und Gericht die Verwechslungsgefahr anhand ihrer Ähnlichkeit beurteilen. Die Klassennummern der internationalen Klassifikation dienen nur als Hilfskriterium: Zwei Dienstleistungen in derselben Klasse müssen nicht ähnlich sein, und zwei Dienstleistungen in verschiedenen Klassen können ähnlich sein. Die Parteien können vereinbaren, dass ein Unternehmen die Marke nur für Software und das andere nur für Beratung nutzt. Eine geografische Aufteilung Tschechiens lässt sich im Internet und E-Commerce schwer einhalten. Daher ist es besser, den Tätigkeitsbereich statt des geografischen Gebiets abzugrenzen.

Die zweite Säule ist die grafische Unterscheidung. Die Parteien legen fest, wie sich die Marken unterscheiden sollen, und beschreiben dies konkret: Farben, Schriftart, Platzierung des Logos und ergänzende Bezeichnungen. Eine allgemeine Vereinbarung wie „die Parteien werden sich voneinander unterscheiden“ reicht nicht aus, da im Falle eines Verstoßes unklar wäre, wer wogegen verstoßen hat. Eine gute Vereinbarung enthält daher einen Anhang mit Beispielen für erlaubte und verbotene Gestaltungen.

Ein Erweiterungsverbot verhindert, dass die Vereinbarung mit der Zeit ausgehöhlt wird. Ein Unternehmen, das heute Software entwickelt, könnte morgen unter derselben Marke Beratungsleistungen anbieten und so in den Bereich der anderen Partei eindringen. Die Vereinbarung sieht daher vor, dass für eine Erweiterung der Tätigkeit in den Bereich der anderen Partei deren Zustimmung erforderlich ist. Sie trägt auch dem Umstand Rechnung, dass beide Marken wachsen und sich der Markt verändern wird.

Sind beide Unternehmen Wettbewerber, dürfen die Einschränkungen in der Vereinbarung nur so weit gehen, wie es die Lösung des Markenkonflikts erfordert. Das Gesetz verbietet Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern, deren Ziel oder Wirkung eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs ist, und nennt ausdrücklich die Aufteilung von Märkten sowie die Einschränkung von Erzeugung und Absatz (§ 3 des Gesetzes über den Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs). Eine solche Vereinbarung ist verboten und nichtig, es sei denn, die Vereinbarung hat nur spürbar geringe Auswirkungen auf den Wettbewerb oder fällt unter eine gesetzliche Ausnahme. Wie weit die Einschränkungen gehen dürfen, beurteilen die Anwälte der ARROWS advokátní kancelář anhand der Marktstellung beider Unternehmen.

Teil der Vereinbarung kann auch ein Verfahren für zukünftige Streitigkeiten sein. Die Parteien legen fest, dass sich bei Unstimmigkeiten zunächst die Geschäftsführungen beider Unternehmen treffen, danach eine Mediation versucht wird und erst dann das Gericht angerufen wird. Eine solche Regelung verhindert, dass aus jedem Missverständnis ein Rechtsstreit entsteht, und schont die Beziehung, die die Vereinbarung schützen soll.

Markennutzung und Lizenz als Teil der Lösung

Ein Inhaber, der die Marke nicht innerhalb von fünf Jahren nach der Eintragung ernsthaft benutzt oder die Benutzung für einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren aussetzt, setzt sich gesetzlichen Konsequenzen aus, es sei denn, es liegen berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vor (§ 13 des Markengesetzes). Als Benutzung durch den Inhaber gilt dabei auch die Benutzung mit Zustimmung des Inhabers (§ 13 Abs. 3). Dies ist wichtig, wenn die Vereinbarung der anderen Partei das Recht zur Nutzung der Marke einräumt. Die bloße Unterzeichnung einer Lizenz reicht nicht aus; die Marke muss in der Praxis tatsächlich genutzt werden.

Die Vereinbarung kann daher auch eine Lizenz beinhalten. Der Inhaber kann durch einen Lizenzvertrag das Recht zur Nutzung der Marke für alle oder nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, einräumen, und zwar als ausschließliche oder einfache Lizenz (§ 18 des Markengesetzes). Gegen einen Lizenznehmer, der den Vertrag verletzt hat, kann der Inhaber die Rechte aus der Marke geltend machen, wenn es um die Dauer, die Gestaltung der Marke, den Umfang der Waren oder Dienstleistungen, das Gebiet oder die Qualität geht.

Gegenüber Dritten wird die Lizenz erst mit der Eintragung in das Register wirksam (§ 18 Abs. 4), weshalb eine Eintragung sinnvoll ist. Die Eintragung wirkt jedoch nur für die Lizenz an der Marke, für die sie erteilt wurde. Andere Verpflichtungen aus der Vereinbarung, wie das Verbot des Brancheneintritts, die Pflicht zur Unterscheidung oder Vertragsstrafen, werden durch die Eintragung der Lizenz gegenüber zukünftigen Erwerbern nicht wirksam. In das Register werden Lizenzen, Übertragungen oder Pfandrechte eingetragen.

Eine Abgrenzungsvereinbarung (Koexistenzvereinbarung) unterscheidet sich von einer Lizenz dadurch, dass jede Partei ihre eigene Marke nutzt und der anderen nichts überlässt. Es handelt sich nicht um eine Beziehung zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer, sondern um eine gegenseitige Beschränkung. In der Praxis werden beide Modelle kombiniert: Die Vereinbarung legt die Grenzen fest, und die Lizenz regelt Ausnahmen, in denen eine Partei ein Element der Marke der anderen Partei nutzen darf.

Vereinbarung und Firmenverkauf: Was passiert mit der Vereinbarung bei einer Übertragung

Eine Marke kann auch ohne den Geschäftsbetrieb übertragen werden, und zwar für alle oder nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen. Die Übertragung muss durch einen schriftlichen Vertrag erfolgen (§ 15 des Markengesetzes) und wird mit der Eintragung in das Register wirksam (§ 15 Abs. 3). Der neue Inhaber wird somit Inhaber der Marke, aber die vom ursprünglichen Inhaber geschlossene Vereinbarung muss ihn nicht automatisch binden.

Die Vereinbarung sollte daher auch eine eventuelle Übertragung der Marke berücksichtigen. Eine Möglichkeit besteht darin, den Übertragenden zu verpflichten, sicherzustellen, dass der Erwerber der Vereinbarung beitritt oder die daraus resultierenden Verpflichtungen übernimmt. Die Erfüllung dieser Pflicht kann durch eine Vertragsstrafe abgesichert werden. In Betracht kommt auch eine Vertragsübernahme, für die die Zustimmung der anderen Vertragspartei erforderlich ist. Die bloße Klausel, dass die Vereinbarung „Rechtsnachfolger bindet“, reicht oft nicht aus, da ein Vertrag grundsätzlich nur die Vertragsparteien bindet.

Beim Verkauf eines Unternehmens wird die Vereinbarung Teil der Due Diligence. Der Käufer prüft, ob die Marke durch eine Vereinbarung eingeschränkt ist, wer sie nutzen darf und unter welchen Bedingungen. Eine nicht schriftliche oder unklare Vereinbarung mindert den Wert des Unternehmens und führt zu Forderungen nach Garantien. Eine klare Vereinbarung ist hingegen ein Aktivposten, da sie belegt, dass die Marke geschützt und Streitigkeiten beigelegt sind.

Die weiteren Zusammenhänge des Markenschutzes, einschließlich des unlauteren Wettbewerbs, werden im Text über den Markenschutz und unlauteren Wettbewerb erörtert. Auf dieses Instrument greift der Markeninhaber zurück, wenn die Vereinbarung scheitert oder die andere Partei sie nicht einhält. Ob sich eine Vereinbarung lohnt, hängt davon ab, wie nahe sich beide Zeichen und Angebote tatsächlich stehen, weshalb die Anwälte der ARROWS advokátní kancelář dies für jeden Fall einzeln prüfen.

Von der Analyse bis zur Umsetzung: Fünf Schritte zur Markenvereinbarung

Der erste Schritt besteht darin, festzustellen, wie stark die Position des Unternehmens ist. Es wird geprüft, ob die Marke eingetragen ist, wann sie angemeldet wurde und wie sie genutzt wird. Eine eingetragene ältere Marke ist ein starkes Argument, eine spätere Anmeldung oder eine ungenutzte Marke hingegen ein schwaches. Danach richtet das Unternehmen den Ton und die Forderungen der Verhandlungen aus. Erst die Analyse, dann das Angebot.

Der zweite Schritt ist die Prüfung, ob tatsächlich Verwechslungsgefahr besteht. Ein Anwalt vergleicht die Zeichen sowie die Waren oder Dienstleistungen und schätzt die Erfolgschancen im Streitfall ein. Ist eine Verwechslung unwahrscheinlich, muss das Unternehmen nicht nachgeben. Ist sie wahrscheinlich, ist eine einschränkende Vereinbarung vernünftiger als das Risiko eines Verbots. Die Einschätzung basiert auf der sich entwickelnden Praxis des Patentamts und der Gerichte und ist daher stets nur ein Richtwert.

Der dritte Schritt sind die Verhandlungen. Die Parteien legen ihre Ziele, Geschäftspläne und die Grenzen offen, zu denen sie bereit sind, Zugeständnisse zu machen. Eine gute Vereinbarung basiert auf dem, was beide Unternehmen tatsächlich benötigen, nicht auf Maximalforderungen. Am schnellsten schreiten Verhandlungen voran, wenn sich die Geschäftsführungen der Unternehmen oder ihre Anwälte treffen und konkrete Beispiele für Marken und Vertriebskanäle besprechen.

Der vierte Schritt ist das Aufsetzen der Vereinbarung und ihrer Anhänge. Die Vereinbarung enthält Definitionen, Umfang, Unterscheidungsmerkmale, Sanktionen und die Laufzeit; die Anhänge enthalten Markenbeispiele und das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen. Der fünfte Schritt ist die Umsetzung: Der Widersprechende reicht beim Amt die Zustimmung zur Eintragung ein, die Parteien tragen die Lizenz ein und jeder passt seine Materialien so an, dass die Vereinbarung eingehalten wird. Eine Vereinbarung, die niemand in die Praxis umsetzt, ist nur Papier. Es lohnt sich daher, auf jeder Seite eine Person zu bestimmen, die die Einhaltung überwacht, und Kontrollmechanismen nach der Unterzeichnung festzulegen.

Domains widmet sich der Text darüber, was zu tun ist, wenn jemand eine Domain mit Ihrer Marke registriert hat. Eine Markenvereinbarung kann auch Domains und Social-Media-Konten regeln, damit sich der Streit nicht vom Register ins Internet verlagert.

Vier Fehler, die eine Vereinbarung zu bloßem Papier machen

Der erste Fehler ist eine vorzeitige Zustimmung. Ein Unternehmen stimmt der Eintragung einer ähnlichen Marke zu, bevor alle Bedingungen vereinbart sind. Nach Erteilung der Zustimmung kann das Widerspruchsverfahren nicht fortgesetzt werden, wodurch das wichtigste Druckmittel verloren geht. Das Ergebnis ist eine Vereinbarung, die nichts einschränkt, und eine Marke, die in der Praxis schutzlos ist.

Der zweite Fehler ist eine Vereinbarung ohne konkrete Unterscheidungsmerkmale. Die Parteien verpflichten sich, sich voneinander zu unterscheiden, beschreiben aber nicht wie. Nach einem Jahr stellt sich heraus, dass jede Partei die Unterscheidung anders versteht. Es entsteht ein Streit, den die Vereinbarung eigentlich verhindern sollte.

Der dritte Fehler ist das Vergessen der Markenübertragung. Zwei Unternehmen schließen die Vereinbarung, aber die Marke wird später an ein anderes Unternehmen verkauft. Der neue Markeninhaber ist an die Vereinbarung nicht gebunden, wenn er ihr nicht beigetreten ist, und die andere Partei muss den Streit von vorn beginnen. Der vierte Fehler ist die Nichtumsetzung der Vereinbarung: Die Parteien unterzeichnen sie, tragen jedoch die Lizenz nicht ein und setzen die Unterscheidung in der Praxis nicht um. Welche Risiken bei einer konkreten Vereinbarung am größten sind, hängt davon ab, wie eng beide Unternehmen miteinander verflochten sind und wohin sie wachsen wollen. Daher bereiten die Anwälte der ARROWS advokátní kancelář maßgeschneiderte Vereinbarungen vor, einschließlich der Schritte zur Umsetzung und Kontrolle der Einhaltung.

Risiken einer ähnlichen Marke ohne Vereinbarung

Zusammenfassung

Eine Vereinbarung über eine ähnliche Marke ist in der Regel schneller, günstiger und vorhersehbarer als ein Rechtsstreit, sofern sie präzise formuliert ist. Der Artikel hat drei Dinge gezeigt: Die Zustimmung des Widersprechenden beendet das Widerspruchsverfahren. Die Vereinbarung muss Waren und Dienstleistungen, das Gebiet und die Unterscheidungsmerkmale abgrenzen. Und sie muss auch die Markenübertragung regeln, da sie einen neuen Inhaber nicht automatisch bindet.

Für die Geschäftsführung ergibt sich daraus ein klares Vorgehen: Erst die Stärke der eigenen Position prüfen, dann eine Vereinbarung mit konkreten Unterscheidungsmerkmalen aushandeln und erst ganz am Ende die Zustimmung zur Eintragung erteilen. Bei umgekehrter Reihenfolge verliert das Unternehmen sein wichtigstes Druckmittel, und die Vereinbarung schützt die Marke, um die es ging, nicht.

Aufschub hat seinen Preis. Die Widerspruchsfrist läuft unabhängig von den Verhandlungen, und jeder Monat der gleichzeitigen Nutzung ähnlicher Marken erschwert die spätere Unterscheidung bei den Kunden. Ein Unternehmen, das eine Vereinbarung in Erwägung zieht, sollte daher direkt nach dem ersten Schreiben oder nach der Veröffentlichung der fremden Anmeldung mit der Analyse beginnen.

Die Anwälte der ARROWS advokátní kancelář prüfen Streitigkeiten über ähnliche Marken, verhandeln Koexistenzvereinbarungen, entwerfen Lizenzen und sorgen für deren Eintragung im Register. Schreiben Sie uns an beratung@arws.cz oder informieren Sie sich über unsere Dienstleistung für Verträge und Verhandlungen.