Die Marke in der Holding

Mutter- oder Betriebsgesellschaft: Wer sollte die Marke besitzen?

In einer Familien- oder Unternehmensholding taucht die Marke in der Regel in mehreren Unternehmen gleichzeitig auf. Die Betriebsgesellschaft nutzt sie auf Rechnungen und in Angeboten, die Tochtergesellschaft auf Produkten, die Muttergesellschaft in Verträgen mit Investoren. Die Frage, wer der Eigentümer ist, wird dabei meist zufällig gelöst: Die Anmeldung wurde von demjenigen eingereicht, der sie damals brauchte, und niemand ist mehr darauf zurückgekommen.

Bei einer größeren Gruppe lohnt es sich in der Regel, die Marke dort zu halten, wo sie vor den Risiken des operativen Geschäfts geschützt ist. Die Betriebsgesellschaft haftet für Schulden, gerät in Rechtsstreitigkeiten und kann in die Insolvenz gehen. Eine dort eingetragene Marke ist demselben Risiko ausgesetzt: Sie kann Teil der Insolvenzmasse oder Gegenstand einer Vollstreckung werden. Daher übertragen Gruppen die Marke oft auf die Muttergesellschaft oder eine dafür vorgesehene Gesellschaft und lizenzieren sie an die Betriebsgesellschaften.

Eine Marke kann Gegenstand eines Pfandrechts, eines anderen dinglichen Rechts oder einer Vollstreckung sein und in die Insolvenzmasse einbezogen werden (§ 17 des Markengesetzes). Genau deshalb ist die Wahl des Eigentümers von praktischer Bedeutung: Eine Marke in der Betriebsgesellschaft trägt deren Risiken, während eine Marke in einer Gesellschaft, die lediglich die Rechte hält, besser isoliert ist.

Die Zentralisierung ist jedoch eine Strategie und keine Regel für jede Gruppe. Bei einer kleinen Gruppe mit einem einzigen Hauptunternehmen kann eine künstliche Trennung der Marke unnötig komplex und teuer sein. Entscheidend ist, ob die Gruppe über mehrere eigenständige Unternehmen verfügt, die die Marke nutzen, ob der Verkauf eines dieser Unternehmen geplant ist, wie die Finanzierung aussehen soll und welche steuerlichen Auswirkungen eine Übertragung der Marke hätte. Je verzweigter die Gruppe ist, desto mehr lohnt sich die Trennung.

Die grundlegenden Fragen der Registrierung, also wie man eine Marke auswählt und anmeldet, fasst der Text über die Registrierung einer Marke zusammen. Dieser Artikel knüpft an die Frage an, was mit der Marke zu tun ist, wenn sie bereits eingetragen ist und von der Gruppe unternehmensübergreifend genutzt wird.

Lizenzierung innerhalb der Gruppe: Schriftlicher Vertrag statt mündlicher Absprache

Das Recht zur Nutzung einer Marke kann durch einen Lizenzvertrag für alle oder nur einige der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, als ausschließliche oder nicht-ausschließliche Lizenz erteilt werden (§ 18 des Markengesetzes). Der Vertrag kann die Lizenz somit nach Waren, Dienstleistungen und der Art des Rechts abgrenzen, sodass der Eigentümer das behalten kann, was er nicht übertragen möchte.

Zwischen verbundenen Unternehmen wird die Lizenz oft nur mündlich vereinbart, und genau das ist die häufigste Schwachstelle. Das Gesetz schreibt die Schriftform nur für ausschließliche Lizenzen und für Lizenzen vor, die im Register eingetragen werden sollen (§ 2358 des Bürgerlichen Gesetzbuches), sodass eine mündliche, nicht-ausschließliche Lizenz wirksam entstehen kann. Beim Verkauf einer Tochtergesellschaft stellt sich jedoch oft heraus, dass niemand weiß, unter welchen Bedingungen die Marke genutzt werden darf, ob dies auch nach dem Verkauf gilt und wer die Nutzung untersagen kann. Ohne schriftlichen Vertrag lassen sich Umfang, Dauer und Qualitätskontrolle wesentlich schwerer nachweisen, was bei einer Due-Diligence-Prüfung zu Unsicherheiten führt.

Ein guter Lizenzvertrag innerhalb einer Gruppe umfasst mehrere wesentliche Bestandteile: die Definition der Marke und der Waren oder Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wird, das Gebiet, die Laufzeit, die Ausschließlichkeit oder Nicht-Ausschließlichkeit, die Nutzungsbedingungen, Regeln zur Qualitätskontrolle, die Vergütung und die Folgen der Beendigung. Jeder Abschnitt ist kurz, muss aber konkret sein, da sich genau daraus ergibt, wer was darf.

Der Eigentümer kann die Rechte aus der Marke auch gegenüber dem Lizenznehmer geltend machen, wenn dieser gegen Bestimmungen des Lizenzvertrags in Bezug auf Dauer, Form der genutzten Marke, Umfang der Waren oder Dienstleistungen, Gebiet oder Qualität verstößt (§ 18). Die Lizenz gibt dem Eigentümer somit ein Instrument an die Hand, um die Nutzungsbedingungen durchzusetzen – allerdings nur, wenn diese Bedingungen auch tatsächlich im Vertrag festgehalten sind.

Ausschließliche oder einfache Lizenz: Was ist in der Gruppe zu wählen?

Bei einer ausschließlichen Lizenz darf der Eigentümer während deren Laufzeit dieselbe Lizenz keiner anderen Person erteilen und enthält sich, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, auch selbst der Ausübung des lizenzierten Rechts (§ 2360 des Bürgerlichen Gesetzbuches). Bei einer einfachen (nicht-ausschließlichen) Lizenz kann er die Marke weiterhin selbst nutzen und an andere Personen lizenzieren (§ 2361). Für die Gruppe ist diese Wahl von grundlegender Bedeutung, da sie bestimmt, wer die Marke nutzen und wer weitere Lizenzen erteilen darf.

In einer Gruppe eignet sich meist eine einfache Lizenz für jede Betriebsgesellschaft. Jedes Unternehmen ist berechtigt, die Marke für seine Tätigkeit zu nutzen, aber der Eigentümer behält das Recht, sie auch an andere Gruppenmitglieder zu lizenzieren und selbst zu nutzen. Eine solche Struktur ist einfach und flexibel: Kommt ein weiteres Unternehmen hinzu, wird ein neuer Vertrag geschlossen, ohne dass die bestehenden geändert werden müssen.

Eine ausschließliche Lizenz bietet sich an, wenn ein Unternehmen einen gesamten Bereich betreibt, beispielsweise ein bestimmtes regionales oder produktbezogenes Feld, und die Gruppe nicht möchte, dass die Marke in einem anderen Unternehmen dieses Bereichs auftaucht. Sie erfordert stets einen schriftlichen Vertrag, und der Eigentümer muss sich die Eigennutzung der Marke in diesem Umfang ausdrücklich vorbehalten, wenn er sie weiterhin selbst nutzen möchte. Dies stellt eine stärkere Bindung dar, bedeutet aber auch eine größere Einschränkung für den Eigentümer. Zudem erhält der Käufer beim Verkauf dieses Unternehmens ein Recht, das sich nur schwer vom operativen Betrieb trennen lässt.

Der Vertrag kann beides je nach Waren oder Gebiet kombinieren. Ein Unternehmen kann eine ausschließliche Lizenz für bestimmte Produkte und eine einfache Lizenz für andere Produkte erhalten. Wichtig ist, dass die Aufteilung klar ist und sich nicht überschneidet. Eine unklar definierte Ausschließlichkeit führt zu Streitigkeiten zwischen Unternehmen derselben Gruppe, deren Beilegung Zeit und Beziehungen belastet.

Eintragung der Lizenz im Register und Nutzung der Marke

Die Lizenz wird gegenüber Dritten erst mit der Eintragung im Register wirksam (§ 18 Abs. 4). Zwischen den Parteien ist der Vertrag auch ohne Eintragung bindend, entfaltet jedoch gegenüber Dritten keine Wirkung. Was dies im Einzelfall bedeutet, muss anhand des jeweiligen Verhältnisses beurteilt werden, typischerweise bei der Übertragung der Marke oder deren Verpfändung. Für eine Gruppe, die den Verkauf von Teilen oder eine Finanzierung plant, ist die Eintragung der Lizenz ein üblicher Bestandteil der Strukturierung.

Die Eintragung der Lizenz zeigt dem Käufer zugleich, dass eine Lizenz besteht und in welchem grundlegenden Umfang. Das Register nennt den Lizenzgeber, den Lizenznehmer, die Waren oder Dienstleistungen und ob die Lizenz ausschließlich ist; die vollständigen Bedingungen wie Vergütung, Qualitätskontrolle oder Beendigung prüft der Käufer erst im Lizenzvertrag. Eine nicht eingetragene Lizenz wirft hingegen Fragen auf und führt zu Forderungen nach Garantien. Die Eintragung dient somit auch als Nachweis für eine ordnungsgemäße Strukturierung und nicht nur als formaler Schritt.

Wichtig ist auch der Zusammenhang mit der Nutzung. Ein Eigentümer, der die Marke nicht innerhalb von fünf Jahren nach der Eintragung ernsthaft benutzt oder die Benutzung für fünf aufeinanderfolgende Jahre aussetzt, setzt sich möglichen negativen Folgen aus (§ 13 des Markengesetzes). Die Benutzung mit Zustimmung des Eigentümers gilt dabei als Benutzung durch den Eigentümer (§ 13 Abs. 3).

Für die Gruppe ergibt sich daraus ein praktischer Vorteil: Die Nutzung durch eine Tochter- oder Schwestergesellschaft mit Zustimmung des Eigentümers schützt die Marke vor den Folgen einer Nichtbenutzung, selbst wenn der Eigentümer sie selbst nicht nutzt. Das Gesetz verlangt hierfür keinen Lizenzvertrag, die Zustimmung des Eigentümers reicht aus. Diese muss jedoch nachweisbar sein, weshalb eine schriftliche Lizenz der zuverlässigste Beweis ist. Es empfiehlt sich, die Nutzungsnachweise beim Markeneigentümer zu archivieren.

Das Gesetz nennt die Qualität unter den Bedingungen, bei deren Verletzung der Eigentümer seine Rechte gegenüber dem Lizenznehmer geltend machen kann (§ 18 Abs. 2). Eine Qualitätskontrolle ist kein zwingender Bestandteil einer Lizenz, bei einer gruppeninternen Lizenz ist es jedoch ratsam, Qualitätsstandards und die Art ihrer Kontrolle zu vereinbaren, selbst wenn es sich um ein Unternehmen derselben Gruppe handelt. Dies bedeutet zu beschreiben, wie und von wem kontrolliert wird, ob die Waren oder Dienstleistungen unter der Marke den Erwartungen entsprechen.

Innerhalb einer Gruppe wird eine Qualitätskontrolle oft als unnötig erachtet, da alle zur selben Familie gehören. Bei Problemen mit einem Unternehmen, beispielsweise bei Reklamationen, wirkt sich dies jedoch auf die Marke der gesamten Gruppe aus. Der Markeneigentümer benötigt daher ein Instrument zum Eingreifen: z. B. Qualitätsanforderungen, das Recht zur Kontrolle oder das Recht, die Lizenz bei schwerwiegenden Verstößen zu kündigen.

Eine gute Qualitätskontrolle ist kurz und messbar. Der Vertrag nennt die Standards, beispielsweise technische Parameter, die Art der Kommunikation oder das Erscheinungsbild der Marke, und legt fest, wer diese wie oft kontrolliert. Eine zu allgemeine Klausel wie „das Unternehmen wird auf den guten Ruf der Marke achten“ löst nichts, da im Streitfall nicht festgestellt werden kann, was verletzt wurde. Konkrete Standards geben dem Eigentümer ein echtes Werkzeug an die Hand.

Eine Qualitätsvereinbarung eignet sich auch für den Verkauf: Der Käufer eines Unternehmens, das eine Lizenz von der Gruppe erworben hat, möchte wissen, welche Qualitätsbedingungen er erfüllen muss und was passiert, wenn ein Verstoß festgestellt wird. Klare Regeln erhöhen das Vertrauen beider Parteien und verkürzen die Verhandlungen über die Verkaufsbedingungen.

Lizenzgebühr und Verrechnungspreise: Wo das Recht aufhört und die Steuer beginnt

Eine gruppeninterne Lizenz ist in der Regel kostenpflichtig, da die Betriebsgesellschaft Erträge aus der Nutzung der Marke erzielt. Die Höhe der Vergütung hat jedoch eine steuerliche Dimension. Die Finanzverwaltung prüft bei verbundenen Unternehmen, ob die Preise dem entsprechen, was unabhängige Parteien vereinbaren würden (Fremdvergleichsgrundsatz), und kann die Höhe der Gebühr anzweifeln. Daher wird die Lizenzgebühr nach einer nachvollziehbaren Methode festgelegt und dokumentiert.

Die steuerliche Seite der Lizenz muss mit einem Steuerexperten gelöst werden. Die konkrete Höhe der Lizenzgebühren, die Methode ihrer Festlegung, die damit verbundenen steuerlichen Auswirkungen auf beide Parteien und die Dokumentationsanforderungen müssen mit dem entsprechenden Fachmann konsultiert werden; diese Fragen sprengen den Rahmen dieses Artikels. Der rechtliche Teil des Vertrags, d. h. die Abgrenzung der Lizenz, die Ausschließlichkeit, die Qualitätskontrolle und die Eintragung, kann unabhängig von der Höhe der Gebühr vorbereitet und die steuerlichen Fragen können später ergänzt werden.

Für die Gruppenleitung ergibt sich daraus eine einfache Regel: Den Lizenzvertrag gemeinsam mit dem Steuerberater aufsetzen, nicht erst danach. Wenn die Vergütung ohne Rücksicht auf Steuern festgelegt wird, kann sich herausstellen, dass sie anfechtbar ist, und der Vertrag muss nachträglich geändert werden. Eine gemeinsame Vorbereitung kostet zwar etwas mehr, spart aber spätere Korrekturen, die meist teurer sind.

Die breiteren Zusammenhänge einer Familienholding, einschließlich der Frage, wie der Besitz von Marken und anderen Vermögenswerten darin integriert wird, erörtert der Text über die Familienholding als Instrument der generationenübergreifenden Stabilität. Marken gehören zu den häufigsten Vermögenswerten, die in einer Holding gebündelt werden.

Das Schicksal der Lizenz beim Verkauf eines Konzernunternehmens

Eine Marke kann unabhängig von der Übertragung des Geschäftsbetriebs übertragen werden. Die Übertragung muss durch einen schriftlichen Vertrag erfolgen und wird mit der Eintragung im Register wirksam (§ 15 des Markengesetzes). Beim Verkauf eines Teils der Gruppe stellen sich daher zwei Fragen: ob die Marke selbst oder nur eine Lizenz übertragen wird und was mit den bestehenden Lizenzen geschieht.

Die häufigste Regelung ist, dass die Marke in der Gruppe verbleibt und das verkaufte Unternehmen eine Lizenz für eine Übergangszeit erhält. Der Käufer kann die Marke somit für einen vereinbarten Zeitraum nutzen, nach dessen Ablauf er die Nutzung entweder einstellt oder mit der anderen Partei den Abschluss eines neuen Vertrags zu neuen Bedingungen vereinbart. Eine solche Lösung schützt die Gruppe davor, dass ihre Marke in den Händen eines Konkurrenten landet, und gibt dem Käufer gleichzeitig Zeit für die Umstellung.

Wird die Marke hingegen zusammen mit dem Unternehmen verkauft, benötigt die Gruppe eine Rücklizenz, wenn sie die Marke weiterhin nutzen möchte. Beide Situationen müssen im Vertrag vorhergesehen und geregelt werden: was mit der Nutzung geschieht, für wie lange, gegen welche Vergütung und unter welchen Bedingungen. Ein unvorhergesehener Verkauf ohne diese Bestimmungen führt zu überstürzten Verhandlungen und unvorteilhaften Zugeständnissen.

Die Problematik der Marke beim Unternehmensverkauf erörtert der separate Text Die Marke beim Verkauf eines Unternehmens. Dort finden sich auch Empfehlungen, wie man sich auf die Due-Diligence-Prüfung des Käufers vorbereitet, was diese üblicherweise umfasst und welche Eigentums- und Lizenznachweise man zur Hand haben sollte, was für Gruppen, die einen Verkauf planen, wichtig ist.

Sechs Schritte vom Marken-Audit zur geordneten Gruppe

Der erste Schritt ist das Audit: Die Gruppe listet alle von ihr genutzten Marken auf und prüft im Register, wer als Eigentümer eingetragen ist, für welche Klassen und in welchem Gebiet. Die Abweichung zwischen dem, was die Unternehmen nutzen, und dem, was eingetragen ist, ist oft überraschend groß. Jede Abweichung sollte durch eine Neuanmeldung, Übertragung oder Eintragung korrigiert werden.

Der zweite Schritt besteht darin, zu entscheiden, wer der Eigentümer sein soll. Die Gruppe wägt ab, ob sie die Marke in der Muttergesellschaft, in einer separaten IP-Gesellschaft oder in der Betriebsgesellschaft halten will, und bereitet die Übertragungen entsprechend vor. Die Entscheidung sollte risikobasiert und nicht aus Gewohnheit getroffen werden. Die Übertragung vom bisherigen auf den neuen Eigentümer erfordert einen schriftlichen Vertrag und eine Eintragung und wird daher im Voraus geplant.

Der dritte Schritt ist der Abschluss von Lizenzverträgen mit jedem Unternehmen, das die Marke nutzt. Die Verträge haben dieselbe Struktur, sodass sie leicht zu verwalten sind, werden aber an die jeweilige Tätigkeit des Unternehmens angepasst. Der vierte Schritt ist die Eintragung der Lizenzen im Register. Der fünfte Schritt besteht darin, die Qualitätskontrolle und die Nutzungsnachweise einzurichten. Der sixth Schritt ist die Vereinbarung der Vergütung mit dem Steuerberater.

Dies hängt auch mit dem Schutz vor Wettbewerbern zusammen: Eine Marke innerhalb einer Gruppe ist genauso gefährdet wie jede andere, weshalb es ratsam ist, ein Verfahren für den Fall vorzubereiten, dass jemand ein ähnliches Zeichen verwendet. Die gesetzlichen Instrumente und den unlauteren Wettbewerb erörtert der Text über den Schutz von Marken und unlauteren Wettbewerb.

Eine geordnete Gruppe hat die Marken in einem Unternehmen eingetragen, jede Lizenz vertraglich geregelt und eingetragen, eine Übersicht über die Nutzung und eine regelmäßige Qualitätskontrolle. Bei Veränderungen in der Gruppe, wie dem Einstieg eines Investors oder dem Verkauf eines Teils, erweist sich der Status der Marken als ein Vermögenswert, den niemand mühsam erklären muss.

Ein Warnsignal ist eine Gruppe, in der niemand weiß, wem die Marke gehört. Weitere Signale sind eine auf den Gründer angemeldete und nie übertragene Marke, rein mündliche Lizenzen, eine Tochtergesellschaft, die die Marke ohne Zustimmung ändert, und eine ohne Dokumentation festgelegte Lizenzgebühr. Jedes dieser Signale fällt bei einer Prüfung durch einen Käufer oder eine Bank auf und führt zu Forderungen nach Garantien.

Banken akzeptieren die Marke bei der Finanzierung einer Gruppe oft als Sicherheit. Ein Pfandrecht an einer Marke entsteht mit der Eintragung im Register (§ 17), weshalb der Markeneigentümer klar bestimmt sein muss und die Marke nicht mit unklaren Lizenzen belastet sein darf. Geordnete Marken vereinfachen somit auch die Finanzierung, nicht nur den Verkauf.

Es hilft auch, eine Person zu bestimmen, die für die Marken in der Gruppe verantwortlich ist, sei es ein Jurist oder der Marketingleiter. Diese Person überwacht Verlängerungen, Lizenzen, Eintragungen sowie die Nutzung und kennt die Antworten auf Fragen, die bei einer Prüfung gestellt werden. Gruppen, die niemanden dafür haben, stellen Probleme oft erst dann fest, wenn die Lösung teuer ist.

Fallstricke bei der Markenstrukturierung in der Gruppe

Der erste Fallstrick ist die Annahme, dass „die Marke in der Gruppe ist, also allen gehört“. Ausgangspunkt ist, wer im Register als Eigentümer eingetragen ist; alle anderen nutzen die Marke nur mit dessen Zustimmung. Bei einer Rechtsnachfolge, beispielsweise nach einer Verschmelzung oder Erbschaft, muss zudem der Rechtsgrund des Übergangs geprüft werden. Wenn die Gruppe zerfällt, beispielsweise bei einer Aufteilung unter Erben, entsteht Streit um eine Marke, die nie eindeutig zugewiesen wurde.

Der zweite Fallstrick ist eine Lizenz ohne Eintragung. Der Vertrag existiert zwar, aber niemand hat ihn eingetragen, sodass ein Dritter bei einer Übertragung der Marke oder einer Verpfändung nichts davon weiß. Eine Lizenz wird gegenüber Dritten erst mit ihrer Eintragung im Register wirksam. Ohne diese Eintragung riskiert der Lizenznehmer daher, seine Rechte aus der Lizenz gegenüber dem Erwerber der Marke oder dem Pfandgläubiger nicht erfolgreich geltend machen zu können.

Der dritte Fallstrick ist eine Lizenzgebühr, die ohne Steuerberater festgelegt wurde. Die Gruppe wählt einen Betrag nach Bedarf, und Jahre später wird dieser von der Finanzverwaltung angefochten. Das vierte Risiko besteht darin, die Nutzung der Marke nicht ordnungsgemäß zu regeln. Wenn ein anderes Unternehmen die Marke ohne Zustimmung des Eigentümers nutzt, kann es für den Eigentümer schwierig sein, nachzuweisen, dass die Nutzung mit seiner Zustimmung erfolgt. Die Anwälte der Kanzlei ARROWS advokátní kancelář beginnen daher stets mit einem Marken-Audit, bevor sie Eigentumsstrukturen und Lizenzen vorschlagen.

Risiken von gruppeninternen Lizenzen ohne Vertrag

Fazit

Es ist ratsam, die Marke innerhalb einer Gruppe demjenigen anzuvertrauen, der sie am besten schützen kann, und die anderen Unternehmen sollten sie auf der Grundlage einer schriftlichen Lizenz nutzen. Der Artikel hat gezeigt, dass es ratsam ist, die Lizenz im Register einzutragen, dass die Nutzung mit Zustimmung des Eigentümers die Marke vor den Folgen einer Nichtbenutzung schützt und dass die Vergütung mit einem Steuerexperten festgelegt werden muss.

Für die Gruppenleitung ergibt sich daraus ein klares Vorgehen: erst ein Marken-Audit, dann die Entscheidung über den Eigentümer, danach Lizenzverträge und Eintragungen und schließlich die Vergütung mit dem Steuerberater. Eine umgekehrte Reihenfolge führt dazu, dass die Gruppe die Strukturierung unter dem Druck des Käufers oder der Bank korrigieren muss.

Die Anwälte der Kanzlei ARROWS advokátní kancelář erstellen Marken-Audits in Gruppen, entwerfen Eigentumsstrukturen und Lizenzverträge, sorgen für Eintragungen im Register und integrieren den Status der Marken in Transaktionen. Schreiben Sie uns unter beratung@arws.cz oder informieren Sie sich über unsere Dienstleistungen im Bereich Verträge und Verhandlungen.