Die Marke beim Unternehmensverkauf

Warum der Käufer nach der Marke fragt und was er sucht

Für ein Unternehmen, das unter eigenem Namen verkauft, ist die Marke oft der wertvollste immaterielle Vermögenswert. Der Käufer zahlt dafür, muss aber sicher sein, dass er sie tatsächlich erwirbt. Bei der Prüfung klärt er daher drei Dinge: wem die Marke laut Register gehört, wie lange und wie das Unternehmen sie nutzt und ob sie mit Rechten Dritter belastet ist, etwa mit einer Lizenz oder einem Pfandrecht.

Den Käufer interessiert vor allem der Unterschied zwischen der Nutzung einer Marke durch das Unternehmen und deren Eigentum. Ein Unternehmen kann eine Marke jahrelang nutzen, ohne Inhaber zu sein, weil die Anmeldung auf den Gründer, einen Gesellschafter oder einen ehemaligen Geschäftsführer eingereicht wurde. Der Käufer sieht eine solche Situation im Register des tschechischen Amtes für gewerbliches Eigentum (Úřad průmyslového vlastnictví) und fragt sofort, wie die Marke in das Unternehmen gelangt. Die Antwort beeinflusst sowohl den Preis als auch die Dauer des Verkaufs.

Die Auswirkung auf den Preis ist meist direkt. Der Käufer kann einen niedrigeren Preis, eine besondere Garantie oder verlangen, dass der Verkäufer die Marke noch vor der Unterzeichnung auf das Unternehmen überträgt. Alle drei Varianten kosten den Verkäufer Zeit und Geld. Umgekehrt gilt: Ein Käufer, der keine Probleme findet, verlangt keine besonderen Garantien, und der Verkauf verläuft reibungslos. Ordnung bei den Marken ist also eine Investition, keine Ausgabe.

Den gesamten Ablauf eines Unternehmensverkaufs, von der ersten Absicht bis zur Abwicklung, behandelt der Beitrag darüber, wie ein Unternehmen Schritt für Schritt verkauft wird. Daraus folgt, dass die Prüfung des geistigen Eigentums zur Vorbereitung des Verkaufs gehört und nicht erst in die Phase, in der der Käufer seine Prüfung beginnt.

Übertragung der Marke: Form, Wirkungen und Eintragung

Der Inhaber kann die Marke auch ohne den Geschäftsbetrieb übertragen, und zwar für alle Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, oder nur für einige davon. Die Übertragung bedarf eines schriftlichen Vertrags (§ 15 des tschechischen Markengesetzes (im Folgenden „MarkenG“)). Bei einer Teilübertragung kann dasselbe Zeichen dann verschiedenen Inhabern gehören, jedem für andere Waren oder Dienstleistungen.

Die vertragliche Übertragung wird erst mit der Eintragung in das Register wirksam. Bis zur Eintragung bleibt der bisherige Inhaber Inhaber der Marke, auch wenn der Vertrag unterzeichnet ist. Die Eintragung kann jede der Vertragsparteien beantragen (§ 15 Abs. 3 MarkenG). Das Amt nimmt sie innerhalb eines Monats ab dem Tag vor, an dem es alle für die Vornahme erforderlichen Unterlagen erhalten hat (§ 15 Abs. 5 MarkenG), sodass Mängel des Antrags die Frist verlängern. Der Käufer will daher die Eintragung abgeschlossen haben oder zumindest eine vertragliche Verpflichtung des Verkäufers, sie herbeizuführen.

Der Antrag auf Eintragung der Übertragung nennt den bisherigen Inhaber, den Erwerber und den Umfang der Übertragung, also ob es um alle Waren oder Dienstleistungen geht oder nur um einige, und zwar mit den Klassennummern. Dem Antrag wird die Übertragungsurkunde oder ein Auszug daraus beigefügt. Eine gute Vorbereitung des Verkaufs umfasst daher auch die Vorbereitung dieser Urkunde, damit sie gleich nach der Unterzeichnung eingereicht werden kann. Wie Übertragung und Eintragung zeitlich abgestimmt werden, hängt von der Struktur des Verkaufs und dem Stand des Registers ab; deshalb planen die Anwälte der Anwaltskanzlei ARROWS sie bei jeder Transaktion gesondert.

Ein Unternehmensverkauf kann eine von drei Formen haben. Bei der Übertragung eines Geschäftsanteils bleibt die Marke im Unternehmen und der Käufer erwirbt sie mittelbar; sie muss aber gerade auf dieses Unternehmen eingetragen sein. Beim Verkauf einzelner Vermögenswerte wird die Marke durch einen gesonderten schriftlichen Vertrag mit Eintragung übertragen. Beim Kauf des Geschäftsbetriebs erwirbt der Käufer alles, was zum Betrieb als Ganzem gehört, sodass die Marke mit dem Betrieb übergeht, sofern die Parteien sie nicht ausschließen (§ 2175 des tschechischen Bürgerlichen Gesetzbuchs (Gesetz Nr. 89/2012 Slg., im Folgenden „BGB-CZ“)). Der Inhaberwechsel muss dennoch in das Register eingetragen werden.

Was der Käufer findet: vier typische Feststellungen

Die erste und häufigste Feststellung ist eine Marke, die auf den Geschäftsführer oder einen Gesellschafter statt auf das Unternehmen angemeldet ist. Der Gründer hat die Anmeldung auf seinen Namen eingereicht, weil das Unternehmen damals noch nicht existierte oder sich niemand darum kümmerte. Heute nutzt das Unternehmen die Marke, Inhaber ist aber eine natürliche Person. Das allein muss kein Fehler sein. Problematisch wird es, wenn das Eigentum nicht der beabsichtigten Struktur entspricht und das Verhältnis zwischen Inhaber und Unternehmen nicht vertraglich geregelt ist. Die Bereinigung erfordert die Mitwirkung dieser Person. Hat sich das Unternehmen im Streit von ihr getrennt, kann sie schwierig sein.

Die zweite Feststellung ist eine fehlende Übertragung nach der Eintragung. Das Unternehmen hat die Marke von einem früheren Inhaber gekauft, die Übertragung wurde aber nicht in das Register eingetragen und ist daher gesetzlich nicht wirksam geworden. Anders verhält es sich beim Rechtsübergang, typischerweise bei einer Verschmelzung, bei der das Vermögen der erlöschenden Gesellschaft auf die Nachfolgegesellschaft übergeht. Die Marke geht über, gegenüber Dritten ist der Übergang jedoch erst mit der Eintragung wirksam (§ 15 Abs. 4 MarkenG). Der Käufer verlangt daher in beiden Fällen in der Regel die Eintragung vor der Unterzeichnung oder eine besondere Verpflichtung des Verkäufers.

Die dritte Feststellung ist ein nicht abgedeckter Umfang an Waren, Dienstleistungen oder Gebieten. Das Unternehmen verkauft Software und Beratung, die Marke ist aber nur für Software eingetragen oder nur in der Tschechischen Republik, obwohl das Unternehmen auch im Ausland tätig ist. Maßgeblich ist das Verzeichnis der konkreten Waren und Dienstleistungen in der Eintragung; die Klassen dienen nur der administrativen Einordnung. Der Käufer bewertet nur, was geschützt ist. Für den nicht abgedeckten Teil verlangt er, dass der Verkäufer ihn anmeldet oder dass er sich im Preis niederschlägt. Die Abdeckung sollte daher rechtzeitig geprüft werden.

Die vierte Feststellung ist eine nicht benutzte Marke. Entscheidend ist, ob der Inhaber die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, ernsthaft benutzt (§ 13 MarkenG). Hat er sie nicht innerhalb von fünf Jahren nach der Eintragung zu benutzen begonnen oder die Benutzung für mindestens fünf Jahre unterbrochen, drohen ihm gesetzliche Folgen, es sei denn, er hatte berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung. Ein Dritter kann dann die Löschung der Marke beantragen, und soweit sie gelöscht werden kann, kann sich der Inhaber vor Gericht gegen die Benutzung durch andere nicht auf sie berufen.

Die meisten dieser Feststellungen kann der Verkäufer beheben, wenn er sie rechtzeitig aufdeckt. Die Übertragung auf das Unternehmen, die Eintragung der Übertragung oder eine ergänzende Anmeldung dauern Wochen bis Monate, nicht Jahre, und kosten einen Bruchteil dessen, was der Käufer als Preisabschlag verlangen würde. Tauchen die Feststellungen erst bei der Prüfung auf, schwächt sich die Verhandlungsposition des Verkäufers, weil der Käufer weiß, dass die Zeit gegen ihn arbeitet.

Lizenz und Pfandrecht: Rechte Dritter an der Marke

Der Inhaber kann das Recht zur Benutzung der Marke durch einen Lizenzvertrag einräumen, und zwar für alle Waren oder Dienstleistungen oder nur für einige, als ausschließliche oder nicht ausschließliche Lizenz. Gegenüber Dritten ist die Lizenz erst mit der Eintragung in das Register wirksam (§ 18 MarkenG). Der Käufer prüft daher, welche Lizenzen bestehen und ob sie eingetragen sind. Nur eine eingetragene Lizenz ist auch gegenüber demjenigen wirksam, der die Marke später erwirbt.

Eine Lizenz ohne schriftlichen Vertrag ist eine klassische Feststellung bei der Due Diligence. Die Schriftform verlangt das Gesetz nur bei einer ausschließlichen Lizenz und bei einer Lizenz, die in das Register eingetragen werden soll (§ 2358 BGB-CZ). Eine nicht ausschließliche Lizenz, die nicht eingetragen werden soll, kann also auch durch mündliche Absprache entstehen. Der Käufer wird jedoch fragen, ob die Nutzung fortgesetzt werden kann, zu welchen Bedingungen und wie lange. Ohne schriftlichen Vertrag lassen sich weder Umfang noch Laufzeit noch Qualitätskontrolle nachweisen. Der Verkäufer verliert dadurch an Verhandlungsposition.

Eine Marke kann auch Gegenstand eines Pfandrechts sein, das mit der Eintragung in das Register entsteht. Die Marke kann auch mit einem anderen dinglichen Recht belastet werden, von einer Zwangsvollstreckung erfasst werden und in die Insolvenzmasse fallen (§ 17 MarkenG). Ist die Marke an eine Bank verpfändet, verlangt der Käufer in der Regel die Freigabe des Pfandes, da er sonst eine mit einem fremden Recht belastete Marke kaufen würde. Für die Übertragung kann auch die Zustimmung des Pfandgläubigers erforderlich sein, wenn die Pfand- oder Kreditdokumentation dies vorsieht. Das MarkenG selbst kennt eine solche Bedingung nicht.

In Unternehmensgruppen ist es üblich, dass die Marke der Muttergesellschaft oder einer eigens zu diesem Zweck gegründeten Gesellschaft gehört und die übrigen Mitglieder sie auf Grundlage einer Lizenz nutzen. Eine solche Struktur ist in Ordnung, wenn das Verhältnis vertraglich geregelt ist. Damit sie beim Verkauf eines Teils der Gruppe Bestand hat, sollte die Lizenz schriftlich und eingetragen sein. Wie Markeneigentum und Lizenzen in der Gruppe aufgeteilt werden, behandelt der Beitrag über die Marke in der Holdingstruktur, einschließlich der Frage, wie sich Fehler vermeiden lassen, die Käufer bei der Prüfung finden.

Wie man sich auf den Verkauf vorbereitet: sieben Schritte

Der erste Schritt besteht darin, einen Auszug aus dem Markenregister für alle Marken des Unternehmens anzufordern und den im Register eingetragenen Inhaber mit dem tatsächlichen Stand zu vergleichen. Abweichungen sind häufiger, als man erwarten würde. Sie entstehen nach einer Änderung der Firma, nach einer Verschmelzung, nach einer Übertragung zwischen Gruppenmitgliedern oder dadurch, dass der Gründer die Anmeldung eingereicht hat. Jede Abweichung muss durch Eintragung oder Übertragung behoben werden.

Der zweite Schritt ist die Prüfung der Abdeckung. Der Verkäufer stellt fest, für welche konkreten Waren und Dienstleistungen und für welche Gebiete die Marke eingetragen ist und ob dies dem entspricht, was das Unternehmen tut und wohin es wachsen will. Fehlende Abdeckung lässt sich durch eine neue Anmeldung ergänzen, ein früheres Anmeldedatum kann jedoch nicht rückwirkend erlangt werden. Darüber sollte besser vor dem Verkauf entschieden werden als erst während der Prüfung.

Der dritte Schritt ist die Prüfung der Benutzung. Das Unternehmen weist nach, dass es jede eingetragene Marke für die Waren oder Dienstleistungen benutzt, für die sie eingetragen ist, und dass die Benutzung nicht länger als fünf Jahre unterbrochen wurde. Als Benutzung gilt dabei auch die Benutzung mit Zustimmung des Markeninhabers (§ 13 Abs. 3 MarkenG), was dort hilft, wo eine Tochtergesellschaft die Marke nutzt. Benutzungsnachweise sollten archiviert werden.

Der vierte Schritt besteht darin, die Lizenzen zu ordnen: mündliche Absprachen in schriftliche Verträge zu überführen und die Lizenzen in das Register einzutragen. Der fünfte Schritt ist die Bereinigung von Pfandrechten. Der sechste Schritt ist die Vorbereitung der Übertragungsdokumentation, also der Übertragungsurkunde und des Eintragungsantrags, damit diese nach der Unterzeichnung sofort eingereicht werden können. Der siebte Schritt besteht darin, den Stand der Marken in den Kaufvertrag einzuarbeiten: Zusicherungen und Garantien, Vollzugsbedingungen und Freistellung. Welche Schritte das Unternehmen tatsächlich benötigt und in welcher Reihenfolge, hängt von der Anzahl der Marken ab und davon, wer heute als Inhaber eingetragen ist; die Anwälte der Anwaltskanzlei ARROWS erstellen den Plan daher erst nach Prüfung der Auszüge.

Wie man eine Marke überhaupt eintragen lässt, also wie man Zeichen und Klassen auswählt und die Anmeldung einreicht, fasst der Beitrag darüber zusammen, wie man eine Marke registriert. Ein Unternehmen, das seine Marke erst aufbaut, kann bereits bei der Anmeldung den meisten der oben beschriebenen Feststellungen vorbeugen.

Wie Ordnung bei den Marken aussieht und wann der Käufer hellhörig wird

Bei etablierten Unternehmen ist Ordnung bei den Marken üblich: Alle Marken sind auf das Unternehmen eingetragen, für jede gibt es eine Benutzungsdokumentation, Lizenzen sind schriftlich und eingetragen, und der Kaufvertrag enthält eine Erklärung zum Stand der Marken. Ein Verkäufer, der dies in Ordnung hat, reduziert damit die Zahl der Garantien, die er abgeben muss, und verkürzt die Dauer der Prüfung.

Das erste Warnsignal ist ein Unternehmen, das seine Marke nur als Logo hat, ohne dass jemand weiß, was eigentlich geschützt ist. Das zweite Signal ist eine Anmeldung, die eine Agentur oder ein Webdienstleister auf den eigenen Namen eingereicht hat. Das dritte ist ein Rebranding ohne neue Anmeldung, nach dem die alte Marke die neue Gestalt der Marke nicht abdeckt. Das vierte ist ein Streit um eine ähnliche Marke, den die Parteien nicht durch Vereinbarung beigelegt haben. Einen solchen Streit behandelt der Beitrag über Markenschutz und unlauteren Wettbewerb.

Bei Unternehmen ohne Ordnung bei den Marken schützt sich der Käufer häufig mit stärkeren vertraglichen Instrumenten. Einen Teil des Kaufpreises belässt er auf einem Treuhandkonto, bis der Verkäufer die Marken überträgt, oder er erhöht dessen Haftung für Mängel. Der Verkäufer gerät so in eine schwächere Position, und jede Woche Verzögerung kostet Geld. Deshalb lohnt es sich, rechtzeitig Ordnung zu schaffen, idealerweise ein Jahr vor dem geplanten Verkauf.

Den Wert der Marke beeinflusst auch, wie lange und in welchem Umfang sie geschützt ist. Eine Marke, die seit Langem eingetragen ist und tatsächlich benutzt wird, bedeutet für den Käufer Sicherheit. Eine frische Anmeldung, über die das Amt erst entscheidet, ist dagegen ein Risiko. Der Verkäufer sollte die Geschichte der Marke belegen können: Anmeldedatum, Eintragung, Benutzung und etwaige Streitigkeiten.

Hilfreich ist auch, eine Person zu bestimmen, die für die Marken verantwortlich ist, sei es ein Jurist oder der Marketingleiter. Diese Person überwacht Fristen, Eintragungen und Benutzung und kann beim Verkauf die Fragen des Käufers ohne langes Nachforschen beantworten. Unternehmen, die niemanden in dieser Rolle haben, entdecken ein Problem oft erst dann, wenn es für eine kostengünstige Lösung zu spät ist.

Vier Fehler des Verkäufers, die der Käufer mit einem Preisabschlag quittiert

Der erste Fehler besteht darin, die Übertragung der Marke auf „nach dem Verkauf“ zu verschieben. Der Verkäufer geht davon aus, dass der Käufer die Übertragung selbst erledigt. Der Käufer verlangt aber, dass die Marke dem Unternehmen bereits bei der Unterzeichnung gehört, und kann andernfalls den Preis senken oder von der Transaktion zurücktreten. Die Folge sind Verzögerungen und Verhandlungen, die vermeidbar gewesen wären.

Der zweite Fehler besteht darin, sich darauf zu verlassen, dass die Marke „im Logo“ steckt. Das Unternehmen verwendet ein Logo, geschützt ist aber nur die Wortmarke, oder umgekehrt. Beim Rebranding stellt es dann fest, dass die neue Gestalt nicht geschützt ist. Der Käufer fragt, was genau eingetragen ist, und das Unternehmen hat keine Antwort. Eine gute Vorbereitung umfasst ein Verzeichnis der eingetragenen Zeichen und einen Abgleich mit dem, was das Unternehmen tatsächlich verwendet.

Der dritte Fehler besteht darin, die Lizenz mündlich zu belassen. Eine Tochtergesellschaft oder ein Partner nutzt die Marke ohne Vertrag. Beim Verkauf zeigt sich dann, dass niemand weiß, zu welchen Bedingungen. Der vierte Fehler besteht darin, ein Pfandrecht zu übersehen: Die Bank hat ein Pfandrecht an der Marke, und der Verkäufer teilt dies dem Käufer nicht mit. Der Käufer findet es dann selbst im Register. Die Anwälte der Anwaltskanzlei ARROWS prüfen daher den Stand der Marken vor Beginn des Verkaufs und bereiten Korrekturen so vor, dass der Käufer nichts findet, was er beanstanden könnte.

Risiken der Marke beim Unternehmensverkauf

Abschließende Zusammenfassung

Die Marke ist beim Unternehmensverkauf oft der wertvollste immaterielle Vermögenswert, aber nur dann, wenn das Unternehmen sie tatsächlich besitzt. Der Beitrag hat drei Dinge gezeigt. Die Übertragung der Marke erfordert einen schriftlichen Vertrag und die Eintragung in das Register. Lizenzen und Pfandrechte sollten in der Transaktion schriftlich belegt und eingetragen sein. Und der Käufer stößt am häufigsten auf eine Marke, deren Inhaber nicht der beabsichtigten Struktur entspricht.

Für die Unternehmensleitung ergibt sich daraus ein klares Vorgehen: ein Jahr vor dem Verkauf Registerauszüge anfordern, Inhaber und Abdeckung korrigieren, Lizenzen und Pfandrechte ordnen und die Übertragungsdokumentation vorbereiten. Wer diese Schritte aufschiebt, überlässt es dem Käufer, das Problem zu finden, und muss es dann selbst unter Druck und teurer lösen.

Die Anwälte der Anwaltskanzlei ARROWS prüfen den Stand der Marken vor dem Verkauf, bereiten Übertragungen und Lizenzen vor, führen die Verhandlungen mit dem Käufer und arbeiten den Stand der Marken in den Kaufvertrag ein. Schreiben Sie uns an beratung@arws.cz oder sehen Sie sich unsere Leistungen im Bereich Unternehmensverkauf und Transaktionsberatung an.