Alguien ha solicitado una marca parecida a la suya

Quién puede presentar oposición y con qué fundamento

La oficina no inscribirá el signo solicitado si prospera la oposición de alguna de las personas enumeradas en el § 7 de la Ley de Marcas checa (en adelante, «Ley de Marcas»). Se trata, sobre todo, de los titulares de marcas anteriores idénticas o similares cuando existe riesgo de confusión. También pueden presentar oposición los usuarios de signos no registrados utilizados en el tráfico económico y las personas titulares de un derecho sobre una obra protegida por derechos de autor, de un derecho a la protección de la personalidad o de un derecho anterior derivado de otra propiedad industrial. La ley no admite otros motivos de oposición.

Por tanto, para presentar oposición no siempre es necesaria una marca registrada. El usuario de un signo no registrado utilizado en el tráfico económico puede oponerse si adquirió derechos sobre él antes de la fecha de presentación de la solicitud impugnada y existe riesgo de confusión (§ 7, apartado 1, letra e). Quien no tenga ningún derecho anterior no puede presentar oposición. Solo puede presentar observaciones basadas en otros motivos, los absolutos. La oficina las tendrá en cuenta, pero su autor no adquiere la condición de parte en el procedimiento.

De ello se extrae una lección práctica sobre por qué conviene registrar una marca. La empresa que solo utiliza su marca sin registrarla tiene más difícil defenderse en el procedimiento frente a una solicitud ajena similar. Debe demostrar, en efecto, que adquirió derechos sobre el signo antes de que el competidor presentara su solicitud. El titular de una marca registrada acredita su derecho con mucha mayor facilidad. Cómo elegir el signo y las clases y cómo presentar la solicitud se resume en el artículo sobre cómo registrar una marca.

La oposición puede basarse en uno o varios derechos anteriores, siempre que todos pertenezcan al mismo oponente. Puede referirse a una parte o a la totalidad de los productos o servicios para los que se ha presentado la solicitud (§ 25 de la Ley de Marcas). Así, una empresa con varias marcas puede agruparlas en una sola oposición. Lo que no puede es combinar derechos de distintos titulares, por ejemplo, de la sociedad matriz y de su filial.

Tres meses desde la publicación: un plazo que no se prorroga

La oposición puede presentarse en el plazo de tres meses desde la publicación de la solicitud. Este plazo no puede prorrogarse ni puede dispensarse su incumplimiento (§ 25, apartado 1). La oficina desestimará la oposición sin examinar el fondo en cuatro casos: si se presentó fuera de plazo, si no la presentó una persona legitimada, si carece de motivos y si no se acompañan pruebas (§ 26 de la Ley de Marcas).

El plazo corre desde la publicación de la solicitud, no desde el momento en que la empresa tiene conocimiento de ella. Quien no vigila las solicitudes de terceros puede descubrir que los tres meses ya han transcurrido. En ese caso, ya no cabe oposición y la defensa debe apoyarse en otros medios. Normalmente se trata, tras el registro, de una solicitud de caducidad o de declaración de nulidad de la marca, que es más larga y costosa. Por eso, las empresas que valoran su marca vigilan de forma continua los signos idénticos y similares que se solicitan para productos y servicios idénticos o relacionados.

Además, el plazo tiene un doble contenido: en los tres meses la empresa no solo debe presentar la oposición, sino también aportar las pruebas. La oficina no tiene en cuenta los complementos de la oposición ni las pruebas presentadas fuera de plazo (§ 25, apartado 2). La empresa que presenta una oposición escueta con la intención de completar las pruebas más tarde se arriesga a que la oficina no las tenga en cuenta en absoluto.

Consecuencia práctica: a partir de la fecha de publicación, la empresa calcula el último día del plazo y planifica la preparación hacia atrás. Reserva la última semana para la revisión y la presentación, las dos semanas anteriores para las pruebas y la fundamentación, y el tiempo restante para decidir si presenta oposición. Si conoce la solicitud solo en el segundo o el tercer mes, dispone únicamente de unas semanas para prepararse. Por eso conviene tener el procedimiento preparado de antemano.

Qué debe contener la oposición y con qué pruebas acreditarla

La oposición debe estar fundamentada y acompañada de pruebas que permitan examinar cada uno de sus motivos (§ 25, apartado 2). El oponente indicará en ella los productos o servicios contra los que se dirige, o que se dirige contra todos los productos y servicios de la solicitud. Indicará además los derechos anteriores en los que se basa y los productos o servicios para los que dichos derechos están protegidos (§ 25, apartado 5). Si falta la fundamentación o las pruebas, la oficina desestimará la oposición (§ 26, apartado 1).

Una buena oposición es breve, concreta y está bien documentada. Muestra en qué coinciden o se parecen los signos, qué productos o servicios se solapan y por qué los clientes pueden confundirlos. El alcance de las pruebas depende del motivo de oposición. En el caso de una marca anterior registrada, basta como base acreditar el derecho anterior y fundamentar el conflicto. En el caso de un signo no registrado o de una marca renombrada, son decisivas las pruebas de uso, notoriedad o renombre, como facturas, catálogos, publicidad o volumen de ventas.

Es importante elegir bien los derechos anteriores. La empresa que tiene varias marcas escoge las más cercanas al signo solicitado y las más sólidas. No intenta invocarlas todas a la vez. Una selección demasiado amplia debilita la oposición. En el caso de marcas registradas hace más de cinco años, aumenta además el riesgo de que la otra parte solicite la prueba de uso de cada una de ellas.

En la estrategia influye también la elección de los productos o servicios contra los que se dirige la oposición. Puede referirse solo a una parte de la solicitud (§ 25, apartado 4), de modo que la empresa puede impugnar únicamente la parte que realmente le perjudica y dejar el resto. Suele ser un compromiso aceptable: el solicitante obtiene el registro en el ámbito en el que no entra en conflicto con nadie y el titular de la marca anterior conserva su sector.

Observaciones y oposición: en qué se diferencian

Hasta el final del plazo de oposición, cualquiera puede presentar a la oficina observaciones basadas en los motivos absolutos del § 4. La oficina las tendrá en cuenta al decidir sobre el registro, pero quien las presenta no adquiere la condición de parte en el procedimiento (§ 24 de la Ley de Marcas). El conflicto con un derecho anterior conforme al § 7 no puede hacerse valer mediante observaciones (§ 24, apartado 3). Para ello solo sirve la oposición.

Ambos instrumentos se diferencian por los motivos en que se apoyan y por sus efectos. La oposición la presenta quien tiene un derecho anterior, que se convierte en parte del procedimiento, de modo que puede formular alegaciones y recibe la resolución. Las observaciones puede presentarlas cualquiera, pero solo por motivos que afectan al propio signo, por ejemplo, que sea descriptivo. El autor de las observaciones no se pronuncia sobre la tramitación posterior y la oficina solo le comunica el resultado.

No se trata, pues, de dos alternativas intercambiables según la empresa tenga o no marca. El titular de un derecho anterior hace valer el conflicto mediante la oposición y, si el signo es además descriptivo o engañoso, puede presentar también observaciones en paralelo. En la práctica, las observaciones se presentan con menos frecuencia, porque los motivos absolutos la oficina los examina también de oficio. Tienen sentido principalmente cuando el signo solicitado podría inducir a error a los clientes o impedir a otros su uso habitual.

Qué ocurre tras la presentación: el procedimiento y la prueba de uso

Si la oficina no desestima la oposición de entrada (§ 26, apartado 1), da traslado de ella al solicitante y le fija un plazo para formular alegaciones. Si el solicitante no se pronuncia, la oficina resuelve según el contenido del expediente (§ 26, apartado 2). Si constata que el signo solicitado vulnera derechos anteriores del oponente, deniega la solicitud. Puede denegarla en su totalidad o solo para los productos o servicios afectados (§ 26, apartado 4).

El solicitante dispone de un instrumento poderoso: puede pedir la prueba de uso de la marca anterior. Esto se aplica si, en la fecha de presentación de la solicitud impugnada o en la de su derecho de prioridad, la marca anterior llevaba registrada al menos cinco años. En tal caso, el oponente debe acreditar que la ha usado efectivamente durante los últimos cinco años anteriores a esa fecha para los productos o servicios en los que se basa la oposición, o que existían causas justificadas para no usarla (§ 26a de la Ley de Marcas). El solicitante pide la prueba a más tardar en el plazo de dos meses desde la notificación de la oposición para alegaciones.

A continuación, el oponente dispone de cuatro meses desde la notificación del requerimiento de la oficina para aportar las pruebas, y tampoco este plazo es prorrogable (§ 26a, apartado 7). Se trata de un paso independiente, distinto de las pruebas adjuntadas a la oposición. Si no aporta las pruebas y se trata del único derecho anterior, la oficina desestima la oposición (§ 26a, apartado 9). Si el oponente solo ha usado la marca anterior para algunos productos o servicios, la oficina la valora, a efectos del procedimiento de oposición, como si estuviera registrada únicamente para ellos (§ 26a, apartado 8).

Por ello, el titular de la marca anterior debe comprobar, ya antes de presentar oposición, si puede acreditar el uso. Las facturas, listas de precios, catálogos, la web y la publicidad de los cinco años anteriores a la presentación de la solicitud impugnada deben poder localizarse. Además, deben corresponder a los productos o servicios en los que se basa la oposición. Cómo reunir y archivar las pruebas de uso se analiza en el artículo sobre cómo proteger la marca y el envase de un complemento alimenticio y acreditar su uso.

Solución amistosa: un acuerdo en lugar de una resolución

A petición conjunta del solicitante y del oponente, la oficina les fija, durante el procedimiento de oposición, un plazo de al menos dos meses para alcanzar una solución amistosa (§ 26b de la Ley de Marcas). La ley prevé, por tanto, expresamente el acuerdo entre las partes. Conviene plantearse esta posibilidad sobre todo cuando a la empresa le interesa más delimitar el mercado que lograr la denegación total de la solicitud ajena, ya que un acuerdo puede regular incluso lo que la oficina no puede regular con su resolución.

Muchos conflictos sobre marcas similares terminan con un acuerdo, no con una resolución. El titular de la marca anterior consiente el registro con condiciones, por ejemplo, la limitación de productos o servicios, una forma distinta del signo o la prohibición de seguir ampliándolo. A cambio, el solicitante obtiene el registro sin riesgo de denegación. Aunque la oficina puede denegar la solicitud solo para una parte de los productos o servicios, no regula la forma del signo, el modo de uso ni una futura ampliación. Un acuerdo sí puede hacerlo. El contenido de este tipo de acuerdos y sus escollos se analizan en el artículo sobre cómo llegar a un acuerdo en lugar de litigar por una marca similar: Dos empresas, una marca similar: acuerdo en lugar de litigio.

Si, tras presentar la oposición, el oponente otorga su consentimiento por escrito al registro, se considera que ha retirado la oposición y la oficina archiva el procedimiento (§ 7, apartado 3). Por eso, el oponente otorga el consentimiento solo después de haber negociado todas las condiciones. Al otorgarlo pierde, en efecto, la posibilidad de continuar con el procedimiento de oposición y, con ella, buena parte de su posición negociadora. En un acuerdo, el orden de los pasos es tan importante como su contenido.

Además, el acuerdo no tiene por qué resolverlo todo. Las partes pueden ponerse de acuerdo solo en una parte, por ejemplo, en la limitación del alcance de los productos o servicios, y dejar que la oficina decida sobre el resto. Por eso, un abogado experimentado analiza las posibilidades con el cliente ya antes de la primera negociación, para que el cliente sepa qué puede obtener y a qué debe renunciar.

Cinco pasos tras detectar una solicitud ajena

El primer paso es averiguar cuándo se publicó la solicitud y calcular el plazo. Lleva unos minutos y condiciona todo lo demás: de la fecha de publicación resulta el último día del plazo, y desde él se planifica hacia atrás. Si el plazo ya ha vencido, no cabe oposición y la empresa debe optar por otra vía.

El segundo paso es valorar si la empresa está legitimada y dispone de pruebas. ¿Tiene un derecho anterior, normalmente una marca registrada o un signo no registrado utilizado en el tráfico económico ya antes de la presentación de la solicitud? ¿Se parece al signo solicitado y se trata de productos o servicios idénticos o similares? ¿Puede la empresa acreditar el uso si el solicitante lo pide? Si es así, la oposición tiene sentido. Si no, es preferible plantearse negociar con el solicitante o defenderse por otros medios, por ejemplo, con una acción por competencia desleal.

El tercer paso es decidir si presentar oposición o negociar. A veces es más ventajoso escribir al solicitante y proponerle un acuerdo ya antes de presentarla, porque una carta cuesta menos que un procedimiento. Pero la negociación no debe retrasar la presentación más allá del plazo. El cuarto paso es preparar y presentar la oposición con las pruebas dentro del plazo legal. El quinto paso es seguir el procedimiento y, en su caso, aprovechar la solución amistosa.

Un signo similar puede aparecer también en una solicitud de marca de la Unión Europea ante la oficina europea. Allí el procedimiento es distinto y la lógica, parecida; una comparación ofrece el artículo sobre el procedimiento de oposición ante la EUIPO. Por ello, la empresa que tenga una marca de la Unión Europea debería vigilar también las solicitudes que publica esta oficina. De lo contrario, puede dejar pasar también allí el plazo de oposición.

Cuatro errores que malogran una oposición

El primer error es esperar. La empresa conoce la solicitud ajena, pero nadie calcula el plazo y, pasados tres meses, ya no es posible oponerse. El precio es el registro de una marca similar y un litigio posterior más costoso. Ayuda que una persona concreta se encargue de los plazos y que la empresa disponga de un procedimiento que ponga en marcha el mismo día en que tenga conocimiento de la solicitud.

El segundo error es presentar oposición sin pruebas. La empresa presenta un escrito breve con la idea de completar las pruebas más tarde. Sin embargo, la oficina no tiene en cuenta los complementos posteriores y desestima la oposición por falta de pruebas. Por eso, las pruebas deben estar listas dentro del plazo. Conviene empezar a reunir la documentación antes de que la empresa decida la presentación, no después.

El tercer error es confiar en una marca anterior que la propia empresa no utiliza. El solicitante pide la prueba de uso, el oponente no la aporta y la oposición no prospera. El cuarto error es otorgar el consentimiento prematuramente: la empresa consiente el registro antes de que se hayan pactado las condiciones y pierde su posición negociadora. Por eso, los abogados de ARROWS advokátní kancelář empiezan calculando el plazo y verificando las pruebas de uso, y solo después recomiendan si presentar oposición o negociar.

Riesgos ante una solicitud ajena de un signo similar

Resumen final

Para oponerse a una solicitud ajena, las empresas disponen de tres meses desde su publicación; el plazo no puede prorrogarse y las pruebas deben aportarse dentro de él. El artículo ha mostrado que la oposición la presenta quien tiene un derecho anterior, incluso sin marca registrada. El solicitante puede pedir la prueba de uso de la marca anterior y el procedimiento también puede terminar con un acuerdo.

Para la dirección de la empresa, de ello se desprende un procedimiento claro: vigilar las solicitudes publicadas, calcular el plazo el mismo día de la detección, verificar las pruebas de uso y solo entonces decidir si presentar oposición o negociar. Si la empresa aplaza estos pasos, el plazo vence y la marca similar queda registrada. El litigio posterior sobre esa marca le resulta entonces más lento y más caro.

Los abogados de ARROWS advokátní kancelář vigilan las solicitudes de terceros, preparan y presentan oposiciones con pruebas, representan a empresas en el procedimiento ante la oficina y negocian acuerdos de coexistencia. Escríbanos a consultas@arws.cz o consulte nuestro servicio de contratos y negociación.