Dos empresas, una marca similar

Por qué conviene buscar un acuerdo antes de que llegue la demanda

El titular de una marca tiene el derecho exclusivo a usarla. Sin su consentimiento, nadie puede usar en el tráfico económico un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares si existe riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación (§ 8 de la Ley de Marcas checa, en adelante «LM»). Por eso, el litigio sobre una marca similar suele empezar con una carta en la que una parte amenaza a la otra con prohibirle el uso de la marca y reclamarle daños y perjuicios.

El riesgo de confusión es un concepto jurídico, y el resultado de un litigio sobre él no puede predecirse con seguridad. La Oficina de la Propiedad Industrial de la República Checa (Úřad průmyslového vlastnictví) o el tribunal comparan la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios y la forma en que los percibe el público. Cada uno de estos criterios admite distintas interpretaciones, por lo que el resultado es razonablemente discutible. Quien opta por el litigio se arriesga a perderlo. También se arriesga a una victoria pírrica al cabo de dos años, cuando la marca ya ha perdido valor o el mercado ha cambiado.

Frente al litigio, el acuerdo es más rápido, más barato y, sobre todo, previsible. Las partes deciden por sí mismas qué les resulta aceptable y no tienen que esperar la resolución de la Oficina o del tribunal. Evitan además un litigio público, seguido por la competencia y los clientes, que perjudica a ambas marcas. Para una empresa cuyo negocio se basa en la marca, este suele ser el argumento decisivo.

Sin embargo, el acuerdo no siempre es la mejor solución. Tiene sentido sobre todo cuando ambas sociedades actúan de buena fe, operan en segmentos de mercado que se solapan en parte pero son separables, y les interesa prevenir conflictos a largo plazo. No tiene sentido cuando la otra parte se aprovecha deliberadamente de la reputación ajena o cuando el acuerdo induciría a error a los clientes. En ese caso quedan la oposición, la demanda o la negociación de una compra.

Qué ocurre con la oposición cuando las partes llegan a un acuerdo

El titular de una marca anterior idéntica o similar puede presentar oposición, y la Oficina no inscribirá entonces el signo solicitado si existe riesgo de confusión (§ 7 LM). La oposición puede así bloquear el registro de una nueva marca. Su solicitante decide entonces si defenderse o buscar un acuerdo.

El consentimiento del oponente pone fin al procedimiento de oposición. Si, tras presentar la oposición, el oponente da su consentimiento por escrito al registro de la marca solicitada, se considera que ha retirado la oposición, y la Oficina archiva el procedimiento (§ 7, apdo. 3). Por eso, el acuerdo con el titular de la marca anterior es la vía más directa hacia el registro, ya que la Oficina no tiene que pronunciarse sobre la confusión.

En la práctica, el titular de la marca anterior suele otorgar su consentimiento solo en el marco de un acuerdo más amplio. A menudo lo condiciona a concesiones concretas de la otra parte, como limitar el alcance del uso de la marca, diferenciarla, renunciar a operar en determinados segmentos del mercado o una compensación económica. Por ello, el consentimiento se otorga normalmente solo una vez pactadas todas las condiciones del acuerdo. Si lo otorgara antes de tiempo, el titular de la marca anterior perdería buena parte de su posición negociadora.

Cómo y en qué plazo presentar la oposición se explica en el texto sobre qué hacer cuando alguien ha solicitado una marca similar a la suya. El acuerdo no sustituye a la oposición, sino que es una vía alternativa para resolver el conflicto. Incluso la parte que ha presentado oposición puede proponer en cualquier momento una solución amistosa. Presentar oposición indica a la otra parte que el titular de la marca anterior está dispuesto a defender activamente sus derechos.

Por lo general, es mejor iniciar las negociaciones con una carta objetiva que con una amenaza. La carta describe ambas marcas, indica en qué ve la empresa el riesgo de confusión y propone una reunión. Un tono duro empuja a la otra parte a la defensiva y suele alargar las negociaciones. Una carta objetiva, en cambio, abre espacio para el acuerdo. La empresa no tiene que enviar su análisis jurídico; basta con tenerlo preparado por si las negociaciones fracasan.

Las cuestiones básicas del registro, es decir, cómo elegir el signo, qué clases escoger y cómo presentar la solicitud, se resumen en el texto sobre cómo registrar una marca. Quien todavía está solicitando su marca puede evitar, ya al elegir el signo, toparse con una marca anterior similar.

Qué debe contener el acuerdo

Un buen acuerdo responde a seis preguntas. Primera: qué productos o servicios concretos ofrece cada parte con su marca. Segunda: en qué territorio. Tercera: cómo se diferenciarán ambas marcas visual y verbalmente, por ejemplo mediante el color, la tipografía, una palabra adicional o el logotipo. Cuarta: qué puede y qué no puede hacer cada parte en el futuro. Quinta: qué sanciones se aplican en caso de incumplimiento. Sexta: cuánto dura el acuerdo.

El núcleo del acuerdo es la delimitación precisa de los productos y servicios, porque la Oficina y los tribunales valoran la confusión según su similitud. Los números de clase de la clasificación internacional son solo un criterio auxiliar: dos servicios de la misma clase pueden no ser similares, y dos servicios de clases distintas pueden serlo. Las partes pueden pactar que una empresa use la marca solo para software y la otra solo para consultoría. Un reparto territorial de la República Checa es difícil de respetar en internet y en el comercio electrónico. Por eso es mejor delimitar el ámbito de actividad que el área geográfica.

El segundo pilar es la diferenciación gráfica. Las partes determinan en qué deben diferenciarse las marcas y lo describen de forma concreta: colores, tipografía, ubicación del logotipo y signos adicionales. Una cláusula genérica del tipo «las partes se diferenciarán» no basta, porque en caso de incumplimiento no quedará claro quién ha incumplido qué. Por ello, un buen acuerdo incluye un anexo con ejemplos de las formas permitidas y prohibidas.

La prohibición de expansión impide que el acuerdo se vacíe de contenido con el tiempo. La empresa que hoy se dedica al software puede empezar mañana a prestar consultoría con la misma marca y entrar así en el ámbito de la otra parte. Por eso, el acuerdo establece que ampliar la actividad al ámbito de la otra parte requiere su consentimiento. También prevé que ambas marcas crecerán y que el mercado cambiará.

Si ambas empresas son competidoras, las restricciones del acuerdo solo pueden llegar hasta donde lo exija la solución del conflicto marcario. La ley prohíbe los acuerdos entre competidores que tengan por objeto o efecto falsear la competencia, y menciona expresamente el reparto de mercados y la limitación de la producción y las ventas (§ 3 de la Ley de Protección de la Competencia Económica checa (Ley n.º 143/2001 Sb., en adelante «LPCE»)). Tal pacto está prohibido y es nulo, salvo que el acuerdo tenga un efecto insignificante sobre la competencia o se acoja a alguna excepción legal. Hasta dónde pueden llegar las restricciones lo valoran los abogados del despacho ARROWS según la posición de ambas empresas en el mercado.

El acuerdo puede incluir también un procedimiento para futuros conflictos. Las partes pueden pactar que, en caso de desacuerdo, se reúnan primero las direcciones de ambas empresas, después intenten una mediación y solo entonces acudan a los tribunales. Este pacto evita que cada malentendido se convierta en un litigio y preserva la relación que el acuerdo pretende proteger.

Uso de la marca y licencia como parte de la solución

El titular que no empiece a usar la marca de forma efectiva en los cinco años siguientes a su registro, o que no la use durante cinco años ininterrumpidos, se expone a las consecuencias legales, salvo que existan causas justificadas para la falta de uso (§ 13 LM). Se considera uso por el titular también el uso con su consentimiento (§ 13, apdo. 3). Esto es importante cuando el acuerdo otorga a la otra parte el derecho a usar la marca. La mera firma de una licencia no basta; la marca debe usarse realmente en la práctica.

Por eso, el acuerdo puede incluir también una licencia. Mediante un contrato de licencia, el titular puede conceder el derecho a usar la marca para todos los productos o servicios para los que está registrada o solo para algunos de ellos, con carácter exclusivo o no exclusivo (§ 18 LM). Frente al licenciatario que incumpla el contrato, el titular puede invocar los derechos derivados de la marca en lo relativo a la duración, la forma de la marca, el alcance de los productos o servicios, el territorio o la calidad.

Frente a terceros, la licencia solo surte efecto con su inscripción en el registro (§ 18, apdo. 4), por lo que conviene inscribirla. Sin embargo, la inscripción solo produce efectos respecto de la licencia sobre la marca para la que se concedió. Las demás obligaciones del acuerdo, como la prohibición de entrar en un ámbito de actividad, la diferenciación obligatoria o las penalizaciones contractuales, no se vuelven oponibles a futuros adquirentes por la inscripción de la licencia. En el registro se inscriben la licencia, la transmisión o el derecho de prenda.

El acuerdo de coexistencia se diferencia de la licencia en que cada parte usa su propia marca y no cede nada a la otra. No se trata de una relación entre licenciante y licenciatario, sino de una limitación recíproca. En la práctica, ambos modelos se combinan: el acuerdo fija los límites y la licencia regula las excepciones en las que una parte puede utilizar un elemento de la marca de la otra.

El acuerdo y la venta de la empresa: qué ocurre con el acuerdo en una transmisión

La marca puede transmitirse incluso sin la empresa mercantil, para todos los productos o servicios o solo para algunos de ellos. La transmisión debe realizarse mediante contrato escrito (§ 15 LM) y surte efectos con su inscripción en el registro (§ 15, apdo. 3). El nuevo titular pasa así a ser propietario de la marca, pero el acuerdo celebrado por el titular original no tiene por qué vincularle por sí solo.

Por ello, el acuerdo debería prever también una posible transmisión de la marca. Una opción es pactar la obligación del transmitente de garantizar que el adquirente se adhiera al acuerdo o asuma las obligaciones derivadas de él. El cumplimiento de esta obligación puede reforzarse con una penalización contractual. También cabe la cesión del contrato, que requiere el consentimiento de la otra parte. La mera cláusula de que el acuerdo «vincula a los sucesores legales» puede no ser suficiente, ya que, en principio, el contrato solo vincula a sus partes.

En la venta de una empresa, el acuerdo pasa a formar parte de la due diligence. El comprador pregunta si la marca está limitada por un acuerdo, quién puede usarla y en qué condiciones. Un acuerdo que no consta por escrito o es poco claro reduce el valor de la empresa y da lugar a exigencias de garantías. Un acuerdo claro, en cambio, es un activo, porque demuestra que la marca está protegida y los conflictos resueltos.

El contexto más amplio de la protección de la marca, incluida la competencia desleal, se analiza en el texto sobre la protección de la marca y la competencia desleal. A esta herramienta recurre el titular de la marca cuando el acuerdo fracasa o la otra parte no lo cumple. Que el acuerdo compense depende de lo cerca que estén realmente ambos signos y ambas ofertas, por lo que los abogados del despacho ARROWS lo valoran caso por caso.

Del análisis a la ejecución: cinco pasos hacia un acuerdo sobre la marca

El primer paso es determinar qué posición tiene la empresa. Comprueba si su marca está registrada, cuándo se solicitó y cómo la usa. Una marca anterior registrada es un argumento sólido; una solicitud posterior o una marca sin uso, en cambio, uno débil. En función de ello, la empresa elige el tono y las exigencias de la negociación. Primero el análisis, después la oferta.

El segundo paso es valorar si existe realmente riesgo de confusión. El abogado compara los signos y los productos o servicios y estima las posibilidades de éxito en un litigio. Si la confusión es poco probable, la empresa no tiene por qué ceder. Si es probable, resulta más sensato un acuerdo con limitaciones que el riesgo de una prohibición. La estimación se basa en la práctica cambiante de la Oficina de la Propiedad Industrial y de los tribunales, por lo que siempre es orientativa.

El tercer paso es la negociación. Las partes exponen sus objetivos, sus planes de negocio y los límites hasta los que están dispuestas a ceder. Un buen acuerdo parte de lo que ambas empresas necesitan realmente, no de las exigencias máximas. La negociación avanza más rápido cuando se reúnen las direcciones de las empresas o sus abogados y analizan ejemplos concretos de marcas y canales de venta.

El cuarto paso es redactar el acuerdo y sus anexos. El acuerdo contiene definiciones, alcance, diferenciación, sanciones y duración; los anexos, muestras de las marcas y la lista de productos y servicios. El quinto paso es la ejecución: el oponente presenta a la Oficina el consentimiento al registro, las partes inscriben la licencia y cada una adapta sus materiales para cumplir el acuerdo. Un acuerdo que nadie aplica en la práctica es papel mojado. Por eso conviene designar en cada parte a una persona que vigile su cumplimiento y establecer mecanismos de control tras la firma.

De los dominios trata el texto sobre qué hacer cuando alguien ha registrado un dominio con su marca. El acuerdo sobre la marca puede regular también los dominios y las cuentas en redes sociales, para que el conflicto no se traslade del registro a internet.

Cuatro errores que convierten el acuerdo en papel mojado

El primer error es dar el consentimiento antes de tiempo. La empresa consiente el registro de una marca similar antes de que se hayan pactado todas las condiciones. Tras otorgar el consentimiento ya no puede continuar con el procedimiento de oposición, por lo que pierde su principal herramienta de presión. El resultado es un acuerdo que no limita nada y una marca que en la práctica queda sin protección.

El segundo error es un acuerdo sin una diferenciación concreta. Las partes se comprometen a diferenciarse, pero no describen cómo. Al cabo de un año resulta que cada una entiende la diferenciación de forma distinta. Surge el conflicto que el acuerdo debía evitar.

El tercer error es olvidarse de la transmisión de la marca. Dos empresas celebran el acuerdo, pero la marca se vende después a otra empresa. El nuevo titular de la marca no queda vinculado por el acuerdo si no se ha adherido a él, y la otra parte tiene que volver a litigar. El cuarto error es no ejecutar el acuerdo: las partes lo firman, pero no inscriben la licencia ni aplican la diferenciación en la práctica. Qué riesgo es mayor en un acuerdo concreto depende de lo vinculadas que estén ambas empresas y de hacia dónde planean crecer, por lo que los abogados del despacho ARROWS preparan acuerdos a medida, incluidos los pasos de ejecución y el control de su cumplimiento.

Riesgos de una marca similar sin acuerdo

Resumen final

Un acuerdo sobre una marca similar suele ser más rápido, más barato y más previsible que un litigio, siempre que esté redactado con precisión. El artículo ha mostrado tres cosas. El consentimiento del oponente pone fin al procedimiento de oposición. El acuerdo debe delimitar los productos y servicios, el territorio y la diferenciación. Y debe regular también la transmisión de la marca, porque por sí solo no vincula al nuevo titular.

Para la dirección de la empresa, de ello se desprende un procedimiento claro: primero valorar la solidez de la propia posición, después negociar un acuerdo con una diferenciación concreta y solo al final dar el consentimiento al registro. Con el orden inverso, la empresa pierde su principal herramienta de presión y el acuerdo no protege la marca por la que se negoció.

Aplazarlo tiene un precio. El plazo de oposición corre con independencia de las negociaciones, y cada mes de uso simultáneo de marcas similares dificulta la posterior diferenciación ante los clientes. Por eso, la empresa que se plantee un acuerdo debería empezar con el análisis inmediatamente después de la primera carta o de la publicación de la solicitud ajena.

Los abogados del despacho ARROWS analizan conflictos sobre marcas similares, negocian acuerdos de coexistencia, preparan licencias y gestionan su inscripción en el registro. Escríbanos a consultas@arws.cz o consulte nuestro servicio de contratos y negociación.