Dos empresas, una marca similar

Por qué vale la pena buscar un acuerdo antes de que llegue la demanda

El titular de una marca registrada tiene el derecho exclusivo de utilizarla. Nadie más puede, sin su consentimiento, utilizar en el tráfico económico un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares si ello genera riesgo de confusión, incluida la asociación (artículo 8 de la Ley de Marcas de la República Checa). Por lo tanto, un conflicto sobre una marca similar suele comenzar con una carta en la que una de las partes amenaza a la otra con la prohibición de uso de la marca y la indemnización por daños y perjuicios.

El riesgo de confusión es un concepto jurídico y el resultado de un litigio al respecto no se puede predecir con certeza. La oficina de patentes o el tribunal comparan la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios y cómo los percibe el público. Cada uno de estos aspectos puede interpretarse de manera diferente y, por lo tanto, el resultado es razonablemente discutible. Quien decide litigar, se arriesga a perder. También se arriesga a una victoria pírrica después de dos años, tiempo durante el cual la marca puede haber perdido valor o el mercado puede haber cambiado.

Frente al litigio, el acuerdo es más rápido, más económico y, sobre todo, predecible. Ambas partes determinan por sí mismas lo que es aceptable para ellas y no tienen que esperar la decisión de una oficina o de un tribunal. También evitan un conflicto público, que es seguido por la competencia y los clientes, y que daña a ambas marcas. Para una empresa que se construye sobre su marca, este suele ser el argumento más importante.

Sin embargo, el acuerdo no siempre es la solución más adecuada. Tiene sentido especialmente si ambas empresas actúan de buena fe, operan en segmentos de mercado que se solapan parcialmente pero que son mutuamente separables, y tienen interés en prevenir conflictos a largo plazo. No tiene sentido cuando la otra parte se aprovecha deliberadamente de la reputación ajena o cuando el acuerdo induce a error a los clientes. En ese caso, las opciones restantes son la oposición, la demanda o la negociación para la adquisición.

Qué pasa con las oposiciones cuando las partes llegan a un acuerdo

El titular de una marca anterior idéntica o similar puede presentar una oposición y la oficina no registrará el signo solicitado si existe riesgo de confusión (artículo 7 de la Ley de Marcas de la República Checa). De este modo, las oposiciones pueden bloquear el registro de una nueva marca. El solicitante de esta última debe elegir entonces si defenderse o buscar un acuerdo.

El consentimiento del oponente pone fin al procedimiento de oposición. Si, tras presentar la oposición, el oponente otorga su consentimiento por escrito para el registro de la marca solicitada, se considera que ha retirado la oposición y la oficina suspenderá el procedimiento de oposición (artículo 7, apartado 3). Por lo tanto, el acuerdo con el titular de la marca anterior es la vía más directa para el registro, ya que la oficina no tiene que decidir en absoluto sobre la confusión.

En la práctica, el titular de la marca anterior suele otorgar su consentimiento únicamente en el marco de un acuerdo más amplio. Su concesión a menudo se condiciona a concesiones específicas de la otra parte, como la limitación del alcance del uso de la marca, su diferenciación, la exclusión de operar en ciertos segmentos del mercado o una compensación económica. Por lo tanto, el consentimiento se otorga generalmente solo después de haber negociado todas las condiciones del acuerdo. De hecho, al otorgarlo de forma prematura, el titular de la marca anterior perdería una parte sustancial de su posición negociadora.

Cómo presentar una oposición y en qué plazo se analiza en el texto sobre qué hacer si alguien ha solicitado una marca similar a la suya. El acuerdo no sustituye a la oposición, sino que representa una forma alternativa de resolución de conflictos. Incluso la parte que ha presentado la oposición puede proponer una solución amistosa en cualquier momento. La presentación de la oposición indica a la otra parte que el titular de la marca anterior está preparado para defender activamente sus derechos.

Por lo general, es mejor iniciar las negociaciones con una carta formal y objetiva en lugar de una amenaza. La carta describirá ambas marcas, indicará en qué ve la empresa el riesgo de confusión y propondrá una reunión. Un tono duro pondrá a la otra parte a la defensiva y a menudo prolongará las negociaciones. Por el contrario, una carta objetiva abre el espacio para el acuerdo. La empresa no necesita enviar un análisis jurídico, basta con tenerlo preparado por si las negociaciones fracasan.

Las cuestiones básicas del registro, es decir, cómo elegir el signo, qué clases seleccionar y cómo presentar la solicitud, se resumen en el texto sobre cómo registrar una marca comercial. Quien esté en proceso de solicitar el registro de su marca puede, ya desde la selección del signo, evitar encontrarse con una marca similar anterior.

Qué debe contener el acuerdo

Un buen acuerdo responde a seis preguntas. En primer lugar, qué productos o servicios específicos ofrece cada parte bajo su marca. En segundo lugar, en qué territorio. En tercer lugar, cómo se diferenciarán ambas marcas visual y verbalmente, por ejemplo, mediante el color, la tipografía, una palabra complementaria o un logotipo. En cuarto lugar, qué puede y qué no puede hacer cada parte en el futuro. En quinto lugar, qué sanciones se aplican en caso de incumplimiento. En sexto lugar, cuál es la duración del acuerdo.

El núcleo del acuerdo es la delimitación precisa de los productos y servicios, ya que la oficina y el tribunal evalúan la confusión en función de su similitud. Los números de las clases de la clasificación internacional sirven solo como criterio auxiliar: dos servicios en la misma clase no tienen por qué ser similares, y dos servicios en clases diferentes sí pueden serlo. Las partes pueden acordar que una empresa utilice la marca solo para software y la otra solo para consultoría. La división territorial dentro de la República Checa es difícil de mantener en internet y el comercio electrónico. Por lo tanto, es mejor definir el sector de actividad que el área geográfica.

El segundo pilar es la diferenciación gráfica. Las partes determinan cómo deben diferenciarse las marcas y lo describen de forma concreta: colores, forma de la letra, ubicación del logotipo y signos complementarios. Un acuerdo general del tipo "las partes se diferenciarán" no es suficiente, ya que en caso de infracción no quedará claro qué se ha incumplido. Por lo tanto, un buen acuerdo incluye un anexo con muestras de las formas permitidas y prohibidas.

La prohibición de expansión evita que el acuerdo pierda su sentido con el tiempo. Una empresa que hoy desarrolla software puede mañana empezar a ofrecer consultoría bajo la misma marca y entrar así en el sector de la otra parte. Por ello, el acuerdo establece que para ampliar la actividad al sector de la otra parte se requiere su consentimiento. También tiene en cuenta que ambas marcas crecerán y el mercado cambiará.

Si ambas empresas son competidoras, las limitaciones del acuerdo solo pueden llegar hasta donde lo requiera la resolución del conflicto marcario. La ley prohíbe los acuerdos entre competidores que tengan por objeto o efecto la distorsión de la competencia, y menciona expresamente el reparto de mercados y la limitación de la producción y las ventas (artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia de la República Checa). Dicho pacto está prohibido y es nulo, a menos que el acuerdo tenga un impacto insignificante en la competencia o entre dentro de alguna excepción legal. Los abogados del equipo legal de ARROWS, con sede en Praga, evalúan hasta dónde pueden llegar las limitaciones en función de la posición de ambas empresas en el mercado.

El acuerdo también puede incluir un procedimiento para futuros conflictos. Las partes pueden establecer que, en caso de desacuerdo, primero se reúnan las direcciones de ambas empresas, luego intenten una mediación y solo después acudan a los tribunales. Este pacto evita que cada malentendido se convierta en un litigio y preserva la relación que el acuerdo pretende proteger.

El uso de la marca y la licencia como parte de la solución

El titular que no comience a utilizar la marca de manera efectiva dentro de los cinco años siguientes a su registro, o que no la utilice de forma ininterrumpida durante cinco años, se expone a las consecuencias legales, a menos que tenga motivos justificados para el impago (artículo 13 de la Ley de Marcas de la República Checa). A estos efectos, se considera uso por parte del titular también el uso realizado con su consentimiento (artículo 13, apartado 3). Esto es importante cuando el acuerdo otorga a la otra parte el derecho a utilizar la marca. La mera firma de la licencia no es suficiente, la marca debe utilizarse realmente en la práctica.

Por lo tanto, el acuerdo también puede contener una licencia. El titular puede, mediante un contrato de licencia, conceder el derecho a utilizar la marca para todos o parte de los productos o servicios para los que está registrada, de forma exclusiva o no exclusiva (artículo 18 de la Ley de Marcas de la República Checa). Frente al licenciatario que haya incumplido el contrato, el titular puede invocar los derechos derivados de la marca en lo que respecta a la duración, la forma de la marca, el alcance de los productos o servicios, el territorio o la calidad.

Frente a terceros, la licencia solo es eficaz a partir de su inscripción en el registro (artículo 18, apartado 4), por lo que tiene sentido inscribirla. Sin embargo, la inscripción solo surte efecto para la licencia de la marca para la cual fue concedida. Las demás obligaciones del acuerdo, como la prohibición de entrar en un sector, la diferenciación obligatoria o las cláusulas penales, no serán eficaces frente a futuros adquirentes por la mera inscripción de la licencia. En el registro se inscriben la licencia, la transmisión o el derecho de garantía real.

El acuerdo de coexistencia se diferencia de la licencia en que cada parte utiliza su propia marca y no cede nada a la otra. No se trata de una relación de licenciante y licenciatario, sino de una limitación mutua. En la práctica, ambos modelos se combinan: el acuerdo establece los límites y la licencia regula las excepciones en las que una parte puede utilizar un elemento de la marca de la otra.

El acuerdo y la venta de la empresa: qué pasa con el acuerdo en caso de transmisión

La marca registrada puede transmitirse incluso sin la transmisión de la empresa, para todos o solo para algunos de los productos o servicios. La transmisión debe realizarse mediante contrato por escrito (artículo 15 de la Ley de Marcas de la República Checa) y surte efectos con su inscripción en el registro (artículo 15, apartado 3). El nuevo titular se convierte así en el propietario de la marca, pero el acuerdo celebrado por el titular original no tiene por qué vincularlo por sí mismo.

Por lo tanto, el acuerdo también debería prever la posible transmisión de la marca. Una opción es estipular la obligación del transmitente de garantizar que el adquirente se adhiera al acuerdo o asuma las obligaciones derivadas del mismo. El cumplimiento de esta obligación puede reforzarse con una cláusula penal. También se puede contemplar la cesión del contrato, para lo cual se requiere el consentimiento de la otra parte contratante. La mera cláusula de que el acuerdo "vincula a los sucesores legales" puede no ser suficiente, ya que, en principio, un contrato solo vincula a sus partes.

En la venta de una empresa, el acuerdo pasa a formar parte de la auditoría de compra (due diligence). El comprador pregunta si la marca está limitada por algún acuerdo, quién puede utilizarla y bajo qué condiciones. Un acuerdo que no conste por escrito o que sea confuso reduce el valor de la empresa y genera solicitudes de garantías. Por el contrario, un acuerdo claro es un activo, ya que demuestra que la marca está protegida y los conflictos están resueltos.

El contexto más amplio de la protección de la marca, incluida la competencia desleal, se analiza en el texto sobre protección de la marca registrada y competencia desleal. El titular de la marca recurre a esta herramienta cuando el acuerdo fracasa o la otra parte no lo cumple. Si el acuerdo vale la pena depende de lo cerca que estén realmente ambos signos y ambas ofertas, por lo que los abogados de ARROWS, firma de abogados con sede en Praga, lo evalúan de forma individual para cada caso.

Desde el análisis hasta la ejecución: cinco pasos para el acuerdo de marca

El primer paso es determinar la fuerza de la posición de la empresa. Se verifica si su marca está registrada, cuándo se solicitó y cómo se utiliza. Una marca anterior registrada es un argumento fuerte; por el contrario, una solicitud posterior o una marca no utilizada es un argumento débil. En función de esto, la empresa elige el tono y las exigencias de la negociación. Primero el análisis, luego la oferta.

El segundo paso es evaluar si realmente existe riesgo de confusión. El abogado comparará los signos y los productos o servicios y estimará las posibilidades de éxito en un litigio. Si la confusión es poco probable, la empresa no tiene por qué ceder. Si es probable, es más razonable un acuerdo con limitaciones que el riesgo de una prohibición. La estimación se basa en la práctica en evolución de la Oficina de Propiedad Industrial de la República Checa y de los tribunales, por lo que siempre es solo orientativa.

El tercer paso es la negociación. Las partes exponen sus objetivos, planes de negocio y los límites hasta los que están dispuestas a ceder. Un buen acuerdo se basa en lo que ambas empresas realmente necesitan, no en exigencias máximas. Las negociaciones avanzan más rápido cuando se reúnen las direcciones de las empresas o sus abogados y analizan ejemplos concretos de marcas y canales de venta.

El cuarto paso es redactar el acuerdo y sus anexos. El acuerdo contiene las definiciones, el alcance, la diferenciación, las sanciones y la duración; los anexos incluyen muestras de las marcas y la lista de productos y servicios. El quinto paso es la ejecución: el oponente presenta a la oficina el consentimiento para el registro, las partes inscriben la licencia y cada una de ellas adapta sus materiales para cumplir con el acuerdo. Un acuerdo que nadie pone en práctica es solo un papel. Por lo tanto, vale la pena designar en cada parte a una persona que supervise el cumplimiento y establecer mecanismos de control tras la firma.

Los dominios se abordan en el texto sobre qué hacer si alguien ha registrado un dominio con su marca registrada. El acuerdo de marca también puede regular los dominios y las cuentas en redes sociales para evitar que el conflicto se traslade del registro a internet.

Cuatro errores que convierten el acuerdo en papel mojado

El primer error es otorgar el consentimiento de forma prematura. La empresa acepta el registro de una marca similar antes de que se hayan acordado todas las condiciones. Una vez otorgado el consentimiento, ya no puede continuar con el procedimiento de oposición, por lo que pierde su principal herramienta de presión. El resultado es un acuerdo que no limita nada y una marca que, en la práctica, queda sin protección.

El segundo error es un acuerdo sin una diferenciación concreta. Las partes se comprometen a diferenciarse, pero no describen cómo. Al cabo de un año, resulta que cada una entiende la diferenciación de manera diferente. Surge entonces el conflicto que el acuerdo debía evitar.

El tercer error es olvidarse de la transmisión de la marca. Dos empresas celebran el acuerdo, pero la marca se vende posteriormente a otra empresa. El nuevo titular de la marca no está vinculado por el acuerdo si no se ha adherido a él, y la otra parte debe litigar de nuevo.

El cuarto error es no ejecutar el acuerdo: las partes lo firman, pero no inscriben la licencia ni implementan la diferenciación en la práctica. Lo que más peligro representa en un acuerdo concreto depende de cómo estén interconectadas ambas empresas y hacia dónde planeen crecer, por lo que los abogados de la firma de abogados ARROWS, con sede en Praga, preparan el acuerdo a medida, incluyendo los pasos de ejecución y control de cumplimiento.

Riesgos de una marca similar sin acuerdo

Resumen final

Un acuerdo sobre una marca similar suele ser más rápido, económico y predecible que un litigio, siempre que esté redactado con precisión. El artículo ha mostrado tres aspectos. El consentimiento del oponente pone fin al procedimiento de oposición. El acuerdo debe delimitar los productos y servicios, el territorio y la diferenciación. Y debe regular también la transmisión de la marca, ya que esta no vinculará por sí sola al nuevo titular.

Para la dirección de la empresa, esto se traduce en un procedimiento claro: primero evaluar la fuerza de la propia posición, luego negociar el acuerdo con una diferenciación concreta y solo al final otorgar el consentimiento para el registro. En caso de invertir el orden, la empresa perderá su principal herramienta de presión y el acuerdo no protegerá la marca por la que se negociaba.

La demora tiene un precio. El plazo para las oposiciones corre independientemente de las negociaciones y cada mes de uso simultáneo de marcas similares dificulta la diferenciación posterior ante los clientes. Por lo tanto, la empresa que esté considerando un acuerdo debería comenzar con el análisis inmediatamente después de la primera carta o de la publicación de la solicitud ajena.

Los abogados de la firma de abogados ARROWS, con sede en Praga, evalúan conflictos sobre marcas similares, negocian acuerdos de coexistencia, preparan licencias y gestionan su inscripción en el registro. Escríbanos a consultas@arws.cz o consulte nuestro servicio de contratos y negociación.