Cómo registrar una marca

Qué obtiene con el registro de una marca y por qué ocuparse de ello antes que la competencia

Con el registro, el titular adquiere el derecho exclusivo a utilizar la marca para los productos y servicios para los que está registrada y puede emplear el símbolo ®. Conforme al § 8 de la Ley checa de marcas (Ley n.º 441/2003 Sb., en adelante «Ley de Marcas»), nadie puede, sin el consentimiento del titular, utilizar en el tráfico económico un signo idéntico para productos idénticos ni un signo similar que entrañe riesgo de confusión, lo que incluye su uso como denominación social, en envases, en publicidad o en la importación.

En la práctica, esto significa que la marca registrada es prácticamente la herramienta más eficaz para detener con rapidez a un competidor que empiece a utilizar un nombre o un logotipo similar. Sin ella, debe confiar en la protección general frente a la competencia desleal, en la que la confundibilidad y la notoriedad del signo se prueban caso por caso. En qué se diferencia esa defensa lo describimos en el artículo Protección de la marca y competencia desleal.

La segunda razón, a menudo subestimada, es el valor de la empresa. La marca es un activo independiente y transmisible: se transmite mediante contrato escrito y la transmisión surte efectos con su inscripción en el registro (§ 15 de la Ley de Marcas). En la venta de una empresa o en la entrada de un inversor, una marca no registrada es un hallazgo habitual de la due diligence jurídica y un argumento típico para rebajar el precio. Sobre cómo valoran los compradores los activos «blandos» escribe con más detalle Jakub Dohnal en el libro Cómo vender una empresa con inmuebles.

Paso 1: Búsqueda de anterioridades: compruebe que el signo está libre y es registrable

Antes de presentar la solicitud hay que responder a dos preguntas. La primera: ¿es el signo siquiera susceptible de registro? Conforme al § 4 de la Ley de Marcas, no se inscribe en el registro el signo que carece de carácter distintivo, que está compuesto exclusivamente por indicaciones que describen la especie, la calidad, el destino o la procedencia geográfica del producto, que se ha convertido en habitual en el comercio, que induce a error al público o que es contrario al orden público. Por ello, el nombre «Kvalitní okna Praha» (es decir, «Ventanas de calidad Praga») para un fabricante de ventanas no puede, por regla general, registrarse, salvo que el solicitante demuestre que el signo ha adquirido carácter distintivo por su uso en el tráfico económico (§ 5); una palabra de fantasía o un logotipo sí prosperarán.

La segunda pregunta: ¿vulnera el signo derechos anteriores? Aquí es fundamental saber que, en el examen de fondo (§ 22), la ÚPV solo analiza los motivos del § 4. La Oficina no comprueba por sí misma la existencia de una marca anterior similar: el conflicto lo hará valer su titular mediante oposición conforme al § 7. Por eso la solicitud puede superar el examen sin problemas y ser denegada varios meses después, cuando usted ya tiene encargados los envases, la web y el marketing.

La búsqueda debe abarcar las marcas nacionales de la ÚPV, las marcas de la Unión Europea (EUIPO) y los registros internacionales que designan a la República Checa, ya que todos ellos son «marca anterior» en el sentido del § 3 de la Ley. Además, también los signos no registrados utilizados en el tráfico económico, que pueden fundamentar una oposición conforme al § 7, apdo. 1, letra e). La similitud denominativa puede comprobarse en las bases de datos, pero la apreciación del riesgo de confusión, es decir, si el consumidor medio confundirá los signos o los asociará, es un juicio jurídico en el que la experiencia resulta rentable. Los abogados de ARROWS realizan la búsqueda de forma sistemática antes de cada presentación y, en los casos dudosos, proponen modificar el signo o la lista de productos para prevenir oposiciones.

Paso 2: Elija el tipo de marca y clasifique correctamente los productos y servicios

En la solicitud indicará el tipo de marca: denominativa, figurativa, mixta, tridimensional y otras conforme al anexo n.º 1 de la Ley (§ 19, apdo. 5). La protección de la marca denominativa no está vinculada a una ejecución tipográfica concreta, porque el objeto del registro es el propio signo verbal, y por ello es la variante más sólida para un nombre; la marca figurativa o la mixta protegen un logotipo concreto. Las empresas con nombre y logotipo propios suelen necesitar ambas, ya que un cambio de imagen del logotipo dentro de cinco años vaciaría de hecho de contenido la marca mixta.

Los productos y servicios se clasifican conforme a la clasificación internacional (de Niza) y deben identificarse «con suficiente claridad y precisión» para que pueda determinarse el alcance de la protección (§ 19a, apdo. 2). El título general de una clase solo cubre lo que realmente queda comprendido en él (§ 19a, apdo. 4): quien registre únicamente «software» no está protegido para servicios de consultoría, aunque los preste. Al mismo tiempo, los productos no son similares por el mero hecho de figurar en la misma clase, ni distintos por figurar en clases diferentes (§ 19a, apdo. 6).

Desde el punto de vista económico, esto supone una decisión: la tasa de 5 000 CZK cubre tres clases y cada clase adicional cuesta 500 CZK (aprox. 20 EUR). Una lista demasiado estrecha no protege los productos futuros; una demasiado amplia aumenta el riesgo de oposiciones y, transcurridos 5 años, puede declararse la caducidad parcial de la marca para los productos no utilizados (§ 13). Por eso los abogados de ARROWS elaboran la lista según el plan de negocio real del cliente para los próximos cinco años, y no según una plantilla.

Paso 3: Presentación de la solicitud ante la ÚPV y tasa

La solicitud se presenta ante la ÚPV y cada una solo puede referirse a una marca (§ 19, apdo. 1). Debe contener los datos del solicitante, la lista de productos y servicios y la representación del signo; en el caso de un logotipo, en formato electrónico conforme a los requisitos técnicos de la Oficina (§ 19, apdos. 2 y 6). Si la solicitud la presenta un representante, se adjunta el documento acreditativo de la representación (§ 19, apdo. 3). Si reivindica el derecho de prioridad de una solicitud extranjera, indicará la fecha y el Estado de su presentación (§ 19, apdo. 4).

La tasa administrativa por la solicitud de una marca individual es de 5 000 CZK hasta tres clases y de 500 CZK por cada clase adicional; para la marca colectiva y la de certificación, de 10 000 CZK (aprox. 410 EUR). Si la solicitud se presenta en el formulario electrónico de la ÚPV, la tasa administrativa se reduce un 20 %, con un máximo de 1 000 CZK (aprox. 40 EUR) (§ 9 de la Ley checa de tasas administrativas). Así, la solicitud de una marca nacional cuesta en realidad 4 000 CZK (aprox. 160 EUR). A modo de comparación: la solicitud de una marca de la Unión Europea ante la EUIPO cuesta, en caso de presentación electrónica, 850 € por una clase, 50 € por la segunda y 150 € por cada clase adicional, pero es válida en los 27 Estados.

La fecha de presentación es clave. A partir de ella se computa la duración de la vigencia (§ 29, apdo. 1) y determina quién es «anterior» en caso de conflicto entre dos solicitudes. Si la solicitud carece de alguno de los requisitos del § 19, apdo. 2, la ÚPV requerirá su subsanación en un plazo mínimo de 2 meses, pero entonces se considerará fecha de presentación la fecha de la subsanación (§ 21, apdo. 2). La falta de la lista de productos o una representación inadecuada del logotipo pueden así privarle de la prioridad en favor de un competidor que haya presentado correctamente su solicitud una semana más tarde. Si no quiere arriesgar la prioridad con la presentación, el despacho de abogados ARROWS preparará y presentará la solicitud por usted.

Paso 4: Examen, publicación y plazo de oposición

Tras la presentación, la ÚPV realiza el examen formal (§ 21) y el examen de fondo conforme al § 4 (§ 22). Si tiene intención de denegar la solicitud, debe permitirle primero pronunciarse sobre los motivos (§ 22, apdo. 2): ese es el momento en que cabe argumentar el carácter distintivo adquirido o limitar la lista de productos y salvar la solicitud. Si la Oficina ya ha denegado la solicitud, la resolución puede impugnarse; cómo proceder ante la ÚPV y la EUIPO lo describimos en el artículo cómo defenderse frente a la denegación de una marca. Si la solicitud supera el examen, la Oficina la publica en el Boletín (Věstník) (§ 23).

Con la publicación comienza a correr un plazo de 3 meses en el que las personas indicadas en el § 7 pueden formular oposición; el plazo no puede prorrogarse y su incumplimiento no puede dispensarse (§ 25, apdo. 1). La oposición debe estar motivada y acompañada de pruebas; solo puede completarse hasta el final del plazo de tres meses, y la Oficina no tiene en cuenta los complementos posteriores ni las pruebas presentadas más tarde (§ 25, apdo. 2). La tasa administrativa por la oposición es de 1 000 CZK. Además, hasta el final de ese plazo cualquier persona puede presentar observaciones por los motivos del § 4 sin convertirse en parte del procedimiento (§ 24).

Si se formula oposición, la ÚPV se lo notificará y fijará un plazo para alegaciones; si usted no se pronuncia, resolverá según el contenido del expediente (§ 26, apdo. 2). Si aprecia una vulneración de derechos anteriores, denegará la solicitud, en su caso solo para una parte de los productos o servicios (§ 26, apdo. 4). El procedimiento de oposición es un litigio en toda regla, con carga de la prueba y negociación sobre la coexistencia; cómo se desarrolla en el caso de la marca de la UE lo describimos en el artículo Procedimiento de oposición ante la EUIPO.

Lo mismo vale a la inversa: una vez que tiene la marca, es usted quien debe vigilar el Boletín y defenderse frente a solicitudes similares posteriores. La Oficina no compara de oficio las marcas anteriores, de modo que, sin un seguimiento periódico de las solicitudes recién publicadas en la República Checa y en la UE, normalmente no sabrá de una solicitud conflictiva hasta que esté registrada, y el litigio para anularla resulta entonces más caro que una oposición formulada a tiempo. Por ello recomendamos configurar la vigilancia inmediatamente después de presentar la solicitud, de forma que el aviso llegue mientras aún corre el plazo de oposición de tres meses.

Paso 5: Registro, certificado y qué sucede en los diez años siguientes

Si no se ha formulado oposición o esta ha sido desestimada, la ÚPV inscribe la marca en el registro y expide el certificado de registro; los efectos del registro se producen el día de la inscripción (§ 28). Si no hay oposición, el procedimiento dura en la práctica, por regla general, varios meses: el mínimo resulta ya del plazo de oposición de tres meses. Conforme al § 8, apdo. 1, el símbolo ® corresponde al titular de una marca registrada; por ello, no lo utilice junto al signo hasta el día del registro.

El registro es válido durante 10 años desde la fecha de presentación de la solicitud y, previa petición, se renueva cada vez por otros 10 años. La solicitud de renovación puede presentarse como muy pronto 12 meses antes del fin de la vigencia y como muy tarde el día en que esta termina; adicionalmente, aún dentro de los 6 meses posteriores a su expiración. Los plazos no se prorrogan y su incumplimiento no se dispensa: la solicitud extemporánea se tiene por no presentada (§ 29, apdos. 2 a 4). La ÚPV informa al titular del fin de la vigencia con al menos 6 meses de antelación, pero la falta de esa información no influye en absoluto en la extinción de la marca (§ 29, apdo. 1). La tasa de renovación de una marca individual es de 2 500 CZK (aprox. 100 EUR), y de 5 000 CZK en el plazo adicional.

La segunda obligación continuada es el uso. Si el titular no comienza a usar efectivamente la marca para los productos y servicios registrados en los 5 años siguientes al registro, o si interrumpe el uso durante un período ininterrumpido de 5 años, la ÚPV puede declarar su caducidad a instancia de un tercero (§ 13 y § 31, apdo. 1, letra a).

Si la marca anterior lleva registrada al menos 5 años, el solicitante puede pedir en el procedimiento de oposición, dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de la oposición para alegaciones, que el oponente acredite su uso efectivo; si no lo acredita y se trata del único derecho anterior invocado, la Oficina desestimará la oposición (§ 26a). Se considera uso efectivo también el uso en una forma que difiera solo en elementos que no alteren el carácter distintivo, así como el uso con el consentimiento del titular, por ejemplo mediante licencia dentro de un holding (§ 13, apdos. 2 y 3).

¿Marca nacional, de la Unión o internacional?

La marca nacional ante la ÚPV solo protege el territorio de la República Checa. La marca de la Unión Europea ante la EUIPO protege toda la UE con un único registro, pero también es más vulnerable: una oposición basada en una marca anterior de cualquier Estado miembro puede bloquear toda la solicitud. El registro internacional a través de la OMPI (Sistema de Madrid) se apoya en una solicitud o un registro nacional o de la Unión y permite extender la protección a otros países a elección; la solicitud se presenta por conducto de la ÚPV (§ 47). La situación inversa, la del titular extranjero de una marca que necesita protección y representante en Chequia, la analiza el artículo representación del titular extranjero de una marca en la República Checa.

Para una empresa que solo vende en la República Checa, la marca nacional por 4 000 CZK es un comienzo racional. Para una tienda en línea que se expande a Alemania y Polonia o para un fabricante con distribuidores en la UE, compare ambas vías con cifras: solo en tasas oficiales, dos o tres solicitudes nacionales no tienen por qué salir más caras que una marca de la Unión; también cuentan los costes de representación, el número de clases y el riesgo de oposiciones. El comercio en línea se enfrenta además a amenazas específicas, por ejemplo un competidor con su marca en el nombre de la tienda en línea o en el dominio; la defensa la describimos en el artículo cómo defenderse del uso indebido de una marca en el nombre de una tienda en línea.

A medida que aumenta el número de países, un único registro de la Unión suele ser administrativamente más sencillo y, por regla general, también más barato que una serie de solicitudes nacionales gestionadas por separado. Los abogados del despacho ARROWS propondrán el orden y el alcance de las presentaciones en función de dónde vende usted realmente, y saben resolver el problema del cliente también más allá de las fronteras.

Las soluciones técnicas están protegidas por otras figuras, la patente o el modelo de utilidad; las diferencias las explica el artículo ¿Cómo registrar un modelo de utilidad?.

Resumen final

El registro de una marca es administrativamente sencillo y barato: solicitud ante la ÚPV, tasa administrativa de 4 000 a 5 000 CZK para una protección de hasta tres clases y varios meses de espera. El riesgo real está fuera del formulario: en el nombre descriptivo que la Oficina deniega, en la marca anterior similar que la Oficina no busca y que el competidor hace valer mediante oposición, en una lista de productos mal clasificada, en una solicitud incompleta que desplaza la prioridad y en los plazos de renovación y de uso, que no se dispensan.

Para la dirección y los propietarios, la marca es un activo que se refleja en el precio de la empresa en caso de venta, en la fuerza de la posición negociadora frente a la competencia que copia y en la posibilidad de licenciar la marca dentro del grupo. Si no quiere arriesgarse a una denegación, a la pérdida de la prioridad o a un litigio que llegue cuando ya haya invertido en la marca, confíe el registro y la gestión de sus marcas al despacho de abogados ARROWS: nos ocupamos de las marcas desde la búsqueda de anterioridades, pasando por las oposiciones, hasta las transmisiones en el marco de la venta de empresas y el asesoramiento en transacciones. Escríbanos a consultas@arws.cz.