¿Está licenciando una marca o tecnología?

Qué compra una empresa con una licencia y qué no

Una licencia es una autorización para utilizar la propiedad intelectual de otra persona, no la compra de esta. El licenciante sigue siendo el propietario de la marca, patente, software o know-how, y el licenciatario recibe el derecho a utilizarlos en la medida acordada por las partes. Bajo la legislación checa, la ley describe la licencia como una autorización para ejercer derechos de propiedad intelectual en un ámbito limitado o ilimitado, normalmente a cambio de una contraprestación (Sección 2358 del Código Civil). Para una empresa, esto conduce a la primera decisión: ¿quiere ser propietaria del activo o simplemente utilizarlo?

La respuesta a esta pregunta determina el precio, el tratamiento contable y lo que queda en la empresa una vez finalizada la colaboración. Quien se limita a licenciar una marca o tecnología construye sobre el activo de otra persona. Una línea de producción, una red de distribución o una línea de productos entera pueden depender entonces de un acuerdo que la otra parte puede rescindir un día. Por lo tanto, durante la debida diligencia, las empresas adquirentes examinan cuánto duran las licencias, cómo se pueden rescindir y qué ocurre en caso de cambio de propiedad.

En la práctica, se licencian cuatro tipos de activos, y cada uno tiene reglas diferentes. Una marca registrada protege una marca para productos y servicios específicos. Una patente protege una solución técnica durante un período limitado. El software y otras obras protegidas por derechos de autor están protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual junto con el Código Civil. El know-how no tiene registro: bajo la legislación checa, la ley lo protege como secreto comercial siempre que la empresa lo mantenga confidencial, y además está protegido por contrato. Un acuerdo que mezcle estas capas en una sola frase no resolverá una disputa sobre qué se le permite hacer exactamente al licenciatario.

Además, con el software, las licencias a menudo se solapan con el desarrollo a medida. La diferencia entre cuándo una empresa compra una obra y cuándo solo recibe el derecho a usarla se analiza en el artículo sobre protección de software por derechos de autor y contratos de licencia. Para la dirección de la empresa, es esencial tener en cuenta que encargar un desarrollo sin acuerdos de licencia puede no otorgar al cliente los derechos que esperaba. Quien planee revender o modificar el software debe tenerlo explícitamente estipulado en el contrato.

Ámbito de la licencia: Exclusividad, Territorio, Duración y Sublicencias

En la práctica, las disputas sobre licencias giran en torno al ámbito con más frecuencia que al precio. Las partes acuerdan la remuneración pero no logran ponerse de acuerdo con precisión sobre qué productos, en qué territorio y durante cuánto tiempo se aplica la licencia. Sin embargo, cada uno de estos parámetros cambia el valor de la licencia para ambas partes. Una licencia exclusiva para todo el país es un negocio diferente al de una licencia no exclusiva para un solo producto y región.

La exclusividad debe constar explícitamente por escrito en el contrato; de lo contrario, la ley no la presume. Sin un acuerdo explícito, se trata de una licencia no exclusiva, y el licenciante puede conceder la misma autorización a cualquier otra persona, incluido un competidor directo del licenciatario. Por el contrario, una licencia exclusiva impide al licenciante conceder la misma licencia a un tercero. A menos que el contrato establezca explícitamente lo contrario, el propio licenciante también debe abstenerse de ejercer el derecho. Una licencia concedida por el licenciante a un tercero sin el consentimiento por escrito del licenciatario exclusivo no llega a existir. Sin embargo, una licencia no exclusiva concedida previamente sigue siendo válida.

Una licencia exclusiva es un término para una situación en la que el licenciatario recibe el derecho a utilizar el objeto de protección por sí mismo, y el licenciante se compromete a no conceder la misma licencia a nadie más. Por lo tanto, el licenciatario suele pagar más por la exclusividad y el licenciante, a cambio, solicita una compra mínima o una tarifa de licencia mínima. Sin tal salvaguarda, el licenciante podría acabar con un socio exclusivo que no utiliza la marca o la tecnología, estando al mismo tiempo impedido de ofrecerla a cualquier otra persona.

Para las obras protegidas por derechos de autor, normalmente software, gráficos o manuales, la ley complementa el ámbito con presunciones que a menudo sorprenden a las empresas. A menos que el propósito del contrato implique lo contrario, se presume que la licencia se aplica únicamente a la República Checa. Además, se asume la duración habitual para el tipo de obra en cuestión, pero por no más de un año, junto con la cantidad habitual (§ 2376 del Código Civil). Una empresa que encargó materiales de marketing para múltiples mercados y no especificó el ámbito debe entonces disputar con el proveedor cuál era realmente el propósito del contrato.

La sublicencia y la cesión son dos cosas diferentes. El licenciatario puede conceder una sublicencia, es decir, transmitir parte de su autorización, solo si el contrato lo permite. La cesión de la totalidad de la licencia a otra empresa se permite únicamente con el consentimiento por escrito del licenciante. Para los grupos corporativos, esto conduce a una regla práctica: si la empresa matriz quiere utilizar la licencia también en sus filiales, el contrato debe permitirlo explícitamente. Para las licencias de datos y modelos de IA, se abordan cuestiones similares en el artículo sobre condiciones de licencia para modelos de IA y conjuntos de datos.

Tarifa de licencia, auditoría e informes

Las partes pueden acordar la remuneración como una cantidad fija, un porcentaje de los ingresos, una tarifa por unidad o una combinación de estos. Una cantidad fija es más fácil de controlar, mientras que un porcentaje de los ingresos comparte mejor el riesgo comercial. Si el contrato carece del importe de la remuneración o del método para su determinación, el contrato sigue siendo válido si las partes tenían claramente la intención de una licencia remunerada. El licenciatario paga entonces la remuneración habitual en el momento de la celebración del contrato (Sección 2366 del Código Civil). Sin embargo, una disputa sobre lo que es habitual no suele resolverse sin un informe pericial.

Cualquiera que reciba un porcentaje de los ingresos necesita visibilidad sobre las cifras del licenciatario. Bajo la legislación checa, la ley les otorga el derecho a inspeccionar los registros contables y otra documentación necesaria para determinar la remuneración real. El licenciatario debe presentar informes periódicos en los intervalos acordados y, si el contrato no lo especifica, al menos una vez al año. Para la mayoría de los licenciantes, sin embargo, un informe anual es demasiado poco frecuente. Por lo tanto, el contrato suele estipular informes trimestrales, el ámbito y los plazos de las auditorías, y quién paga al auditor si la auditoría revela un pago insuficiente.

En su sentencia número de expediente 23 Cdo 1192/2023, el Tribunal Supremo separó dos derechos de información diferentes. El derecho derivado de la Ley de Propiedad Intelectual sirve únicamente contra el uso no autorizado de la obra, no para auditar cómo cumple el licenciatario con la licencia. El contrato y las normas legales sobre auditoría y reporte de remuneración se aplican entre el licenciante y el licenciatario. Por lo tanto, la información no cubierta por estas normas, como un resumen de las sublicencias concedidas, debe ser acordada explícitamente por el licenciante.

El segundo aspecto de la remuneración es el mínimo. Un licenciante exclusivo quiere asegurarse de que el licenciatario realmente utiliza la licencia. Bajo la legislación checa, la ley no impone esto al licenciatario a menos que la duración del propio derecho dependa de su uso, como ocurre con una marca registrada. Para las obras protegidas por derechos de autor, el autor puede rescindir el contrato o restringir la licencia si el licenciatario no utiliza la licencia exclusiva en absoluto, pero solo tras un requerimiento infructuoso y no antes de dos años. Por lo tanto, el contrato suele incluir una tarifa o volumen mínimo anual y el derecho a convertir la licencia en no exclusiva si el licenciatario no cumple con el mínimo.

Licencia de marca: calidad, uso y registro

Para el propietario de una marca, la licencia es una forma de expandir las ventas sin inversión propia. Al mismo tiempo, sin embargo, corren el riesgo de que el licenciatario dañe la marca con una calidad inferior o utilizándola fuera del ámbito acordado. La Ley de Marcas aborda esto con una regla especial. El propietario puede hacer valer los derechos de marca contra el licenciatario de la misma manera que contra un infractor. Esto se aplica si el licenciatario incumple el contrato en cuanto a la duración, la forma de la marca, el ámbito de los productos, el territorio o la calidad (Sección 18 de la Ley de Marcas).

Por lo tanto, un acuerdo de marca debe describir con precisión la forma de la marca, los productos, el territorio y los requisitos de calidad. Cuanto más precisa sea la descripción, más fácil será para el propietario de la marca intervenir si el licenciatario excede lo acordado. Una frase genérica como "de acuerdo con los estándares del licenciante" sin un anexo adjunto de estándares es débil en una disputa. El contrato también debe incluir el derecho a inspeccionar los productos, aprobar los embalajes y la publicidad, y prohibir la venta de productos que no cumplan con los requisitos. Sin estas herramientas, el propietario no tiene forma de imponer la calidad.

El uso de la marca por parte del licenciatario cuenta como uso por parte del propietario. Esto es esencial para el propietario porque una marca que no haya sido utilizada adecuadamente por nadie durante cinco años puede ser revocada por la Oficina de Propiedad Industrial a petición de un tercero. Una licencia que funcione bien protege así la marca de la revocación. Sin embargo, el propietario debe solicitar pruebas continuas de uso en el contrato para poder presentarlas en cualquier posible procedimiento.

Una licencia para una marca checa se vuelve efectiva frente a terceros solo tras su inscripción en el registro, y cualquiera de las partes puede solicitar el registro. Lo mismo se aplica generalmente a las licencias de propiedad industrial inscritas en un registro público y, por lo tanto, el acuerdo destinado al registro debe constar por escrito. Para una marca de la Unión Europea, el registro de la licencia y sus efectos se rigen por la normativa de la UE. Las decisiones sobre el registro y el control de calidad dependen principalmente de quién defenderá la marca y de qué tan alto sea el riesgo de confusión. Por lo tanto, el equipo legal de la firma de abogados ARROWS evalúa estas cuestiones individualmente para cada marca antes de la firma del acuerdo.

Licencias de tecnología y know-how

Una licencia de patente difiere de una licencia de marca en un punto esencial. Siempre debe constar por escrito, sea exclusiva o no, y es efectiva frente a terceros solo tras su inscripción en el registro de patentes (Sección 14 de la Ley de Patentes). Sin embargo, con las tecnologías, una licencia rara vez se refiere únicamente a una patente. Un fabricante suele necesitar también planos, fórmulas, configuraciones de maquinaria y la experiencia de las personas que desarrollaron la tecnología.

Sin el know-how, a menudo no se puede poner en funcionamiento la tecnología patentada. El know-how es un conjunto de conocimientos técnicos y comerciales no públicos que son valiosos para una empresa precisamente porque los competidores no los tienen. Bajo la legislación checa, la ley lo protege como secreto comercial si cumple con los criterios legales, incluido el de que el propietario lo mantenga confidencial de manera adecuada. A diferencia de una patente, el know-how no tiene registro ni período fijo de protección. Una vez que se vuelve de conocimiento general, la protección legal termina y el valor de la licencia cae drásticamente. Lo que ocurra con la remuneración entonces debe especificarse en el contrato.

El proveedor de know-how debe describir qué se transfiere en el contrato y obligar al licenciatario a mantener la confidencialidad. Aunque la ley exige al licenciatario mantener la confidencialidad de los documentos y comunicaciones del proveedor y devolver los documentos al finalizar la licencia, esta regla por defecto es insuficiente si la empresa transfiere el know-how en múltiples etapas o lo comparte con subcontratistas. Por lo tanto, el contrato suele contener una lista de los documentos transferidos, el ámbito de las personas con acceso y las normas para el manejo del know-how dentro de los propios sistemas del licenciatario.

Las mejoras son un tema aparte. El licenciatario a menudo modifica y mejora la tecnología, lo que genera una disputa sobre quién es el propietario de la modificación. El contrato debe determinar si las mejoras pertenecen al licenciatario, si el licenciante recibe una licencia sobre ellas y bajo qué condiciones. Preguntas similares surgen con el software creado utilizando inteligencia artificial, como se muestra en el artículo sobre quién es el propietario del código desarrollado con la ayuda de IA. Una obligación formulada de manera amplia de transferir todas las mejoras al licenciante también puede tener implicaciones en el derecho de la competencia.

Los contratos de licencia entre competidores o con restricciones territoriales pueden entrar en conflicto con la prohibición de acuerdos que restrinjan la competencia. Las disposiciones prohibidas son nulas y, si no pueden separarse del resto, todo el acuerdo es nulo. Para las licencias de tecnología, también se verifica la exención por categorías de la UE, específicamente el Reglamento (UE) 2026/877 de la Comisión, de 1 de mayo de 2026. Este no se aplica a la obligación del licenciatario de transferir los derechos de sus propias mejoras al licenciante o de concederle una licencia exclusiva sobre ellas. Tal acuerdo no está prohibido automáticamente, sino que se evalúa individualmente.

Cinco errores en los contratos de licencia y lo que cuestan

El primer error es una licencia sin una descripción precisa del objeto. El contrato se refiere a "la tecnología del proveedor" o "marcas del grupo" sin números de registro y sin un anexo que contenga el know-how. En una disputa, nadie puede determinar qué se le permite hacer al licenciatario y qué constituye ya un incumplimiento. Poner remedio a esto significa una larga recopilación de pruebas y un resultado incierto, mientras el negocio se detiene en el proceso. La prevención radica en un anexo que enumere las marcas, patentes, software y la documentación transferida.

El segundo error es la exclusividad acordada verbalmente o en correos electrónicos informales. Una licencia exclusiva requiere forma escrita y es inválida sin ella, a menos que las partes subsanen posteriormente el defecto. Un correo electrónico puede satisfacer la forma escrita si plasma el contenido del acuerdo e identifica quién actúa. Sin embargo, demostrar la exclusividad a partir de la correspondencia habitual es difícil. Una empresa que invirtió en marketing creyendo que estaba sola en el mercado puede descubrir entonces que el licenciante vendió la misma licencia a un competidor.

El tercer error es una duración poco clara: para un acuerdo de duración indefinida, la ley presume un período de preaviso de un año a partir del final del mes en que se entregó la notificación. El cuarto error es olvidarse de la venta del licenciatario. Tras la transmisión de una empresa, la licencia se transmite sin el consentimiento del licenciante, a menos que el contrato se lo haya reservado explícitamente (Sección 2365 del Código Civil). En una venta de acciones, el licenciatario sigue siendo la misma empresa y la licencia no se transmite. Quien no quiera que su tecnología sea utilizada por un competidor debe negociar el consentimiento para la transmisión de la licencia, así como una cláusula de cambio de control con derecho a rescindir el acuerdo.

El quinto error es la falta de disposiciones para la terminación de la licencia. El contrato no aborda qué ocurre con las existencias de productos de marca, el trabajo en curso y el know-how en la mente de los empleados del licenciatario. Vender las existencias sin un acuerdo puede constituir una infracción de marca. Cuánto cuestan estos errores depende del valor de la marca y de la rapidez con la que las partes lleguen a un acuerdo. Que una disposición específica se mantenga depende del tipo de derecho licenciado y de la posición de mercado de las partes, razón por la cual el equipo legal de la firma de abogados ARROWS revisa estas cuestiones antes de la firma.

Franquicia: la licencia como parte de un sistema de negocio

La franquicia es un modelo de negocio en el que el franquiciador proporciona al franquiciado toda una forma probada de hacer negocios: marca, know-how, sistema de suministro y soporte. Una licencia de la marca y del know-how está en su núcleo, pero no es su único contenido. El Código Civil no regula la franquicia como un tipo de contrato distinto. Por lo tanto, las partes lo construyen a partir de acuerdos de licencia y otras obligaciones, como suministros, formación y marketing.

Para el franquiciador, el principal riesgo es la uniformidad de la red; para el franquiciado, es la dependencia de un único socio. El franquiciador necesita normas de calidad y control estrictos para que un solo establecimiento débil no dañe a toda la marca. Por el contrario, el franquiciado invierte en equipamiento y operaciones y necesita la seguridad de que la red durará lo suficiente como para obtener un retorno de la inversión. Por lo tanto, el contrato debe equilibrar la duración, los motivos de rescisión y la liquidación de las inversiones en caso de terminación anticipada.

Todas las reglas de los capítulos anteriores se aplican a la franquicia, complementadas por otras adicionales. Estas incluyen compras obligatorias al franquiciador, exclusividad territorial, precios recomendados y cláusulas de no competencia tras la finalización del contrato. Estas disposiciones suelen ser las más sensibles desde el punto de vista de la competencia, y su admisibilidad viene determinada por la normativa vigente sobre acuerdos verticales. Un franquiciador que dicta los precios de venta al público a los franquiciados, en lugar de limitarse a recomendarlos, corre el riesgo de celebrar un acuerdo prohibido.

Cómo negociar y celebrar un contrato de licencia

La forma de negociar una licencia depende de quién necesite más a quién y de la facilidad con la que se pueda sustituir el activo. El propietario de una marca o patente fuerte dicta las condiciones, mientras que el propietario de una red de distribución única exige exclusividad. Por ello, el equipo legal de la firma de abogados ARROWS analiza primero la posición negociadora con el cliente y solo entonces propone una redacción específica. El procedimiento que se describe a continuación detalla la secuencia habitual de pasos, que varía según la situación.

El primer paso es verificar que el licenciante realmente posee los derechos sobre el activo. Para marcas y patentes, el licenciatario debe solicitar un extracto del registro; para software, una prueba de autoría o de adquisición de derechos. Para el know-how, necesitan una descripción de lo que se transfiere. El licenciatario también debe verificar si existen licencias previas o gravámenes sobre el activo. Una licencia no exclusiva concedida previamente se mantiene incluso después de concederse una licencia exclusiva.

El segundo paso es un acuerdo de intenciones (term sheet) con los parámetros principales: objeto de la licencia, exclusividad, territorio, duración, remuneración y mínimos. El negocio se decide sobre estos puntos, y el texto legal está destinado a plasmarlos con precisión. El tercer paso es el propio contrato con anexos, como la lista de derechos, las normas de calidad y un desglose del know-how transferido. El cuarto paso es la inscripción de la licencia en el registro, si las partes así lo desean, y la transferencia de la documentación, que el licenciante está obligado por ley a entregar sin demora injustificada.

El quinto paso es la gestión de la licencia tras la firma. Alguien en la empresa debe controlar los plazos de presentación de informes, los controles de calidad y las renovaciones de marcas y patentes. El licenciante debe mantener su derecho durante la vigencia de la licencia si su naturaleza así lo requiere, normalmente mediante el pago de las tasas de mantenimiento. Si el licenciatario descubre que un tercero está infringiendo el derecho licenciado, debe informar al licenciante sin demora injustificada, y este debe prestar su colaboración para la protección.

Riesgos de un contrato de licencia tanto para el licenciante como para el licenciatario

Resumen para propietarios y directivos

Un contrato de licencia determina quién puede utilizar una marca, tecnología o know-how, cómo puede utilizarlo y qué queda en la empresa una vez finalizada la colaboración. Este artículo ha demostrado que, si bien la ley complementará la exclusividad, el ámbito y los plazos de preaviso para las partes, sus normas por defecto a menudo no se corresponden con lo que una empresa necesita comercialmente. La forma escrita, un objeto preciso, las normas para la remuneración y la terminación de la licencia son fundamentales.

Para la dirección de la empresa, una licencia es una decisión sobre un activo, no solo una formalidad contractual. El licenciante expande su mercado sin inversión propia pero arriesga la calidad de la marca y la fuga de know-how. El licenciatario construye su negocio sobre el activo de otra persona y necesita la seguridad de que no lo perderá en el momento en que más haya invertido en él. Quien posponga estas cuestiones para después de la firma acabará resolviéndolas en una disputa y desde una posición negociadora más débil.

Además, cualquiera que licencie múltiples activos o realice licencias dentro de un grupo corporativo necesita una estructura unificada. Se debe decidir qué empresa es propietaria del activo, quién paga las tarifas de licencia y cómo se comportan las licencias al vender parte del grupo. Estas cuestiones también tienen una dimensión fiscal que debe evaluarse antes de firmar los contratos.

El equipo legal de la firma de abogados ARROWS prepara y revisa contratos de licencia para marcas, tecnologías, software y know-how. Los negociamos con la contraparte y evaluamos sus implicaciones fiscales y de competencia. Escríbanos a consultas@arws.cz o eche un vistazo a nuestro servicio de contratos y negociación.