La marca registrada en la venta de una empresa

Por qué el comprador pregunta por la marca y qué busca

Para una empresa que vende con su propio nombre, la marca suele ser su activo inmaterial más valioso. El comprador paga por ella, pero necesita la seguridad de que realmente la adquirirá. Por eso, durante la revisión averigua tres aspectos: a quién pertenece la marca según el registro, desde cuándo y cómo la utiliza la empresa y si está gravada con derechos de terceros, por ejemplo una licencia o una prenda.

Al comprador le interesa sobre todo la diferencia entre que la empresa use la marca y que sea su titular. Una empresa puede usar una marca durante años sin ser su titular, porque la solicitud se presentó a nombre del fundador, de un socio o de un antiguo administrador. El comprador ve esta situación en el registro de la Oficina de la Propiedad Industrial (Úřad průmyslového vlastnictví) y enseguida pregunta cómo pasará la marca a la empresa. La respuesta influye tanto en el precio como en la duración de la venta.

El impacto en el precio suele ser directo. El comprador puede exigir un precio más bajo, una garantía especial o que el vendedor transmita la marca a la empresa ya antes de la firma. Las tres variantes cuestan tiempo y dinero al vendedor. También ocurre a la inversa: el comprador que no encuentra ningún problema no exige garantías especiales y la venta transcurre sin contratiempos. El orden en las marcas es, por tanto, una inversión, no un gasto.

Todo el desarrollo de la venta de una empresa, desde la primera intención hasta la liquidación, se analiza en el texto sobre cómo se vende una empresa paso a paso. De él se desprende que el control de la propiedad intelectual forma parte de la preparación de la venta, y no de la fase en la que el comprador inicia su revisión.

Transmisión de la marca: forma, efectos e inscripción

El titular puede transmitir la marca registrada incluso sin la empresa mercantil, para todos los productos o servicios para los que está inscrita o solo para algunos de ellos. La transmisión debe realizarse mediante contrato escrito (§ 15 de la Ley de Marcas checa, en adelante «LM»). En caso de transmisión parcial, un mismo signo puede pertenecer a distintos titulares, cada uno para otros productos o servicios.

La transmisión contractual solo surte efecto con su inscripción en el registro. Hasta que se practique la inscripción, el titular de la marca sigue siendo el anterior, aunque el contrato esté firmado. La inscripción puede solicitarla cualquiera de las partes contratantes (§ 15, apdo. 3). La Oficina la practica en el plazo de un mes desde el día en que recibe toda la documentación necesaria para el trámite (§ 15, apdo. 5), de modo que los defectos de la solicitud prolongan el plazo. Por eso el comprador quiere que la inscripción esté ya practicada o, al menos, un compromiso contractual del vendedor de que la gestionará.

La solicitud de inscripción de la transmisión indica el titular anterior, el adquirente y el alcance de la transmisión, es decir, si se trata de todos los productos o servicios o solo de algunos, con los números de clase. A la solicitud se adjunta el documento de transmisión o un extracto del mismo. Una buena preparación de la venta incluye, por tanto, también la preparación de este documento, para que pueda presentarse inmediatamente después de la firma. El momento de la transmisión y de la inscripción depende de la estructura de la venta y del estado del registro, por lo que los abogados de ARROWS los planifican por separado en cada operación.

La venta de una empresa puede adoptar una de tres formas. En la transmisión de participaciones, la marca permanece en la sociedad y el comprador la adquiere indirectamente; pero debe estar inscrita precisamente a nombre de esa sociedad. En la venta de activos individuales, la marca se transmite mediante un contrato escrito independiente con inscripción. Con la compra de la empresa mercantil, el comprador adquiere todo lo que pertenece a la empresa como conjunto, de modo que la marca pasa con ella salvo que las partes la excluyan (§ 2175 del Código Civil checo (Ley n.º 89/2012 Sb., en adelante «CC»)). Aun así, el cambio de titular debe inscribirse en el registro.

Qué encuentra el comprador: cuatro hallazgos típicos

El primer hallazgo, y el más frecuente, es una marca solicitada a nombre del administrador o de un socio en lugar de la sociedad. El fundador presentó la solicitud a su nombre porque la empresa aún no existía o nadie se ocupó de ello. Hoy la empresa usa la marca, pero el titular es una persona física. Esto no tiene por qué ser un error en sí mismo. El problema surge cuando la titularidad no corresponde a la estructura prevista y ningún contrato regula la relación entre el titular y la empresa. La subsanación requiere la colaboración de esa persona. Si la empresa se separó de ella en malos términos, puede resultar complicada.

El segundo hallazgo es la falta de transmisión tras el registro. La empresa compró la marca a un titular anterior, pero la transmisión no se inscribió en el registro, por lo que legalmente no surtió efecto. Distinto es el caso de la sucesión, típicamente en una fusión, en la que el patrimonio de la sociedad que se extingue pasa a la sucesora. La marca se transmite, pero frente a terceros la sucesión solo es eficaz con la inscripción (§ 15, apdo. 4). Por eso, en ambos casos el comprador por lo general exige la inscripción antes de la firma o un compromiso especial del vendedor.

El tercer hallazgo es una cobertura insuficiente de productos, servicios o territorios. La empresa vende software y consultoría, pero la marca está inscrita solo para software, o solo en la República Checa, mientras que la empresa también opera en el extranjero. Lo determinante es la lista concreta de productos y servicios de la inscripción; las clases sirven solo para la clasificación administrativa. El comprador valorará únicamente lo que está protegido. En cuanto a la parte no cubierta, querrá que el vendedor la solicite o que se refleje en el precio. Por eso conviene revisar la cobertura a tiempo.

El cuarto hallazgo es una marca no utilizada. Lo determinante es si el titular usa de forma efectiva la marca para los productos o servicios para los que está inscrita (§ 13 de la LM). Si no ha empezado a usarla en los cinco años siguientes a su inscripción o ha interrumpido el uso durante al menos cinco años, se expone a las consecuencias previstas por la ley, salvo que tuviera causas justificadas para la falta de uso. Un tercero puede entonces solicitar la caducidad de la marca y, en la medida en que pueda declararse, el titular no podrá invocarla ante los tribunales frente al uso ajeno.

El vendedor puede corregir la mayoría de estos hallazgos si los detecta a tiempo. La transmisión a la empresa, la inscripción de la transmisión o una solicitud complementaria llevan semanas o meses, no años, y cuestan una fracción del descuento que querría el comprador. Si los hallazgos aparecen durante la revisión, la posición negociadora del vendedor se debilita, porque el comprador sabe que el tiempo juega en su contra.

Licencia y prenda: derechos de terceros sobre la marca

El titular puede conceder el derecho a usar la marca mediante un contrato de licencia, para todos los productos o servicios o solo para algunos de ellos, con carácter exclusivo o no exclusivo. Frente a terceros, la licencia solo es eficaz con su inscripción en el registro (§ 18 de la LM). Por eso el comprador examina qué licencias existen y si están inscritas. Solo la licencia inscrita es eficaz también frente a quien adquiera la marca más adelante.

La licencia sin contrato escrito es un hallazgo clásico en la due diligence. La ley exige la forma escrita solo para la licencia exclusiva y para la licencia que deba inscribirse en el registro (§ 2358 del CC). Por tanto, una licencia no exclusiva que no vaya a inscribirse puede nacer incluso de un acuerdo verbal. Pero el comprador preguntará si el uso puede continuar, en qué condiciones y por cuánto tiempo. Sin contrato escrito no es posible acreditar el alcance, la duración ni el control de calidad. Con ello, el vendedor pierde posición negociadora.

La marca registrada también puede ser objeto de un derecho de prenda, que nace con su inscripción en el registro. La marca también puede gravarse con otro derecho real, ser objeto de una ejecución e integrarse en la masa concursal (§ 17 de la LM). Si la marca está pignorada a favor de un banco, el comprador suele exigir el levantamiento de la prenda; de lo contrario, compraría una marca gravada con un derecho ajeno. Para la transmisión puede ser necesario además el consentimiento del acreedor pignoraticio, si así lo establece la documentación de la prenda o del crédito. La propia LM no contiene tal condición.

En los grupos de empresas es habitual que la marca pertenezca a la sociedad matriz o a una sociedad constituida específicamente con ese fin y que los demás miembros la usen en virtud de una licencia. Esta estructura es correcta si la relación está regulada contractualmente. Para que resista la venta de una parte del grupo, la licencia debe ser escrita e inscrita. Cómo repartir la titularidad de la marca y las licencias dentro del grupo se analiza en el texto sobre la marca en un holding, incluido cómo evitar los errores que los compradores encuentran en la revisión.

Cómo prepararse para la venta: siete pasos

El primer paso es solicitar un extracto del registro de marcas para todas las marcas de la empresa y comparar el titular inscrito con la situación real. Las discrepancias suelen ser más frecuentes de lo que cabría esperar. Surgen tras un cambio de denominación de la empresa, una fusión o una transmisión entre miembros del grupo, o porque la solicitud la presentó el fundador. Cada discrepancia debe corregirse mediante inscripción o transmisión.

El segundo paso es comprobar la cobertura. El vendedor averigua para qué productos y servicios concretos y para qué territorios está inscrita la marca y si ello corresponde a lo que hace la empresa y a dónde planea crecer. La cobertura que falta puede completarse con una nueva solicitud, pero no es posible obtener retroactivamente una fecha de presentación anterior. Es mejor decidirlo antes de la venta que durante la revisión.

El tercer paso es verificar el uso. La empresa acredita que usa cada marca inscrita para los productos o servicios para los que está registrada y que el uso no se ha interrumpido durante más de cinco años. Se considera uso también el realizado con el consentimiento del titular de la marca (§ 13, apdo. 3), lo que ayuda cuando la marca la usa una filial. Conviene archivar las pruebas del uso.

El cuarto paso es ordenar las licencias: convertir los acuerdos verbales en contratos escritos e inscribir las licencias en el registro. El quinto paso es resolver las prendas. El sexto paso es preparar la documentación de transmisión, es decir, el documento de transmisión y la solicitud de inscripción, para poder presentarlos inmediatamente después de la firma. El séptimo paso es incorporar el estado de las marcas al contrato de compraventa: manifestaciones y garantías, condiciones de cierre e indemnizaciones. Qué pasos necesita realmente la empresa y en qué orden depende del número de marcas y de quién figura hoy como titular inscrito; por eso los abogados de ARROWS advokátní kancelář elaboran el plan solo después de revisar los extractos.

Cómo registrar una marca, es decir, cómo elegir el signo y las clases y cómo presentar la solicitud, se resume en el texto sobre cómo registrar una marca. Una empresa que está creando su marca puede evitar ya en el registro la mayoría de los hallazgos descritos.

Cómo se ve el orden en las marcas y cuándo el comprador se pone alerta

En las empresas consolidadas, el orden en las marcas es habitual: todas las marcas están inscritas a nombre de la empresa, cada una tiene un registro de uso, las licencias son escritas e inscritas y el contrato de compraventa incluye una manifestación sobre el estado de las marcas. El vendedor que lo tiene en orden reduce así el número de garantías que tendrá que otorgar y acorta la duración de la revisión.

La primera señal de alerta es una empresa que tiene la marca solo como logotipo y en la que nadie sabe qué está realmente protegido. La segunda señal es una solicitud que una agencia o el proveedor de la web presentó a su propio nombre. La tercera es un rebranding sin nueva solicitud, tras el cual la marca antigua no cubre la nueva imagen de la marca. La cuarta es un litigio sobre una marca similar que las partes no resolvieron mediante acuerdo. Este tipo de litigio se analiza en el texto sobre la protección de la marca y la competencia desleal.

Ante empresas sin orden en sus marcas, el comprador suele protegerse con instrumentos contractuales más fuertes. Retiene una parte del precio en una cuenta de depósito hasta que el vendedor transmita las marcas, o amplía su responsabilidad por las deficiencias. El vendedor queda así en una posición más débil y cada semana de retraso cuesta dinero. Por eso compensa poner orden a tiempo, idealmente un año antes de la venta prevista.

En el valor de la marca influye también cuánto tiempo y con qué alcance está protegida. Una marca inscrita desde hace tiempo y que se utiliza realmente es una garantía para el comprador. Una solicitud reciente, sobre la que la oficina aún debe resolver, es, por el contrario, un riesgo. El vendedor debería poder acreditar la historia de la marca: fecha de presentación, inscripción, uso y posibles litigios.

También ayuda designar a una persona responsable de las marcas, ya sea un abogado o el responsable de marketing. Esa persona vigila los plazos, las inscripciones y el uso, y en la venta puede responder a las preguntas del comprador sin largas búsquedas. Las empresas que no cuentan con nadie así a menudo descubren el problema cuando ya es tarde para resolverlo de forma barata.

Cuatro errores del vendedor que el comprador convierte en descuento

El primer error es aplazar la transmisión de la marca para «después de la venta». El vendedor da por hecho que el comprador se encargará él mismo de la transmisión. Pero el comprador exige que la marca registrada pertenezca a la empresa ya en el momento de la firma; de lo contrario, puede rebajar el precio o desistir de la operación. El resultado es un retraso y una negociación que podían haberse evitado.

El segundo error es confiar en que la marca está «en el logotipo». La empresa utiliza un logotipo, pero solo está protegida la denominación verbal, o al revés. En un rebranding descubre entonces que la nueva imagen no está protegida. El comprador pregunta qué está inscrito exactamente y la empresa no tiene respuesta. Una buena preparación incluye un inventario de los signos inscritos y su comparación con lo que la empresa usa realmente.

El tercer error es dejar la licencia en un acuerdo verbal. Una filial o un socio comercial usa la marca sin contrato. En la venta resulta entonces que nadie sabe en qué condiciones. El cuarto error es pasar por alto una prenda: el banco tiene un derecho de prenda sobre la marca y el vendedor no se lo comunica al comprador. El comprador lo encuentra después por sí mismo en el registro. Por eso los abogados del despacho ARROWS revisan el estado de las marcas antes de iniciar la venta y preparan las correcciones de modo que el comprador no encuentre nada que reprochar.

Riesgos de la marca registrada en la venta de una empresa

Resumen final

En la venta de una empresa, la marca registrada suele ser el activo inmaterial más valioso, pero solo si la empresa es realmente su titular. El artículo ha mostrado tres cosas. La transmisión de la marca requiere un contrato escrito y la inscripción en el registro. Las licencias y prendas deben estar documentadas por escrito e inscritas en la operación. Y lo que el comprador encuentra con más frecuencia es una marca cuyo titular no corresponde a la estructura prevista.

Para la dirección de la empresa, de ello se deriva un procedimiento claro: un año antes de la venta, solicitar extractos del registro, corregir titulares y cobertura, ordenar licencias y prendas y preparar la documentación de transmisión. Quien aplace estos pasos dejará que sea el comprador quien encuentre el problema, y luego tendrá que resolverlo bajo presión y a un coste mayor.

Los abogados del despacho ARROWS revisan el estado de las marcas antes de la venta, preparan transmisiones y licencias, conducen las negociaciones con el comprador e incorporan el estado de las marcas al contrato de compraventa. Escríbanos a consultas@arws.cz o consulte nuestro servicio de venta de empresas y asesoramiento transaccional.