La marca registrada en un holding

Sociedad matriz o filial operativa: quién debe ser el propietario de la marca

En un holding familiar o empresarial, la marca suele aparecer en varias empresas a la vez. La sociedad operativa la utiliza en facturas y ofertas, la filial en los productos y la matriz en los contratos con inversores. La cuestión de quién es el propietario suele resolverse por casualidad: la solicitud de registro la presentó quien la necesitaba en ese momento, y nadie volvió a cuestionarlo.

En el caso de un grupo grande, por lo general conviene mantener la marca allí donde esté protegida de los riesgos operativos. La empresa operativa responde de las deudas, entra en litigios y puede quebrar. La marca registrada a su nombre corre el mismo riesgo: puede pasar a formar parte de la masa de la quiebra o ser objeto de una ejecución forzosa. Por ello, los grupos suelen trasladar la marca a la sociedad matriz o a una sociedad instrumental dedicada a ello, y conceder licencias a las empresas operativas.

La marca registrada puede ser objeto de un derecho de prenda, de otro derecho real o de una ejecución forzosa, y puede incluirse en la masa de la quiebra (artículo 17 de la Ley de Marcas). Precisamente por ello, la elección del propietario tiene una importancia práctica: la marca en la empresa operativa asume sus riesgos, mientras que la marca en una sociedad que solo posee los derechos está más aislada.

Sin embargo, la centralización es una estrategia, no una regla para todos los grupos. En un grupo pequeño con una sola empresa principal, separar artificialmente la marca puede resultar innecesariamente complejo y costoso. Lo decisivo es si el grupo cuenta con varias empresas independientes que utilizan la marca, si planea vender alguna de ellas, cómo se financiará y qué repercusiones fiscales tendría el traslado de la marca. Cuanto más se ramifique el grupo, más rentable será la separación.

Las cuestiones básicas del registro, es decir, cómo elegir y solicitar una marca, se resumen en el texto sobre cómo registrar una marca comercial. Este artículo continúa con la pregunta de qué hacer con la marca una vez que ya está registrada y el grupo la utiliza en todas sus empresas.

Licencias intragrupo: contrato escrito en lugar de acuerdo verbal

El derecho a utilizar una marca registrada puede concederse mediante un contrato de licencia para todos o algunos de los productos o servicios para los que esté registrada la marca, con carácter exclusivo o no exclusivo (artículo 18 de la Ley de Marcas). Por lo tanto, el contrato puede definir la licencia en función de los productos, los servicios y la naturaleza del derecho, permitiendo al propietario conservar aquello que no desee transferir.

Entre empresas vinculadas, la licencia suele acordarse solo de forma verbal, y este es precisamente el punto débil más común. La ley exige la forma escrita únicamente para las licencias exclusivas y para aquellas que deban inscribirse en el registro (artículo 2358 del Código Civil), por lo que una licencia verbal no exclusiva puede constituirse válidamente. Sin embargo, al vender una filial, resulta que nadie sabe bajo qué condiciones se puede utilizar la marca, si esto se aplica también después de la venta y quién puede prohibir su uso. Sin un contrato escrito, demostrar el alcance, la duración y el control de calidad es mucho más difícil, lo que genera incertidumbre durante una auditoría.

Un buen contrato de licencia intragrupo contiene varias partes fundamentales: la definición de la marca y de los productos o servicios para los que se concede la licencia, el territorio, la duración, la exclusividad o no exclusividad, las condiciones de uso, las normas de control de calidad, la remuneración y las consecuencias de la rescisión. Cada sección es breve, pero debe ser específica, ya que es precisamente ahí donde se determina qué está permitido a cada parte.

El propietario puede invocar los derechos de la marca incluso frente al licenciatario que haya infringido las disposiciones del contrato de licencia en lo relativo a la duración, la forma de la marca utilizada, el alcance de los productos o servicios, el territorio o la calidad (artículo 18). De este modo, la licencia otorga al propietario una herramienta para hacer cumplir las condiciones de uso, pero solo si dichas condiciones están realmente estipuladas en el contrato.

Licencia exclusiva o no exclusiva: qué elegir en el grupo

En el caso de una licencia exclusiva, el propietario no puede conceder la misma licencia a otra persona durante su vigencia y, a menos que se acuerde expresamente lo contrario, se abstendrá también él mismo de ejercer el derecho bajo licencia (artículo 2360 del Código Civil). En el caso de una licencia no exclusiva, puede seguir utilizando la marca y conceder licencias a otras personas (artículo 2361). Para el grupo, la elección es fundamental, ya que determina quién puede utilizar la marca y quién puede conceder licencias adicionales.

En un grupo, lo más habitual es optar por una licencia no exclusiva para cada empresa operativa. Cada empresa tiene derecho a utilizar la marca para su actividad, pero el propietario conserva el derecho de conceder licencias a otros miembros del grupo y de utilizarla él mismo. Esta estructura es sencilla y flexible: si se incorpora otra empresa, se celebra un nuevo contrato sin necesidad de modificar los existentes.

La licencia exclusiva es adecuada cuando una sola empresa opera en todo un sector, por ejemplo, en un ámbito regional o de producto específico, y el grupo no desea que la marca aparezca en otra empresa en ese mismo ámbito. Requiere siempre un contrato escrito y el propietario debe reservarse expresamente el derecho si desea seguir utilizando la marca por sí mismo en dicho ámbito. Se trata de un vínculo más fuerte, pero también de una mayor limitación para el propietario. Además, al vender esta empresa, el comprador adquiere un derecho que resulta difícil de separar de su actividad operativa.

El contrato puede combinar ambas modalidades según los productos o el territorio. Una empresa puede tener una licencia exclusiva para ciertos productos y una no exclusiva para los demás. Lo importante es que la división sea clara y no se solape. Una exclusividad definida de forma imprecisa genera disputas entre empresas del mismo grupo, que solo se resuelven con una pérdida de tiempo y un desgaste de las relaciones.

Inscripción de la licencia en el registro y uso de la marca

La licencia es eficaz frente a terceros únicamente a partir de su inscripción en el registro (artículo 18, apartado 4). Entre las partes, el contrato es vinculante incluso sin inscripción, pero no produce efectos frente a terceros. Lo que esto significa en un caso concreto debe evaluarse en función de la relación en cuestión, normalmente al transferir la marca o al pignorarla. Para un grupo que prevé la venta de una parte o su financiación, la inscripción de la licencia es una parte habitual de la estructuración.

Al mismo tiempo, la inscripción de la licencia muestra al comprador que esta existe y cuál es su alcance básico. El registro indica el licenciante, el licenciatario, los productos o servicios y si la licencia es exclusiva; las condiciones completas, como la remuneración, el control de calidad o la rescisión, el comprador las verificará únicamente a partir del contrato de licencia. Por el contrario, una licencia no inscrita genera dudas y exigencias de garantías. Así pues, la inscripción sirve también como prueba de orden, y no solo como un paso formal.

También es importante la relación con el uso. El propietario que no empiece a utilizar la marca de forma efectiva dentro de los cinco años siguientes a su inscripción, o que no la utilice de forma ininterrumpida durante cinco años, se expone a posibles consecuencias negativas (artículo 13 de la Ley de Marcas). El uso con el consentimiento del propietario se considera realizado por el propio propietario (artículo 13, apartado 3).

Para el grupo, esto se traduce en una ventaja práctica: el uso por parte de una filial o empresa hermana con el consentimiento del propietario protege la marca de las consecuencias de la falta de uso, incluso si el propio propietario no la utiliza. La ley no exige un contrato de licencia para ello, basta con el consentimiento del propietario. Sin embargo, este debe poder demostrarse, por lo que una licencia por escrito es la prueba más fiable. Es aconsejable archivar los justificantes de uso en poder del propietario de la marca.

La ley menciona la calidad entre las condiciones cuyo incumplimiento permite al propietario invocar sus derechos frente al licenciatario (artículo 18, apartado 2). El control de calidad no es un requisito obligatorio de la licencia, pero en el caso de una licencia intragrupo es aconsejable acordar estándares de calidad y el método para su control, incluso si se trata de una empresa del mismo grupo. Esto implica describir cómo y quién controla que los productos o servicios bajo la marca cumplan con las expectativas.

En un grupo, a menudo no se considera necesario el control de calidad porque todos pertenecen a la misma familia. Sin embargo, si surge un problema con una empresa, por ejemplo, con reclamaciones de clientes, el impacto se reflejará en la marca de todo el grupo. Por lo tanto, el propietario de la marca necesita una herramienta para intervenir: por ejemplo, requisitos de calidad, derecho de inspección o derecho a rescindir la licencia en caso de infracción grave.

Un buen control de calidad es breve y medible. El contrato especificará los estándares, por ejemplo, parámetros técnicos, canales de comunicación o la apariencia de la marca, y determinará quién los controla y con qué frecuencia. Una disposición demasiado general como "la empresa velará por la buena reputación de la marca" no resuelve nada, ya que en caso de disputa no se puede determinar qué se ha infringido. Los estándares específicos otorgan al propietario una herramienta real.

El acuerdo de calidad también es útil para la venta: el comprador de una empresa que ha obtenido una licencia del grupo querrá saber qué condiciones de calidad debe cumplir y qué ocurre si se detecta un incumplimiento. Unas reglas claras aumentan la confianza de ambas partes y acortan las negociaciones sobre las condiciones de venta.

Precio de la licencia y precios de transferencia: dónde termina el derecho y empieza la fiscalidad

La licencia intragrupo suele ser remunerada, ya que la empresa operativa obtiene ingresos del uso de la marca. Sin embargo, el importe de la remuneración tiene una dimensión fiscal. La administración tributaria vigila si, en el caso de personas vinculadas, los precios se corresponden con los que habrían acordado partes independientes, y puede cuestionar el importe de la tasa. Por ello, la remuneración de la licencia se establece según un método justificable y se documenta.

El aspecto fiscal de la licencia debe abordarse con un especialista en impuestos. El importe concreto de las regalías, el método para su determinación, los impactos fiscales asociados para ambas partes y los requisitos de documentación deben consultarse con el profesional correspondiente; estas cuestiones exceden el ámbito de este artículo. La parte jurídica del contrato, es decir, la definición de la licencia, la exclusividad, el control de calidad y la inscripción, puede prepararse independientemente del importe de la tasa, y las cuestiones fiscales pueden añadirse posteriormente.

Para la dirección del grupo, de esto se deriva una regla sencilla: redactar el contrato de licencia junto con el asesor fiscal, no después de él. Si la remuneración se fija sin tener en cuenta los impuestos, puede resultar cuestionable y obligar a modificar el contrato de forma retroactiva. La preparación conjunta cuesta un poco más, pero ahorra rectificaciones que suelen ser más costosas.

El contexto más amplio de un holding familiar, incluyendo cómo se integra en él la propiedad de las marcas y otros activos, se analiza en el texto sobre el holding familiar como herramienta de estabilidad intergeneracional. Las marcas son uno de los activos que más frecuentemente se concentran en un holding.

El destino de la licencia al vender una empresa del grupo

La marca registrada puede transferirse independientemente de la transmisión del establecimiento comercial, y la transferencia debe realizarse mediante un contrato por escrito, surtiendo efectos con su inscripción en el registro (artículo 15 de la Ley de Marcas). Por lo tanto, al vender una parte del grupo, se plantean dos cuestiones: si se transfiere la marca o solo la licencia, y qué ocurre con las licencias existentes.

La estructura más común es que la marca permanezca en el grupo y la empresa vendida reciba una licencia por un período de transición. De este modo, el comprador puede utilizar la marca durante el tiempo acordado, tras el cual dejará de utilizarla o acordará con la otra parte la celebración de un nuevo contrato bajo nuevas condiciones. Esta solución protege al grupo de que su marca acabe en manos de un competidor, al tiempo que concede tiempo al comprador para la transición.

Si, por el contrario, la marca se vende junto con la empresa, el grupo necesitará una licencia de retorno si desea seguir utilizándola. El contrato debe prever ambas situaciones y determinar qué ocurrirá con el uso, por cuánto tiempo, con qué remuneración y bajo qué condiciones. Una venta imprevista sin estas disposiciones conduce a negociaciones apresuradas y a concesiones desfavorables.

El problema de la marca al vender una empresa se analiza en el texto independiente La marca registrada al vender una empresa. Allí encontrará también recomendaciones sobre cómo prepararse para la auditoría del comprador, qué suele incluirse en ella y qué documentos de propiedad y licencias es conveniente tener a mano, lo cual es importante para los grupos que planean una venta.

Seis pasos desde la auditoría de marcas hasta un grupo estructurado

El primer paso es la auditoría: el grupo hace un inventario de todas las marcas que utiliza y verifica en el registro quién figura como propietario, para qué clases y en qué territorio. La diferencia entre lo que las empresas utilizan y lo que está registrado suele ser sorprendentemente grande. Conviene corregir cualquier discrepancia mediante una nueva solicitud, transferencia o inscripción.

El segundo paso es decidir quién será el propietario. El grupo evaluará si mantener la marca en la sociedad matriz, en una sociedad independiente de propiedad intelectual o en la empresa operativa, y preparará las transferencias en consecuencia. La decisión debe justificarse en función del riesgo, no de la costumbre. La transferencia del propietario actual al nuevo requiere un contrato por escrito y su inscripción, por lo que debe planificarse con antelación.

El tercer paso es celebrar contratos de licencia con cada empresa que utilice la marca. Los contratos tienen la misma estructura, por lo que son fáciles de gestionar, pero se adaptan a la actividad de cada empresa. El cuarto paso es inscribir las licencias en el registro. El quinto paso consiste en establecer el control de calidad y los justificantes de uso. El sexto paso es acordar la remuneración con el asesor fiscal.

Esto también se relaciona con la protección frente a la competencia: la marca de un grupo está tan expuesta como cualquier otra, por lo que es conveniente tener preparado un procedimiento en caso de que alguien utilice un signo similar. Las herramientas legales y la competencia desleal se analizan en el texto sobre la protección de la marca registrada y la competencia desleal.

Un grupo bien estructurado tiene las marcas registradas en una sola empresa, cada licencia respaldada por un contrato e inscripción, un registro de uso y un control de calidad periódico. Ante cualquier cambio en el grupo, como la entrada de un inversor o la venta de una parte, la situación de las marcas se presenta como un activo que nadie tiene que explicar con dificultad.

Una señal de alarma es un grupo donde nadie sabe a quién pertenece la marca. Otras señales son una solicitud presentada a nombre del fundador y nunca transferida, licencias únicamente verbales, una filial que modifica la marca sin consentimiento y una remuneración de licencia establecida sin documentación. Cada una de estas señales saldrá a la luz durante la auditoría de un comprador o de un banco, dando lugar a exigencias de garantías.

Al financiar un grupo, los bancos suelen tomar la marca como garantía. El derecho de prenda sobre una marca registrada se constituye mediante su inscripción en el registro (artículo 17), por lo que el propietario de la marca debe estar claramente identificado y la marca no debe estar gravada con licencias dudosas. Así, unas marcas bien estructuradas simplifican también la financiación, no solo la venta.

También ayuda designar a una persona responsable de las marcas en el grupo, ya sea un abogado o el director de marketing. Esta persona supervisa las renovaciones, licencias, inscripciones y el uso, y conoce las respuestas a las preguntas que puedan surgir en una auditoría. Los grupos que no cuentan con nadie para esta función a menudo descubren los problemas cuando la solución ya es costosa.

Trampas en la estructuración de marcas en el grupo

La primera trampa es asumir que "la marca está en el grupo, por lo que pertenece a todos". El punto de partida es quién figura inscrito en el registro como propietario, y los demás utilizan la marca únicamente con su consentimiento. Además, en caso de sucesión jurídica, por ejemplo, tras una fusión o herencia, es necesario verificar también el título legal de la transmisión. Si el grupo se disuelve, por ejemplo, en una partición de herencia, surgirá una disputa sobre una marca que nunca fue asignada formalmente.

La segunda trampa es la licencia sin inscripción. El contrato existe, pero nadie lo ha inscrito, por lo que un tercero no tiene conocimiento de él en caso de transferencia o pignoración de la marca. La licencia surte efectos frente a terceros únicamente a partir de su inscripción en el registro. Sin esta inscripción, el licenciatario corre el riesgo de no poder invocar con éxito sus derechos de licencia frente al adquirente de la marca o el acreedor pignoraticio.

La tercera trampa es una remuneración de licencia establecida sin el asesoramiento de un asesor fiscal. El grupo elige una cantidad según sus necesidades y, años más tarde, la administración tributaria la cuestiona. El cuarto riesgo es omitir la regulación adecuada del uso de la marca. Si otra empresa la utiliza sin el consentimiento del propietario, puede resultar difícil para este demostrar que dicho uso se realiza con su autorización. Por ello, los abogados de ARROWS advokátní kanceláře comienzan con una auditoría de marcas antes de proponer la estructura de propiedad y las licencias.

Riesgos de las licencias intragrupo sin contrato

Resumen final

Es razonable confiar la marca del grupo a quien mejor pueda protegerla, y que las demás empresas la utilicen sobre la base de una licencia por escrito. El artículo ha mostrado que es conveniente inscribir la licencia en el registro, que el uso con el consentimiento del propietario protege la marca de las consecuencias de la falta de uso y que la remuneración debe establecerse con un especialista fiscal.

Para la dirección del grupo, el procedimiento a seguir es claro: primero, auditoría de marcas; segundo, decisión sobre el propietario; tercero, contratos de licencia e inscripciones; y, por último, remuneración con el asesor fiscal. El orden inverso obliga al grupo a corregir la estructura bajo la presión de un comprador o de un banco.

Los abogados de ARROWS advokátní kanceláře preparan auditorías de marcas en grupos de empresas, proponen estructuras de propiedad y contratos de licencia, gestionan las inscripciones en el registro e integran la situación de las marcas en las transacciones. Escríbanos a consultas@arws.cz o consulte nuestro servicio de contratos y negociación.