Marca para un nombre o un logotipo

Qué se puede proteger y qué no

Una marca puede consistir en cualquier signo, en particular palabras, incluidos nombres de personas, colores, dibujos, letras, cifras, la forma del producto, su envase o sonidos. La ley establece dos requisitos: el signo debe distinguir los productos o servicios de una persona de los de otra y debe poder inscribirse en el registro de manera que se determine de forma clara y precisa qué se protege (§ 1a de la Ley de marcas checa (en adelante, «LM»)). Por tanto, la ley no establece una lista cerrada de tipos de marcas. Lo decisivo es si el signo es distintivo y si puede describirse con precisión.

Para una empresa, en la práctica esto supone tres opciones básicas. La marca denominativa protege el nombre en sí, con independencia de su representación gráfica; la marca figurativa protege un logotipo concreto u otro elemento gráfico. La tercera opción es su combinación, es decir, la unión del nombre y la grafía en un solo conjunto. Este tipo de signo suele denominarse marca mixta, aunque desde el punto de vista jurídico pertenece a la categoría de marcas figurativas.

La protección se extiende siempre únicamente a los productos o servicios para los que la marca está registrada y al territorio en el que es válida. Por ello, la empresa debe elegir el signo junto con la lista de productos y servicios para los que desea protegerlo. Un nombre distintivo para software puede no serlo para otro sector, y viceversa. Por eso, tanto la oficina como los tribunales valoran siempre el carácter distintivo en relación con productos o servicios concretos.

El procedimiento básico de registro, es decir, dónde y cómo presentar la solicitud, cómo se desarrolla el procedimiento y qué examina la oficina, se resume en el texto sobre cómo registrar una marca. Este artículo se centra en una sola cuestión: qué inscribir exactamente en la solicitud para que la protección se corresponda con la marca real de la empresa.

Marca denominativa: protege el nombre, no su apariencia

La marca denominativa protege el signo como palabra o combinación de palabras. Protege la palabra en sí, no una tipografía, un color o una disposición concretos. Para una empresa cuya marca es su nombre, suele ser la protección más práctica: si cambia el logotipo, la tipografía o los colores, la marca denominativa sigue siendo válida y continúa protegiendo el nombre. En un litigio, el tribunal compara normalmente la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios y si existe riesgo de confusión. En el caso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos y de una marca renombrada, no examina la probabilidad de confusión (§ 8, apartado 2, letras a) y c), de la LM).

Por ello, la marca denominativa es la opción básica para la mayoría de las empresas. Una empresa solo cambia de nombre excepcionalmente, porque está vinculado a su reputación, su dominio, sus contratos y sus clientes, mientras que el logotipo se renueva con más frecuencia. Un nombre protegido otorga a la empresa el derecho a defenderse frente a nombres similares de la competencia con independencia de su apariencia. Es una ventaja sobre todo en el ámbito B2B, donde los clientes perciben la marca principalmente como un nombre.

No obstante, la marca denominativa también tiene límites. La oficina no inscribirá en el registro un signo que carezca de carácter distintivo. Tampoco inscribirá un signo compuesto exclusivamente por indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otras características de los productos o servicios (§ 4 de la LM). Por eso, un nombre descriptivo del tipo «Contabilidad Rápida» no suele prosperar.

La excepción es el signo que, antes del registro, ha adquirido carácter distintivo mediante su uso en el tráfico comercial en relación con los productos o servicios del solicitante (§ 5). Así, una empresa que utiliza un nombre descriptivo desde hace tiempo y cuyos clientes lo asocian precisamente con ella puede demostrar que se ha vuelto distintivo. Sin embargo, es una vía exigente desde el punto de vista probatorio, por lo que es preferible elegir un nombre que no describa nada.

Logotipo: marca figurativa y la llamada marca mixta

La marca figurativa protege un elemento gráfico, es decir, un logotipo, un símbolo o un dibujo, en la forma registrada. La llamada marca mixta protege una combinación concreta de elemento denominativo y gráfico, por ejemplo, el nombre en una tipografía determinada con un símbolo concreto, como un todo. Ambas se registran tal como la empresa las solicitó. Por tanto, el alcance de la protección depende de lo que figure en el registro.

La marca mixta es más limitada de lo que parece, porque protege el conjunto. Por eso, por regla general no sustituye a una marca denominativa independiente si para la empresa es importante proteger el nombre en sí. Con el cambio de logotipo, la marca registrada no pierde sus efectos y sigue protegiendo la forma en que fue registrada. También se considera uso efectivo el uso en una forma que difiera de la registrada en elementos que no alteren su carácter distintivo (§ 13, apartado 2, de la LM). Lo decisivo, por tanto, es si han cambiado los elementos por los que el cliente reconoce la marca, no la magnitud visual del cambio.

Por ello, un rebranding supone un riesgo. La empresa cambia el logotipo, pero la marca registrada sigue vinculada a la forma antigua y la nueva forma puede no corresponderse con el alcance del registro original. Si la nueva forma altera el carácter distintivo de la marca antigua, no se considera uso de esta. Tras cinco años sin uso, existe el riesgo de que la oficina cancele la marca antigua a instancia de un tercero (§ 13, apartado 1, y § 31). Si el nuevo logotipo sigue correspondiéndose con el registro depende de los elementos por los que los clientes reconocen la marca, por lo que los abogados del despacho ARROWS lo evalúan en cada rebranding de forma individual.

Para las empresas que renuevan su logotipo con frecuencia, conviene combinar enfoques. El nombre se protege mediante una marca denominativa, que no cambia, y el logotipo mediante una marca figurativa o mixta, que puede volver a solicitarse en caso de cambio. Esta estrategia cuesta más que una sola solicitud, pero protege ambos planos y, al cambiar el logotipo, la empresa no empieza de cero.

Cuándo basta una solicitud y cuándo se necesitan dos

La decisión depende de tres factores: la estabilidad del nombre, la frecuencia con que cambia el logotipo y cuánto puede invertir la empresa. Si el nombre es estable y el logotipo sencillo, a menudo basta una sola solicitud de marca denominativa. Si el logotipo cambia con frecuencia o es un elemento fuerte de la marca, compensa presentar una segunda solicitud de marca figurativa o mixta.

Con un presupuesto limitado, tiene prioridad la protección del nombre. Con un nombre estable y suficientemente distintivo, la marca denominativa suele ser la primera opción más práctica, porque no está vinculada a una representación gráfica concreta. Basta con solicitar el logotipo cuando tenga un valor propio, por ejemplo, al invertir en identidad visual o al vender productos con el logotipo. El orden tiene sentido: perder el nombre perjudica más a la empresa que perder el logotipo, por lo que el nombre se protege primero.

Para decidir ayuda una prueba sencilla: qué perdería la empresa si un competidor utilizara un nombre similar y qué perdería si utilizara un logotipo similar. En las empresas en las que los clientes eligen por el nombre, la respuesta es clara. En las empresas cuyos productos se venden en envases o en sectores visualmente sensibles, el logotipo es más relevante y conviene protegerlo de inmediato.

Otra consideración se refiere a dónde se utiliza la marca. Una marca que solo existe en textos, por ejemplo en contratos y ofertas, se basta con la protección denominativa. Una marca presente en productos, envases, vehículos y publicidad necesita también la protección del logotipo, porque el cliente la reconoce por su apariencia antes de leer el nombre. Por ello, el alcance de la protección debe corresponderse con dónde y cómo aparece la marca.

Qué no registrará la oficina y qué puede impugnar un competidor

Al registrar, la oficina examina las prohibiciones absolutas, es decir, si el signo puede constituir una marca, si tiene carácter distintivo y si no es descriptivo, engañoso o contrario al orden público. No inscribirá un signo constituido exclusivamente por una forma impuesta por la naturaleza del producto ni un signo engañoso (§ 4). Por ello, antes de presentar la solicitud, la empresa debe comprobar que el nombre no describe nada ni induce a una impresión engañosa.

El segundo grupo lo constituyen las prohibiciones relativas, que invocan otros titulares. La oficina no inscribirá el signo solicitado si el titular de una marca anterior idéntica o similar presenta oposición y existe riesgo de confusión (§ 7 de la LM). También puede presentar oposición el usuario de un signo no registrado utilizado en el tráfico comercial. Por ello, antes de presentar la solicitud, la empresa realiza una búsqueda de anterioridades.

La búsqueda de anterioridades es la forma más económica de evitar oposiciones. Revela derechos anteriores idénticos o similares para productos o servicios similares y permite evaluar el riesgo de oposición. La similitud no es una constatación mecánica, sino una valoración jurídica. Una empresa que solicita un nombre sin búsqueda previa se arriesga a pagar las tasas y recibir oposiciones que retrasen o bloqueen el procedimiento. La protección frente a marcas similares de la competencia y su relación con la competencia desleal se analizan en el texto sobre la protección de la marca y la competencia desleal.

El titular de una marca tiene el derecho exclusivo a utilizarla para los productos o servicios para los que está protegida. Nadie más puede, sin su consentimiento, utilizar en el tráfico comercial un signo que genere riesgo de confusión (§ 8). Así, la marca registrada otorga a la empresa una herramienta frente a nombres y logotipos similares de la competencia, pero solo en el alcance en que está registrada. Por eso, la elección del nombre o del logotipo repercute directamente en lo que podrá defenderse más adelante.

Del inventario de signos a la presentación de la solicitud: cinco pasos

El primer paso es hacer un inventario de lo que utiliza la empresa: nombre, abreviaturas, logotipo, eslogan, nombres de productos. No todo debe protegerse, pero la empresa debe saber qué tiene y qué es importante para ella. A continuación, clasifica la lista según su valor y estabilidad. El nombre de la marca principal suele ocupar el primer lugar; los nombres de productos y los eslóganes, los siguientes.

El segundo paso es la búsqueda de anterioridades. El abogado comprueba si existen marcas anteriores idénticas o similares para productos o servicios idénticos o similares y evalúa el riesgo de oposición. El resultado determina si el nombre es utilizable o debe modificarse. El riesgo de oposición depende de las marcas anteriores concretas y de los productos para los que están registradas. Por ello, los abogados del despacho ARROWS evalúan el resultado de la búsqueda en cada solicitud de forma individual.

El tercer paso es decidir el tipo de marca. Según su presupuesto y estrategia, la empresa elige una marca denominativa, figurativa o mixta, o una combinación de ellas. El cuarto paso es delimitar la lista de productos y servicios: la protección solo abarca lo indicado en la solicitud, por lo que la empresa elige las partidas según su actividad real y sus planes. Lo decisivo es el contenido de la lista, no el número de clases. El quinto paso es presentar la solicitud y hacer el seguimiento del procedimiento, incluidas posibles oposiciones.

El conflicto sobre un dominio que lleva un nombre protegido como marca se analiza en el texto sobre qué hacer si alguien ha registrado un dominio con su marca. Un nombre protegido otorga a la empresa una posición más sólida también en este tipo de conflictos.

Cómo protegen su marca las empresas consolidadas y qué señales son de alerta

Las empresas consolidadas tienen una marca denominativa para el nombre de su marca principal y una figurativa o mixta para el logotipo, si este es importante para ellas. En un rebranding, solicitan la nueva forma antes de hacer público el cambio y mantienen la antigua mientras resulte útil. Además, llevan un registro de sus marcas con las fechas de renovación y las pruebas de uso.

Una señal de alerta es una empresa que tiene logotipo pero ninguna marca registrada. La segunda señal es una lista de productos y servicios delimitada de forma demasiado estrecha, aunque la empresa opere en varios sectores. La tercera es un nombre descriptivo que la empresa utiliza desde hace años sin protección. La cuarta es una marca registrada, sin motivo claro, a nombre de una agencia, un proveedor o un administrador en lugar de la empresa que debe ser titular de la marca a largo plazo. El registro a nombre del administrador no es ilícito en sí mismo, pero complica la venta de la empresa, las licencias y la terminación de la colaboración.

Para las empresas que planean su venta, tener las marcas en orden forma parte de la preparación. En la due diligence, el comprador pregunta qué está registrado, a quién pertenece y si se corresponde con lo que la empresa utiliza. Una protección clara del nombre y del logotipo es un activo que aumenta la credibilidad de la empresa. Una protección confusa, por el contrario, da lugar a exigencias de garantías y reduce el precio.

También conviene establecer reglas internas de uso de la marca. Las reglas determinan quién puede utilizar el logotipo, cómo tratar sus variantes y quién aprueba los nuevos nombres de productos. Así la empresa evita que surjan signos no registrados que más adelante necesiten su propia protección. Las reglas no tienen por qué ser extensas; basta una página con responsabilidades claras.

Cuatro errores al elegir el nombre, el logotipo y las clases

El primer error es solicitar únicamente el logotipo. La empresa invierte en diseño y solicita el logotipo. Tras cambiar su identidad visual, descubre que el registro sigue vinculado a la forma antigua y que el nombre no está protegido en absoluto. El coste es una nueva solicitud y el riesgo de que, entretanto, otro haya registrado un nombre similar.

El segundo error es solicitar un nombre descriptivo. La empresa elige un nombre que dice exactamente a qué se dedica y la oficina lo deniega por descriptivo. El coste son tasas perdidas, tiempo y la necesidad de empezar de nuevo con otro nombre. Ayuda elegir un nombre llamativo, no solo comprensible, y verificarlo antes de la solicitud.

El tercer error es solicitar sin búsqueda de anterioridades. La empresa presenta la solicitud y, tras su publicación, recibe la oposición del titular de una marca anterior similar. El procedimiento se retrasa y puede terminar en denegación. El cuarto error es una lista de productos y servicios delimitada de forma demasiado estrecha: la empresa opera en varios sectores, pero la marca solo cubre uno. Por ello, antes de la solicitud, los abogados del despacho ARROWS revisan el nombre, el logotipo, la lista de productos y servicios y la estrategia de marca.

Riesgos de una protección de marca mal elegida

Resumen final

Qué debe registrar una empresa depende de lo que menos cambia en su marca. El artículo ha mostrado que la marca denominativa protege el nombre sin vinculación a una representación gráfica concreta. La marca figurativa y la mixta protegen el logotipo en la forma registrada, por lo que, tras un cambio sustancial del logotipo, la nueva forma puede no corresponderse con el registro original. La protección más económica frente a oposiciones es la búsqueda de anterioridades antes de la solicitud.

Para la dirección de la empresa, de ello se desprende un procedimiento claro: proteger primero el nombre mediante una marca denominativa, después solicitar el logotipo según el presupuesto y la estabilidad, y realizar siempre antes de la solicitud una búsqueda de anterioridades y delimitar los productos y servicios según la actividad real. El orden inverso lleva a que la empresa pague por una protección que no cubre lo más importante.

Los abogados del despacho ARROWS diseñan estrategias de protección de marca, realizan búsquedas de marcas anteriores, preparan solicitudes y representan a empresas en el procedimiento ante la oficina. Escríbanos a consultas@arws.cz o consulte nuestro servicio de contratos y negociación.