Vigencia de la marca

Diez años y ni un día más: vigencia y renovación del registro

El registro de una marca tiene una vigencia de 10 años desde la fecha de presentación de la solicitud. Si el titular no solicita la renovación del registro, la marca se extingue. La Oficina de la Propiedad Industrial de la República Checa (Úřad průmyslového vlastnictví) avisa al titular del fin de la vigencia con una antelación mínima de 6 meses (§ 29 de la Ley de Marcas checa, en adelante «LM»). Si el aviso no llega, el Estado no responde de los daños causados y la vigencia de la marca expira de todos modos. El aviso de la Oficina es, por tanto, solo un servicio en el que la empresa no puede confiar.

La vigencia se cuenta desde la fecha de presentación de la solicitud, no desde el registro. Una empresa que solicitó su marca en marzo y obtuvo el registro ocho meses después dispone de un plazo de 10 años a contar desde marzo. Por eso en el control de plazos debe figurar la fecha de presentación, y no la del certificado. Basta ya una diferencia de pocos meses para que la empresa deje pasar de buena fe el plazo ordinario de renovación.

La Oficina renueva el registro a solicitud del titular, siempre por otros 10 años. La solicitud puede presentarse como pronto 12 meses antes de la expiración de la vigencia y, como tarde, el día en que esta expire (§ 29, apdo. 2). La ventana de presentación dura, por tanto, un año. Una empresa que fija en su registro un recordatorio para el inicio de la ventana dispone de todo un año para prepararla y presentarla, sin prisas de última hora.

La renovación surte efecto el día en que expira la vigencia anterior. La Oficina la inscribe en el registro y la publica en el Boletín oficial (Věstník) (§ 29, apdo. 7). Así, la marca sigue vigente sin interrupción, incluso cuando la solicitud se presenta en el plazo de gracia. Pero quien no la presenta ni siquiera entonces pierde la marca. Una nueva solicitud obtendrá entonces una nueva fecha de prioridad, y eso puede aprovecharlo un competidor. Cómo se solicita una marca y qué examina la Oficina lo resume el artículo sobre cómo registrar una marca.

Plazo de gracia y renovación parcial: lo que permite la ley

La solicitud de renovación puede presentarse, como tarde, dentro del plazo de gracia de 6 meses posterior a la expiración de la vigencia (§ 29, apdo. 3). La solicitud presentada fuera del plazo ordinario o del plazo de gracia se tiene por no presentada (§ 29, apdo. 4). El plazo ordinario para presentar la solicitud no puede prorrogarse ni puede dispensarse su incumplimiento (§ 29, apdo. 2). Por eso, transcurrido el plazo de gracia, la marca se extingue y ya no puede salvarse mediante renovación.

El plazo de gracia es un freno de emergencia, no un plan. La renovación efectuada en el plazo de gracia surte efecto desde el día en que expiró originalmente la vigencia (§ 29, apdo. 7), por lo que la protección continúa sin interrupción. El riesgo está en otra parte: en el plazo de gracia la empresa ya no tiene margen alguno y cualquier nuevo retraso es irremediable. Por eso la buena práctica es presentar la solicitud en los primeros meses del año anterior a la expiración y reservar el plazo de gracia solo como red de seguridad.

También es posible renovar solo una parte. Si el titular solicita la renovación solo para algunos de los productos o servicios registrados, la Oficina renueva el registro solo para ellos. El titular indica en la solicitud para qué productos y servicios quiere renovar el registro o, en su caso, cuáles suprime de la lista (§ 29, apdos. 5 y 6). Resulta útil para una empresa que ha puesto fin a alguna actividad y no quiere pagar por una protección que no necesita.

Sin embargo, la decisión de renovar parcialmente es irreversible: los productos o servicios que la empresa excluya de la renovación dejan de estar protegidos y no pueden volver a añadirse al registro con posterioridad. Antes de suprimirlos conviene valorar si la empresa no volverá a necesitarlos en el futuro y si su pérdida no dejaría espacio libre a un competidor. En caso de duda, es más seguro renovar de más que de menos.

Uso de la marca: qué riesgos hay tras cinco años sin uso

Si el titular no comienza a usar efectivamente la marca dentro de los cinco años siguientes a su registro o deja de usarla durante cinco años ininterrumpidos, se expone a las consecuencias legales, salvo que tenga causas justificadas para la falta de uso (§ 13 de la LM). La falta de uso no extingue la marca automáticamente: el registro subsiste y puede mantenerse mediante la renovación. Sin embargo, la Oficina puede declarar la caducidad de una marca no utilizada a instancia de un tercero, y difícilmente servirá de apoyo al titular en un procedimiento de oposición. Para las marcas internacionales con designación de la República Checa, la ley establece reglas especiales sobre el inicio del plazo de cinco años.

El uso con el consentimiento del titular se considera uso por el titular. La ley lo dice expresamente (§ 13, apdo. 3). Por eso también mantiene viva la marca una filial o un licenciatario que la use. La ley no exige para ello un contrato de licencia. Pero el consentimiento debe poder acreditarse, y la mejor prueba es una licencia escrita. La organización de las marcas dentro de un grupo y las licencias entre sociedades se analizan en el artículo La marca en un holding.

Es importante que el uso se corresponda con lo registrado. Lo decisivo no son los números de clase, sino los productos y servicios concretos para los que está registrada la marca. Incluso dentro de una misma clase, la empresa puede usar la marca solo para una parte de ellos. Una empresa que tiene la marca registrada para una lista amplia de productos y servicios y la usa solo para algunos expone el resto al riesgo de caducidad. Por eso, al renovar, conviene valorar qué usa realmente la empresa y qué conserva solo por si acaso.

El uso debe ser además «efectivo». La mera preparación o la inscripción en el registro no bastan. La Oficina puede no reconocer como efectivo un uso puramente formal o instrumental. Uso efectivo significa uso en el tráfico económico conforme a la función de la marca: distinguir productos o servicios. No existe un umbral mínimo fijo de facturación. La Oficina tiene en cuenta la naturaleza del producto, la dimensión del mercado y la intensidad del uso. En las empresas que mantienen la marca sobre todo como defensa, este requisito es la fuente más frecuente de problemas.

Cómo acreditar el uso: un registro de pruebas que resista

No tiene sentido buscar las pruebas de uso cuando ya ha surgido el litigio. Un buen registro es continuo: facturas y pedidos en los que figure la marca, catálogos y listas de precios, capturas de la web con fecha, material publicitario, fotografías de envases y productos y datos de facturación bajo la marca. Conviene ordenar los documentos por años y por los productos y servicios registrados, de modo que la empresa pueda demostrar fácilmente el uso para cada grupo.

La mejor prueba es la que nace en la actividad ordinaria y lleva fecha. Una factura con el nombre de la marca convence más que una declaración jurada posterior. Una captura de la web procedente de un archivo es mejor que una descripción de cómo era la web. Es importante que los documentos cubran todo el período, no solo una parte, y que procedan de fuentes diversas: un solo documento se puede cuestionar fácilmente; diez distintos, difícilmente.

En diez años, la empresa suele cambiar de sistemas y los documentos se pierden. Por eso merece la pena implantar un procedimiento sencillo: una vez al año, la persona responsable descarga una muestra representativa de documentos de cada marca registrada y los guarda en un único lugar. Cuesta una hora al año y puede salvar una marca clave para la empresa.

Cómo son en la práctica las pruebas de uso en productos con envase, en los que la marca y la apariencia del envase difieren, lo analiza el artículo sobre cómo proteger la marca y el envase de un complemento alimenticio y acreditar su uso. Los principios son generales y sirven también para otros sectores, porque la Oficina examina en cada marca las mismas cuestiones: cuándo, dónde, para qué y en qué medida se usó la marca.

Solicitud de caducidad de una marca ajena no utilizada

A instancia de un tercero, la Oficina declarará la caducidad de la marca si su titular no la ha usado de forma efectiva durante los 5 años completos anteriores a la presentación de la solicitud para los productos o servicios registrados y no tenía causas justificadas para la falta de uso (§ 31 de la LM). Así, la marca de un competidor que bloquea su registro puede caer si nadie la utiliza.

En determinadas condiciones, la Oficina tampoco tiene en cuenta el uso que el titular inició o reanudó poco antes de la presentación de la solicitud. Esto se aplica al uso iniciado o reanudado, tras cinco años sin uso, en los tres meses anteriores a la solicitud. Además, el titular debe haber comenzado los preparativos solo después de saber que alguien podía presentar una solicitud de caducidad (§ 31, apdo. 1, letra a). El titular no puede, por tanto, «salvar» la marca con un uso breve e instrumental justo antes de la solicitud.

El solicitante debe motivar la solicitud y puede impugnar solo una parte de los productos o servicios registrados, o todos ellos (§ 31, apdos. 3 y 4). En la solicitud indicará a qué productos o servicios se refiere o, en su caso, que se refiere a todos (§ 31, apdo. 5). Así, una empresa que necesita liberar productos o servicios concretos puede impugnar solo esos y dejar los demás. Con ello reduce el riesgo de una defensa enérgica y aumenta las posibilidades de éxito.

La Oficina notifica la solicitud al titular y le fija un plazo en el que puede pronunciarse y, en el caso de una solicitud por falta de uso, aportar pruebas del uso efectivo (§ 31a de la LM). Si la Oficina constata que existe causa de caducidad, declara la caducidad de la marca, en su caso solo para los productos o servicios afectados. En la medida de la caducidad, la marca pierde los efectos previstos por la ley desde la fecha de presentación de la solicitud. A petición de una parte, la Oficina puede fijar también una fecha anterior en la que se produjo la causa de caducidad (§ 31a, apdo. 5).

Prueba de uso en la oposición: la otra cara de la moneda

La defensa de la marca propia y el ataque a la ajena confluyen en el procedimiento de oposición. Si en la fecha de presentación de la solicitud impugnada o en su fecha de prioridad la marca anterior llevaba registrada al menos 5 años, el solicitante puede pedir la prueba de uso. El oponente debe entonces acreditar que ha usado efectivamente la marca anterior durante los cinco años anteriores a esa fecha o que existían causas justificadas para la falta de uso. Si no lo acredita y se trata del único derecho anterior, la Oficina desestima la oposición (§ 26a de la LM). Así, la empresa con un buen registro de uso obtiene ventaja.

La misma regla funciona en ambas direcciones. Cuando usted impugna una solicitud ajena, la contraparte puede pedirle la prueba de uso de su marca anterior. Cuando se defiende, es usted quien puede pedirla. Por eso conviene conocer los plazos. El solicitante presenta la petición como tarde en los dos meses siguientes a la notificación de la oposición, y el oponente dispone de cuatro meses desde el requerimiento de la Oficina para aportar las pruebas. Ninguno de estos plazos puede prorrogarse. El procedimiento de oposición contra una solicitud ajena se analiza en el artículo Alguien ha solicitado una marca similar a la suya.

El resultado del procedimiento depende también de cómo protege la empresa su marca en el día a día. Una empresa que sabe que usa su marca y puede acreditarlo se defiende en el procedimiento de manera muy distinta a una que no está segura. Por eso, la información sobre el uso debe formar parte de los documentos que se traspasan ante cambios de personal, y no debería quedar solo en manos de un empleado.

La protección de la marca en sentido amplio, incluidos los instrumentos contra la competencia desleal, se analiza en el artículo sobre la protección de la marca y la competencia desleal. Cuando ni la caducidad ni la oposición prosperan, el titular recurre a estos instrumentos. Y es que protegen también signos no inscritos en el registro o cuyo registro resulta insuficiente.

Seis pasos: del control de plazos al ataque contra una marca ajena

El primer paso es implantar un registro: para cada marca registrada, la fecha de presentación, la fecha de registro, el fin de la vigencia, el inicio de la ventana de renovación y el fin del plazo de gracia. El registro debe estar en el calendario, no en la cabeza de una sola persona. En empresas con varias marcas conviene una tabla o una herramienta que avise tres meses antes del inicio de la ventana.

El segundo paso es comprobar periódicamente el uso. Una vez al año, la empresa revisa sus marcas registradas y comprueba para qué productos y servicios las usa realmente. Los que no usa ni piensa usar los suprime en la renovación o empieza a usarlos. Esta auditoría detecta el problema antes que el competidor. El tercer paso es archivar las pruebas de uso de cada marca.

El cuarto paso es renovar a tiempo, es decir, en los primeros meses de la ventana, no en el plazo de gracia. El quinto paso es vigilar las marcas de la competencia que le cierran el paso y comprobar si se usan. El sexto paso es decidir si presentar una solicitud de caducidad. Merece la pena cuando la marca ajena impide su registro o su expansión y cuando es probable que nadie la use.

Una sola pregunta simplifica la decisión: cuánto le costaría dejar en paz la marca ajena y cuánto costaría la solicitud. Ante una marca que le ha bloqueado su producto principal, la solicitud suele ser la vía más barata. Ante una marca menor en un sector ajeno no tiene sentido arriesgarse a un litigio que podría provocar represalias. Una buena solicitud es selectiva: impugna solo los productos y servicios que realmente necesita.

Cuatro formas en que una empresa pierde su marca

La primera es la renovación olvidada. La empresa confía en que de la renovación se ocupa el contable o el abogado. Pero nadie la presenta, ni siquiera en el plazo de gracia de seis meses. La marca se extingue entonces y no puede salvarse mediante renovación. El precio es una nueva solicitud con una nueva fecha de prioridad y el riesgo de que, entretanto, se registre una marca similar de un competidor. La prevención es un registro de plazos y una única persona responsable.

La segunda es la falta de uso que nadie vigila. La empresa tiene la marca registrada para una lista amplia de productos y servicios y la usa solo para algunos. Pasados cinco años, un tercero puede solicitar la caducidad de las partes no utilizadas. La empresa carece entonces de pruebas en el litigio. El precio es la pérdida de protección precisamente en los sectores a los que quería expandirse. La prevención es una auditoría anual del uso.

La tercera es el registro de pruebas perdido. Las pruebas de uso no existen o están dispersas, de modo que, en un procedimiento de oposición, la empresa no puede acreditar el uso cuando la otra parte lo solicita. La cuarta es confiar en el aviso de la Oficina. Es cierto que la Oficina informa del fin de la vigencia con una antelación mínima de seis meses, pero si no envía el aviso, la vigencia expira igualmente. Por eso los abogados de ARROWS advokátní kancelář establecen registros de plazos y de uso y preparan solicitudes de caducidad de marcas ajenas.

Riesgos en la gestión de una cartera de marcas

Resumen final

La vigencia de una marca es limitada y exige dos cosas: renovación a tiempo y uso real. El artículo ha mostrado tres cosas. Los plazos de renovación no pueden prorrogarse ni dispensarse, y el plazo de gracia sirve solo como red de seguridad. El uso con el consentimiento del titular cuenta como uso por el titular. Una marca ajena no utilizada puede impugnarse mediante una solicitud de caducidad.

Para la dirección de la empresa, de ello se deriva un procedimiento claro: implantar un registro de plazos, comprobar el uso una vez al año, archivar las pruebas y decidir con base en ellas tanto sobre la renovación como sobre el ataque a marcas ajenas. Quien aplaza estos pasos corre el riesgo de perder una marca valiosa por un plazo incumplido o por falta de pruebas.

Los abogados de ARROWS advokátní kancelář gestionan carteras de marcas, vigilan los plazos de renovación, preparan pruebas de uso y presentan solicitudes de caducidad de marcas no utilizadas de competidores. Escríbanos a consultas@arws.cz o consulte nuestro servicio de contratos y negociación.