Vigencia de la marca

Diez años y ni un día más: vigencia y renovación del registro

El registro de una marca tiene una vigencia de 10 años desde la fecha de presentación de la solicitud. Si el titular no solicita la renovación del registro, la marca se extingue. La Oficina de Propiedad Industrial de la República Checa (Úřad průmyslového vlastnictví) avisa al titular del fin de la vigencia con una antelación mínima de 6 meses (§ 29 de la Ley de Marcas checa (en adelante «LM»)). Si el aviso no llega, el Estado no responde de los daños causados y la vigencia de la marca termina igualmente. El aviso de la Oficina es, por tanto, solo un servicio en el que la empresa no puede confiar.

El plazo de vigencia se cuenta desde la fecha de presentación de la solicitud, no desde el registro. Una empresa que solicitó la marca en marzo y obtuvo el registro ocho meses después tiene un plazo de 10 años contado desde marzo. Por eso, en el registro interno debe constar la fecha de presentación, no la fecha del certificado. Basta una diferencia de unos pocos meses para que la empresa deje pasar de buena fe el plazo ordinario de renovación.

La Oficina renueva el registro a solicitud del titular, siempre por otros 10 años. La solicitud puede presentarse como pronto 12 meses antes del fin de la vigencia y como tarde el día en que esta termina (§ 29, apdo. 2). El plazo para presentarla es, por tanto, de un año. Una empresa que fije en su registro interno un recordatorio para el inicio de ese plazo dispone de un año entero para preparar y presentar la solicitud, sin tener que resolver nada en el último momento.

La renovación surte efecto el día en que expira el periodo de vigencia anterior. La Oficina la inscribe en el registro y la publica en el Boletín (Věstník) (§ 29, apdo. 7). Así, la marca sigue vigente sin interrupción, incluso cuando la solicitud se presenta en el plazo adicional. Pero quien no presente la solicitud ni siquiera en ese plazo pierde la marca. Una nueva solicitud recibirá entonces una nueva fecha de prioridad, lo que puede aprovechar un competidor. Cómo se solicita una marca y qué examina la Oficina se resume en el artículo sobre cómo registrar una marca.

Plazo adicional y renovación parcial: lo que permite la ley

La solicitud de renovación puede presentarse como tarde dentro del plazo adicional de 6 meses tras la expiración de la vigencia (§ 29, apdo. 3). La solicitud presentada fuera del plazo ordinario o del adicional se tiene por no presentada (§ 29, apdo. 4). El plazo ordinario para presentar la solicitud no puede prorrogarse y su incumplimiento no puede dispensarse (§ 29, apdo. 2). Por ello, una vez transcurrido el plazo adicional, la marca se extingue y ya no puede salvarse mediante la renovación.

El plazo adicional es un freno de emergencia, no un plan. La renovación efectuada en el plazo adicional surte efecto desde el día en que expiró originalmente la vigencia (§ 29, apdo. 7), de modo que la protección continúa sin interrupción. El riesgo está en otra parte: en el plazo adicional la empresa ya no tiene ningún margen y cualquier nuevo retraso es irremediable.

También es posible renovar solo una parte. Si el titular solicita la renovación únicamente para algunos de los productos o servicios registrados, la Oficina renovará el registro solo para ellos. El titular indicará en la solicitud para qué productos y servicios desea renovar el registro o, en su caso, cuáles suprime de la lista (§ 29, apdos. 5 y 6). Esto resulta útil para la empresa que ha cesado en alguna actividad y no quiere pagar por una protección que no necesita.

Sin embargo, la decisión de renovar parcialmente es irreversible: los productos o servicios que la empresa excluya de la renovación dejan de estar protegidos y no pueden volver a añadirse al registro con posterioridad. Por ello, antes de suprimirlos conviene valorar si la empresa no volverá a necesitarlos en el futuro y si su pérdida no dejaría el terreno libre a un competidor. En caso de duda, es más seguro renovar de más que de menos.

Uso de la marca: qué ocurre tras cinco años sin uso

Si el titular no comienza a usar debidamente la marca en los cinco años siguientes a su registro, o deja de usarla durante cinco años ininterrumpidos, se expone a las consecuencias legales, salvo que existan causas justificadas para la falta de uso (§ 13 de la LM). La falta de uso no extingue automáticamente la marca: el registro subsiste y puede mantenerse mediante la renovación. Pero la Oficina puede caducar una marca no utilizada a instancia de un tercero, y el titular difícilmente podrá apoyarse en ella en un procedimiento de oposición. Para las marcas internacionales que designan a la República Checa, la ley establece reglas especiales sobre el inicio del periodo de cinco años.

El uso con el consentimiento del titular se considera uso por el titular. La ley lo dice expresamente (§ 13, apdo. 3). Por tanto, la marca puede mantenerse viva también, por ejemplo, gracias a una filial que la utilice. La ley no exige para ello un contrato de licencia. No obstante, el consentimiento debe poder acreditarse, y la mejor prueba es una licencia por escrito. La organización de las marcas dentro de un grupo y las licencias entre empresas se analizan en el artículo La marca en un holding.

Es importante que el uso corresponda a lo registrado. No importan los números de las clases, sino los productos y servicios concretos para los que está registrada la marca. Incluso dentro de una misma clase, la empresa puede usar la marca solo para una parte de ellos. Una empresa que tiene la marca registrada para una lista amplia de productos y servicios y la utiliza solo para unos pocos expone el resto al riesgo de caducidad. Por ello, en la renovación es razonable valorar qué utiliza realmente la empresa y qué mantiene solo por si acaso.

El uso debe ser, además, «debido». No bastan los meros preparativos ni la inscripción en el registro. La Oficina puede no considerar debido un uso puramente formal o instrumental. El uso debido es el uso en el tráfico económico conforme a la función de la marca: distinguir productos o servicios. No existe un umbral mínimo fijo de volumen de negocio. La Oficina tiene en cuenta la naturaleza del producto, el tamaño del mercado y la intensidad del uso. En las empresas que tienen la marca principalmente como defensa, este requisito es la fuente más frecuente de problemas.

Cómo acreditar el uso: un registro que resista

No tiene sentido buscar pruebas del uso cuando ya ha surgido el litigio. Un buen registro es continuo: facturas y pedidos en los que figure la marca, catálogos y listas de precios, capturas de pantalla fechadas de la web, material publicitario, fotografías de envases y productos y datos sobre el volumen de negocio bajo la marca. Conviene ordenar las pruebas por años y por los productos y servicios registrados, para que la empresa pueda demostrar fácilmente el uso para cada grupo de ellos.

La mejor prueba es la que se generó en la actividad ordinaria y lleva fecha. Una factura con el nombre de la marca es más convincente que una declaración jurada posterior. Una captura de la web procedente de un archivo es mejor que una descripción de cómo era la web. Es importante que los documentos cubran todo el periodo, no solo una parte, y que procedan de fuentes diversas: una sola prueba se cuestiona fácilmente; diez distintas, con dificultad.

En diez años, la empresa suele cambiar de sistemas y los documentos se pierden. Por eso merece la pena implantar un procedimiento sencillo: una vez al año, la persona responsable descarga una muestra representativa de pruebas de cada marca registrada y las guarda en un único lugar. Lleva una hora al año y puede salvar una marca clave para la empresa.

Se procede igual con los productos con envase, en los que la marca y el aspecto del envase difieren. Los principios son generales y sirven también para otros sectores, porque la Oficina examina para cada marca las mismas cuestiones: cuándo, dónde, para qué y en qué medida se usó la marca.

Solicitud de caducidad de una marca ajena no utilizada

A instancia de un tercero, la Oficina declarará la caducidad de la marca si el titular no la ha usado debidamente para los productos o servicios registrados durante los 5 años completos anteriores a la presentación de la solicitud y no tenía causas justificadas para no usarla (§ 31 de la LM). Así, la marca de un competidor que bloquea su registro puede caer si nadie la utiliza.

En determinadas condiciones, la Oficina tampoco tiene en cuenta el uso que el titular inició o reanudó poco antes de la presentación de la solicitud. Esto se aplica al uso iniciado o reanudado tras cinco años sin uso en los tres últimos meses anteriores a la solicitud. Además, debe concurrir que el titular comenzó los preparativos solo después de saber que alguien podría presentar una solicitud de caducidad (§ 31, apdo. 1, letra a). El titular no puede, por tanto, «salvar» la marca mediante un uso breve e instrumental justo antes de la solicitud.

El solicitante debe motivar la solicitud y puede impugnar solo una parte de los productos o servicios registrados, o todos ellos (§ 31, apdos. 3 y 4). En la solicitud indicará a qué productos o servicios se refiere o, en su caso, que se refiere a todos (§ 31, apdo. 5). Así, una empresa que necesita liberar productos o servicios concretos puede impugnar solo esos y dejar el resto. De este modo reduce el riesgo de una defensa enérgica y aumenta sus posibilidades de éxito.

La Oficina notifica la solicitud al titular y le fija un plazo para presentar alegaciones y, en caso de solicitud por falta de uso, aportar pruebas del uso debido (§ 31a de la LM). Si la Oficina constata que existe causa de caducidad, declara la caducidad de la marca, en su caso solo para los productos o servicios afectados. En la medida de la caducidad, la marca pierde sus efectos legales desde la fecha de presentación de la solicitud. A petición de una parte, la Oficina puede fijar también una fecha anterior en la que se produjo la causa de caducidad (§ 31a, apdo. 5).

La prueba de uso en la oposición: la otra cara de la moneda

La defensa de la marca propia y el ataque a la ajena se encuentran en el procedimiento de oposición. Si la marca anterior llevaba registrada al menos 5 años en la fecha de presentación de la solicitud impugnada o en su fecha de prioridad, el solicitante puede exigir la prueba de uso. El oponente deberá entonces acreditar que usó debidamente la marca anterior en los cinco años previos a esa fecha o que tenía causas justificadas para no usarla. Si no lo acredita y se trata del único derecho anterior, la Oficina desestimará la oposición (§ 26a de la LM). Una empresa con un buen registro del uso obtiene así una ventaja.

La misma regla funciona en ambos sentidos. Cuando usted impugna una solicitud ajena, la otra parte puede pedirle la prueba de uso de su marca anterior. Cuando se defiende, puede pedirla usted. Por eso conviene conocer los plazos. El solicitante presenta la petición como tarde en los dos meses siguientes a la notificación de la oposición, y el oponente dispone de cuatro meses desde el requerimiento de la Oficina para aportar las pruebas. Ninguno de estos plazos puede prorrogarse. El procedimiento de oposición contra una solicitud ajena se analiza en el artículo Alguien ha solicitado una marca similar a la suya.

El resultado del procedimiento depende, por tanto, también de cómo protege la empresa su marca en la actividad ordinaria. Una empresa que sabe que usa la marca y puede acreditarlo se defiende de forma muy distinta a una que no está segura. Por ello, la información sobre el uso debe formar parte de la documentación que se entrega en los cambios de personal y no debería quedar en manos de un solo empleado.

La protección de la marca en sentido amplio, incluidas las herramientas contra la competencia desleal, se analiza en el artículo sobre la protección de la marca y la competencia desleal. Cuando ni la caducidad ni la oposición prosperan, el titular recurre a estas herramientas, ya que protegen también signos que no están inscritos en el registro o cuyo registro no basta.

Seis pasos: del control de plazos al ataque contra una marca ajena

El primer paso es implantar un registro: para cada marca registrada, la fecha de presentación, la fecha de registro, el fin de la vigencia, el inicio del plazo de renovación y el fin del plazo adicional. El registro debe estar en un calendario, no en la cabeza de una sola persona. En empresas con varias marcas, compensa una tabla o una herramienta que avise tres meses antes del inicio del plazo.

El segundo paso es comprobar periódicamente el uso. Una vez al año, la empresa revisa sus marcas registradas y comprueba para qué productos y servicios las usa realmente. Los que no usa ni tiene previsto usar los suprime en la renovación o empieza a usarlos. Una auditoría así detecta el problema antes que un competidor. El tercer paso es archivar las pruebas de uso de cada marca.

El cuarto paso es renovar a tiempo, es decir, en los primeros meses del plazo, no en el plazo adicional. El quinto paso es vigilar las marcas de la competencia que puedan obstaculizar sus planes comerciales y comprobar si realmente se usan. El sexto paso es decidir si presentar una solicitud de caducidad. Compensa allí donde una marca ajena impide su registro o expansión y donde es probable que nadie la use.

Una sola pregunta simplifica la decisión: cuánto le costaría dejar en paz la marca ajena y cuánto costaría la solicitud. Ante una marca que le ha bloqueado su producto principal, la solicitud suele ser la vía más barata. Ante una marca menor en un sector sin relación, no tiene sentido arriesgarse a un litigio que podría provocar represalias. Una buena solicitud es selectiva: impugna solo los productos y servicios que usted realmente necesita.

Cuatro formas en que una empresa pierde su marca

La primera es la renovación olvidada. La empresa confía en que de la renovación se encarga el contable o el abogado, pero nadie la presenta ni siquiera en el plazo adicional de seis meses. La marca se extingue y ya no puede salvarse mediante la renovación. El precio es una nueva solicitud con una nueva fecha de prioridad y el riesgo de que, entretanto, se registre una marca similar de un competidor. La prevención es un registro de plazos y una única persona responsable.

La segunda es la falta de uso que nadie vigila. La empresa tiene la marca registrada para una lista amplia de productos y servicios y la usa solo para unos pocos. Al cabo de cinco años, un tercero puede solicitar la caducidad de las partes no utilizadas, y la empresa carece de pruebas en el litigio. El precio es perder la protección precisamente en los sectores a los que quería expandirse. La prevención es una auditoría anual del uso.

La tercera es el registro perdido. Las pruebas de uso no existen o están dispersas, de modo que en el procedimiento de oposición la empresa no puede acreditar el uso cuando la otra parte lo pide. La cuarta es confiar en el aviso de la Oficina. La Oficina informa del fin de la vigencia con al menos seis meses de antelación, pero si no envía el aviso, la vigencia termina igualmente. Por eso, los abogados del despacho ARROWS establecen registros de plazos y de uso y preparan solicitudes de caducidad de marcas ajenas.

Riesgos de la gestión de una cartera de marcas

Resumen final

La vigencia de una marca es limitada y exige dos cosas: una renovación a tiempo y un uso real. El artículo ha mostrado tres cosas. Los plazos de renovación no pueden prorrogarse ni dispensarse, y el plazo adicional sirve solo como red de seguridad. El uso con el consentimiento del titular cuenta como uso por el titular. Una marca ajena no utilizada puede impugnarse mediante una solicitud de caducidad.

De ello se desprenden varias recomendaciones prácticas para la dirección de la empresa: llevar un control de los plazos de vigencia de las marcas, comprobar periódicamente su uso real y conservar las pruebas correspondientes. Esta información puede servir después de base para decidir sobre la renovación de las marcas propias y sobre una eventual impugnación de marcas de la competencia. Quien aplaza estos pasos se arriesga a perder una marca valiosa por un plazo incumplido o por falta de una prueba.

Los abogados del despacho ARROWS gestionan carteras de marcas, vigilan los plazos de renovación, preparan pruebas de uso y presentan solicitudes de caducidad de marcas no utilizadas de la competencia. Escríbanos a consultas@arws.cz o consulte nuestro servicio de contratos y negociación.